有创造性就一定有新颖性吗

jeromew wrote:
     这位仁兄的评论非常精彩，不过我有一点点不同看法，与您商榷：
1、禁止重复授权原则并非有名无实，新修改的专利法将禁止重复授权原则从细则里纳入专利法第9条，并且放在先申请原则之前，就有承担先申请原则原来的承担的任务之意，而先申请原则则主要具有对应先发明原则的含义。
2、抵触申请的问题并不能完全通过禁止重复授权原则来解决，试问：如果抵触申请的申请人在申请文件公布后撤回专利申请或者放弃继续申请的权利，那么后一专利的申请人能否授权呢？能用禁止重复授权原则来驳回吗？
3、抵触申请的判断标准也是与在先公开范围相比较，引入抵触申请并不必然是来避免重复授权的！

客气了。关于你提出的问题，我的看法如下：
1、禁止重复授权原则在新专利法中的地位确实“提升”了，但更多的体现在形式上。从实际操作中看，对于申请在前公开在后的抵触申请，还是留给了专利法第22条2款，而且由于采用了“绝对抵触”的标准，对于由本人提出的抵触申请也转由22条2款处理了。这不更说明其地位不升反降了吗？
先申请原则是基本原则，但实践中用处同样不大，基本上都是由新颖性原则来处理了，禁止重复授权原则也是同样的命运，只能用来处理22条无法处理的同日申请的情况，而本来应该属于其处理的抵触申请完全被剥夺了。但不可否认，禁止重复授权是对先申请原则的很好的补充，从这点上将，地位提升了。
2、抵触申请在申请后撤回，的确是无法通过禁止重复授权原则来处理在后申请。但既然在先申请撤回了，按理说就不该影响在申请在后的授权或效力，因为并不违反重复授权原则和先申请原则，这时为何还要用专利法第22条2款来无效或驳回在后申请的专利呢？在后申请没有错啊（我的意思是，如果不违反禁止重复授权原则，就没必要再因抵触申请而适用22条2款）。所以，问题的关键还是在于，究竟将抵触申请纳入新颖性的范畴的目的和意义何在？
3、你的第三个问题我不太明白。看看尹新天的专利法详解或导读，就知道新颖性中引入抵触申请的目的确实就是为了避免重复授权，其他原因我也实在想不出。这也是我一直反对将抵触申请纳入新颖性的原因所在。
在用抵触申请来评价新颖性时，是以抵触申请公开的全部内容为准，但在比较两个专利是否属于重复授权时，则是比较两者的权利要求的保护范围。

感谢“烦人啊”先生的批评，的确没有看指南就在上面乱讲，呵呵，道歉。

有关三性的问题，我是根据专利法22条来判断的，细则没有讲。因为专利法是法律，细则是法规，自然从高往低看。至于指南，只能放最后参考，它毕竟只是规章。

根据法22条，很容易推导出因抵触申请不评价创造性，所以会出现具有创造性但却成立抵触申请的情况。

“专利法详解”中认为，“新颖性的判断和创造性的判断有一个逻辑上的顺序关系。首先应当确定一项发明或者实用新型是否具有新颖性，然后才需要进一步判断是否具备创造性”。

同时又认为“一般来说，在对发明和实用新型专利申请进行审查时，应当首先判断是否具有实用性，进而对其新颖性和创造性进行判断。但从判断的内容上看，实用性的判断与新颖性、创造性的判断是彼此独立的，相互之间没有关联，因此无论先评价实用性，还是先评价新颖性、创造性，都不应认为有什么逻辑上的不当”。

但到了指南，又有不同的规定：

《审查指南》第二部分第5章实用性中规定：
发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。

《审查指南》第二部分第3章新颖性中规定：
发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑。

《审查指南》第二部分第4章创造性中规定：
一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。

根据指南以上规定，可以推出：有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性。亦即tsj03213朋友说的审查顺序：实用性->新颖性->创造性。如此，则红薯筒子的解答最为简洁妥当。

只是，依据是什么？

而且，就审查而言，窃以为实用性审查有时是最难的，当然，从最难的开始一旦不合条件即可驳回，可以减少检索，符合程序节约原则。那先判断创造性，再判断新颖性不也节约程序吗？

回到话题，假设没有指南，哪位能直接从专利法和细则中找出明文规定或推导出“有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性”？

法无明文规定，指南规定了，可它只是部门规章。

假设指南正确，那这次新专利法最好有一个地方还应修改：将22条第一款改为“授予专利权的发明和实用新型应当（依次）具备实用性、新颖性和创造性”。这样至少可以有点根据推导出“有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性”，然后大家应该可以没有这样的争议了。

指南虽然获得了授权，但对专利法和细则毫无涉及的问题，如果将审查顺序放到其内部操作规程中，还是合理，但直接规定在部门规章中则是不妥----影响了外部人，影响到了社会，往小里说，至少影响到考生。当然，这种情形在本朝是司空见惯了，所以大家也就默认。

好在，这个问题没啥突出和显著的意义，主要对考生有影响（对审查员无所谓影不影响），但出题又是他们说了算，非指南派的弟兄们，我们还是从了吧。

但总有一天，我们会改了它。

感谢楼上的所有朋友，感谢楼主提出的问题，这的确是个好帖子，在下受益良多。学而不思则罔，圣人远见。

sunkee wrote:
客气了。关于你提出的问题，我的看法如下：
1、禁止重复授权原则在新专利法中的地位确实“提升”了，但更多的体现在形式上。从实际操作中看，对于申请在前公开在后的抵触申请，还是留给了专利法第22条2款，而且由于采用了“绝对抵触”的标准，对于由本人提出的抵触申请也转由22条2款处理了。这不更说明其地位不升反降了吗？
先申请原则是基本原则，但实践中用处同样不大，基本上都是由新颖性原则来处理了，禁止重复授权原则也是同样的命运，只能用来处理22条无法处理的同日申请的情况，而本来应该属于其处理的抵触申请完全被剥夺了。但不可否认，禁止重复授权是对先申请原则的很好的补充，从这点上将，地位提升了。
2、抵触申请在申请后撤回，的确是无法通过禁止重复授权原则来处理在后申请。但既然在先申请撤回了，按理说就不该影响在申请在后的授权或效力，因为并不违反重复授权原则和先申请原则，这时为何还要用专利法第22条2款来无效或驳回在后申请的专利呢？在后申请没有错啊（我的意思是，如果不违反禁止重复授权原则，就没必要再因抵触申请而适用22条2款）。所以，问题的关键还是在于，究竟将抵触申请纳入新颖性的范畴的目的和意义何在？
3、你的第三个问题我不太明白。看看尹新天的专利法详解或导读，就知道新颖性中引入抵触申请的目的确实就是为了避免重复授权，其他原因我也实在想不出。这也是我一直反对将抵触申请纳入新颖性的原因所在。
在用抵触申请来评价新颖性时，是以抵触申请公开的全部内容为准，但在比较两个专利是否属于重复授权时，则是比较两者的权利要求的保护范围。

对于你的回复，我的意见如下：
1、我只是说禁止重复原则相对于先申请原则的地位提升了，我并没有说禁止重复授权原则比新颖性原则或者抵触申请原则更重要。
1985年的专利法和细则里并没有规定禁止重复授权原则。93年修改的细则里加入禁止重复授权原则的原因是我国先申请原则不包括本人提出的先后申请的情形，而像日本等国家的先申请原则里本身就包含本人的情形。先申请原则有两层含义：（1）如我前面所说，与先发明原则相对应，例如：如果一个美国人（因为美国是先发明原则）以先发明的理由异议中国先申请人的申请，或者控告中国专利权人侵权或者无效中国专利权人的专利，我们就可以告诉他，我们中国采用的是先申请原则。（2）禁止重复授权。09年修改的专利法将禁止重复授权原则从实施细则拉入专利法第9条作为第1款，而把先申请原则作为第2款，有将先申请原则的禁止重复授权的部分划归禁止重复授权原则的意思，以禁止重复授权原则来统领先申请原则。也就是说，新修改专利法后，先申请原则主要具有对应先发明原则的含义了。这就是我所说的禁止重复授权原则在新专利法中的地位提升了的理由，而不是你所说的“禁止重复授权是对先申请原则的很好的补充，从这点上将，地位提升了”。
2、你的第2点里提到“既然在先申请撤回了，按理说就不该影响在申请在后的授权或效力，因为并不违反重复授权原则和先申请原则”。我前面所说的在先申请的撤回是指发明专利申请文件公布后的撤回或视为撤回（如果是在文件公布前的撤回，就不是抵触申请了），此时，将在后申请授权，如果公众中有人利用了在先申请公开的技术，就要承担对在后申请的侵权风险，对他公平吗？在后申请没有错，但公众利用别人放弃的技术有错吗？而这就是抵触申请要解决的问题。
再举一个例子：如果在先申请和在后申请的说明书都公布了产品和制造该产品的方法，但是前者只要求保护该产品，后者只要求保护制造该产品的方法。禁止重复授权原则是与前后申请的权利要求或者说保护范围相比较，你能用禁止重复授权原则来驳回在后申请吗？显然不能，但抵触申请可以，因为抵触申请的判断是与在先申请的公开内容相比较。这就是要将抵触申请纳入新颖性的范畴的目的和意义所在。所以你的“禁止重复授权原则是一项基本原则，抵触申请的问题完全可以通过这一原则来解决”怎么解释？
3、我前一帖的第3点的意思是说引入抵触申请主要是用来判断申请技术的可专利性，目的部分相同（部分相同的意思是也有部分不同，引入抵触申请还有丰富现有技术的范围之意），我们考虑的角度不一样而已。你提到正是因为抵触申请和禁止重复授权原则的判断标准不同，所以用抵触申请来避免重复授权不合适，而我认为正是因为评价标准的不同，才需要引入抵触申请来避免重复授权（因为禁止重复授权原则解决不了上述问题）。新颖性的判断从很大程度上来讲也是来避免重复授权的——如果不考虑使用公开和其他方式公开的话（事实上，审查员审查所依据的现有技术也基本上是专利文献），而新颖性判断遵循“全文内容制”，禁止重复授权原则用“权利要求制”，按你的逻辑，审查新颖性而避免重复授权也是不合适的了？
是为交流！

烦人啊 wrote:
纯粹是偷换概念，对于用途发明，用途都不一样，还叫没新颖性？（注意：在这个过程中，请搞清用途权利要求和包含用途特征的产品权利要求的区别）

请你先搞清楚化合物的新颖性评判标准和创造性评判标准以后再对我的发言进行讨论，如果不懂的话，最好不要乱评论。

jeromew wrote:
对于你的回复，我的意见如下：
1、我只是说禁止重复原则相对于先申请原则的地位提升了，我并没有说禁止重复授权原则比新颖性原则或者抵触申请原则更重要。
1985年的专利法和细则里并没有规定禁止重复授权原则。93年修改的细则里加入禁止重复授权原则的原因是我国先申请原则不包括本人提出的先后申请的情形，而像日本等国家的先申请原则里本身就包含本人的情形。先申请原则有两层含义：（1）如我前面所说，与先发明原则相对应，例如：如果一个美国人（因为美国是先发明原则）以先发明的理由异议中国先申请人的申请，或者控告中国专利权人侵权或者无效中国专利权人的专利，我们就可以告诉他，我们中国采用的是先申请原则。（2）禁止重复授权。09年修改的专利法将禁止重复授权原则从实施细则拉入专利法第9条作为第1款，而把先申请原则作为第2款，有将先申请原则的禁止重复授权的部分划归禁止重复授权原则的意思，以禁止重复授权原则来统领先申请原则。也就是说，新修改专利法后，先申请原则主要具有对应先发明原则的含义了。这就是我所说的禁止重复授权原则在新专利法中的地位提升了的理由，而不是你所说的“禁止重复授权是对先申请原则的很好的补充，从这点上将，地位提升了”。
2、你的第2点里提到“既然在先申请撤回了，按理说就不该影响在申请在后的授权或效力，因为并不违反重复授权原则和先申请原则”。我前面所说的在先申请的撤回是指发明专利申请文件公布后的撤回或视为撤回（如果是在文件公布前的撤回，就不是抵触申请了），此时，将在后申请授权，如果公众中有人利用了在先申请公开的技术，就要承担对在后申请的侵权风险，对他公平吗？在后申请没有错，但公众利用别人放弃的技术有错吗？而这就是抵触申请要解决的问题。
再举一个例子：如果在先申请和在后申请的说明书都公布了产品和制造该产品的方法，但是前者只要求保护该产品，后者只要求保护制造该产品的方法。禁止重复授权原则是与前后申请的权利要求或者说保护范围相比较，你能用禁止重复授权原则来驳回在后申请吗？显然不能，但抵触申请可以，因为抵触申请的判断是与在先申请的公开内容相比较。这就是要将抵触申请纳入新颖性的范畴的目的和意义所在。所以你的“禁止重复授权原则是一项基本原则，抵触申请的问题完全可以通过这一原则来解决”怎么解释？
3、我前一帖的第3点的意思是说引入抵触申请主要是用来判断申请技术的可专利性，目的部分相同（部分相同的意思是也有部分不同，引入抵触申请还有丰富现有技术的范围之意），我们考虑的角度不一样而已。你提到正是因为抵触申请和禁止重复授权原则的判断标准不同，所以用抵触申请来避免重复授权不合适，而我认为正是因为评价标准的不同，才需要引入抵触申请来避免重复授权（因为禁止重复授权原则解决不了上述问题）。新颖性的判断从很大程度上来讲也是来避免重复授权的——如果不考虑使用公开和其他方式公开的话（事实上，审查员审查所依据的现有技术也基本上是专利文献），而新颖性判断遵循“全文内容制”，禁止重复授权原则用“权利要求制”，按你的逻辑，审查新颖性而避免重复授权也是不合适的了？
是为交流！

看了，没有太多时间和你讨论了，呵呵。
就说两点：
1、关于

如果公众中有人利用了在先申请公开的技术，就要承担对在后申请的侵权风险，对他公平吗？在后申请没有错，但公众利用别人放弃的技术有错吗？

我和别人讨论过这个问题。看下新专利法9条，你会发现，只有本人同日申请发明和实用新型时，如果实用新型提前终止，发明就不再给予授权。新专利法导读的解释是，确保公众的知情权和利益不受损害。但对于不同人的申请，却没有这个限制，也就是说，你的申请在公开后撤回了，不代表同样内容的技术就是现有技术了，只表示你不享有权利了，其他人仍可能对其享有专利权，公众仍有义务检索是否存在其他人的专利权，否则将可能侵权。关于这一点，最高法院对舒学章、专利复审委员会与济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷提审一案判决书中明确指出：在多数情况下专利权的终止会导致该技术进入公有领域，但作为一种排他权的专利权，其终止仅表明权利人不能再就该技术向他人行使该专利权，并不表示在该技术上已经不存在任何其他权利，不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论。虽然不完全是一个问题，但精神一致。

2、不管新颖性是不是为了避免重复授权，但两者的判断标准却是不一样的话，这是一个客观的矛盾。

有为法 wrote:
感谢“烦人啊”先生的批评，的确没有看指南就在上面乱讲，呵呵，道歉。

有关三性的问题，我是根据专利法22条来判断的，细则没有讲。因为专利法是法律，细则是法规，自然从高往低看。至于指南，只能放最后参考，它毕竟只是规章。

根据法22条，很容易推导出因抵触申请不评价创造性，所以会出现具有创造性但却成立抵触申请的情况。

“专利法详解”中认为，“新颖性的判断和创造性的判断有一个逻辑上的顺序关系。首先应当确定一项发明或者实用新型是否具有新颖性，然后才需要进一步判断是否具备创造性”。

同时又认为“一般来说，在对发明和实用新型专利申请进行审查时，应当首先判断是否具有实用性，进而对其新颖性和创造性进行判断。但从判断的内容上看，实用性的判断与新颖性、创造性的判断是彼此独立的，相互之间没有关联，因此无论先评价实用性，还是先评价新颖性、创造性，都不应认为有什么逻辑上的不当”。

但到了指南，又有不同的规定：

《审查指南》第二部分第5章实用性中规定：
发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。

《审查指南》第二部分第3章新颖性中规定：
发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑。

《审查指南》第二部分第4章创造性中规定：
一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。

根据指南以上规定，可以推出：有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性。亦即tsj03213朋友说的审查顺序：实用性->新颖性->创造性。如此，则红薯筒子的解答最为简洁妥当。

只是，依据是什么？

而且，就审查而言，窃以为实用性审查有时是最难的，当然，从最难的开始一旦不合条件即可驳回，可以减少检索，符合程序节约原则。那先判断创造性，再判断新颖性不也节约程序吗？

回到话题，假设没有指南，哪位能直接从专利法和细则中找出明文规定或推导出“有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性”？

法无明文规定，指南规定了，可它只是部门规章。

假设指南正确，那这次新专利法最好有一个地方还应修改：将22条第一款改为“授予专利权的发明和实用新型应当（依次）具备实用性、新颖性和创造性”。这样至少可以有点根据推导出“有创造性，必有新颖性；有新颖性，必有实用性”，然后大家应该可以没有这样的争议了。

指南虽然获得了授权，但对专利法和细则毫无涉及的问题，如果将审查顺序放到其内部操作规程中，还是合理，但直接规定在部门规章中则是不妥----影响了外部人，影响到了社会，往小里说，至少影响到考生。当然，这种情形在本朝是司空见惯了，所以大家也就默认。

好在，这个问题没啥突出和显著的意义，主要对考生有影响（对审查员无所谓影不影响），但出题又是他们说了算，非指南派的弟兄们，我们还是从了吧。

但总有一天，我们会改了它。

感谢楼上的所有朋友，感谢楼主提出的问题，这的确是个好帖子，在下受益良多。学而不思则罔，圣人远见。

实用性与新颖性、创造性相比判断标准完全不同，前者与后两者之间也没有内在实质联
系，不具有可比性。

审查指南关于先实用性再新颖性创造性的规定，只是为了审查便利，实际上并不重要。但新颖性与创造性相比，有内在必然联系。所以不要拿实用性的问题来说新颖性、创造性的问题。

实际上，除了实用性外，权利要求是不是清楚也应该在新颖性、创造性审查之前，但这并不意味什么。

审查指南是部门规章，但是其非常重要，有不合理之处，但更多的是正确的。

1、实用性、新颖性、创造性是判断顺序，没有任何规定三者之间的逻辑关系。
2、抵触申请非现有技术，只能用来评价新颖性。
3、对于两个不同发明人具有创造性的同样发明，由于申请存在在先在后（未公开时），只能授予一项专利权，故此设置新颖性作为排他专利申请的审查办法。

fanser2008 wrote:
法律的概念本身就是存在模糊性，先有谁，后有谁也很难说清楚。所以出来了规定／解释什么的。学习了各位精彩观点。

你是来打酱油的

唉
还是老实地把审查指南看上七八十遍
才能有所悟啊

micolinda wrote:
(⊙o⊙)…  看糊涂了 还是书看明白了 再来看大家讨论的问题吧

啊哦，我也如此。