关于分案申请超范围， 急！

南极雪 wrote:
挺热闹的，的确是理越辩越明啊。

其实对于一个问题，不同的审查员也会有不同的看法。争论也会很激烈。这是很正常的。

不过，个别网友的言论就错误的有点太离谱了，终于在众人的一致反对下收敛点了。
借此奉劝那些没有实践经验的网友，读了点法律书，就以为高人一等，发些奇谈怪论，殊为不妥啊。本版的网友很多是新人，怕是会误人呢。

下面是欧专局关于分案的部分规定，仅做参考：

9.1.4 Examination of a divisional application

The substantive examination of a divisional application should in principle
be carried out as for any other application but the following special points
need to be considered. The claims of a divisional application need not be
limited to subject-matter already claimed in claims of the parent
application. However, under Art. 76(1), the subject-matter may not extend
beyond the content of the parent application as filed. If a divisional
application as filed contains subject-matter additional to that contained in
the parent application as filed and the applicant is unwilling to remedy this
defect by removal of that additional subject-matter, the divisional
application must be refused under Art. 97(1) due to non-compliance with
Art. 76(1). It cannot be converted into an independent application taking
its own filing date. Moreover, a further divisional application for this
additional subject-matter should also be refused under Art. 97(1) due to
non-compliance with Art. 76(1).

Amendments made to a divisional application subsequent to its filing must
comply with the requirements of Art. 123(2), i.e. they may not extend the
subject-matter beyond the content of the divisional application as filed
(see T 873/94, OJ 10/1997, 456).

If the subject-matter of a divisional application is restricted to only a part of
the subject-matter claimed in the parent application, this part of the
subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the
parent application as being a separate part or entity, i.e. one which can
even be used outside the context of the invention of the parent application
(see T 545/92, not published in OJ).

你的观点是什么?也许把你自己提供的英文翻译一下大家就明白了。

这个问题，在06版审查指南P190页有说明的。

向大家报告下该问题的最新进展：

在转达该通知书之前，我和该审查员（审协的，新审查员）电话沟通了三次，和审查员的老师（暂且这么称呼吧）电话沟通了一次，和审协的另一资深审查员（以前认识）沟通了两次，终于说服该审查员放弃了分案权利要求的主题不能对母案权利要求主题有任何修改的错误观点。并在此基础上建议申请人争辩。申请人同意了我的答复方案。

在答复一通以后，还是收到了二通，这次审查员没有提出权利要求主题修改超范围的问题，但是还是提出所有的权利要求超范围。认为新权利要求具有概括的成分。
为了加快授权，在保持权利要求1基本不变的情况下，建议申请人对从属权利要求进行修改，将之修改为其限定部分的内容与母案的从属权利要求相同。并就此提交了答复意见。根据与审查员的沟通，其认为这是可以接受的，估计很快可以授权了。

但又有一个新问题，分案申请的权利要求是到底否能够提出新的主题？分案的权利要求能否进行归纳和概括呢？
这次，有个朋友委托处理一个无效的案子，呵呵，无效案基本可以搞定。但是该专利在中国有很多的分案，估计有7－8个，都提出了新的权利要求主题，是否能够简单地用主题在母案申请中提出而无效该上述的分案呢？

各位达人再给点意见，谢谢！

主动提交分案申请要求保护母案权利要求书中没有记载的技术方案，这样的分案作过太多了，从来没有哪个审查员认为是修改超范围的，当然分案的技术方案在母案说明书中都是能获得支持的喽

看来你是审查员，从实体法与程序法角度把大家讨论的要点分析得很透彻。
当然，分案时是否把母案说明书中的某些技术内容写进分案申请的权利要求中这申请人的自由，但是我觉得由于分案日在申请日后，因此还存在以下几个问题值得讨论：
1、分案日前，分案申请权利要求中的技术方案“都属于自由公知技术”，是否影响该分案的新颖性？
2、公众能否以该分案请求保护的技术方案在分案日前是“自由公知技术”为无效理由？如果不能，则显失公平。
3、在侵权诉讼中，被告能否以实施时该技术“属于自由公知技术，公众可以随意使用”为理由进行抗辩？如果不能，同样显失公平。

freemode wrote:
你关键在于没准确理解实体法和程序法上的一些区别。

1、同一件申请中的修改与分案申请所导致的修改

专利局对同一件申请的修改有比较严格的实体性要求，是出于审查上节约程序的考虑，也就是出于程序法上的考虑。除了主动修改外，如果在同一件申请中申请人进行随意的修改（尽管都符合33条），审查员的事情就没法做了，他们可能得进行多次检索。因此同一件申请中的修改?绕涫谴鸶瓷蟛橐饧?钡男薷挠兄疃嘞拗啤?
相反，递交分案申请时进行的修改几乎相当于同一件申请中的主动修改。而且，由于申请人已经对分案申请交了一份申请费和审查费，“买”下了对其进行全新完整的审查的“行政资源”，对其修改的限定只有33条，而不能再有其他实体性限制。当然，再分案申请的后续审查中，对同一申请的修改的程序性规定会再度适用。

2、说明书中的公开是否可保护

“说明书中公开的内容，如果没有写进权利要求，就默认为贡献给了公众。”这种说法据我所知是来自美国专利法。这种观点简单说起来是正确的。按照中国专利法的概念，没被某一有效专利的某一权利要求覆盖的内容，都属于自由公知技术，公众可以随意使用。

但是，这一观点只是实体法上的一种简单表达，在程序上有一定的限定。申请人在一件申请中可能没将说明书中的某些技术内容写进本申请的权利要求中，但他仍然可以将这些内容写进分案申请的权利要求中。

这么做当然有一定的程序上的限制，例如大多数国家对提出分案申请有一定的时间限制，比如要求母案还没授权。

3、实践

为了便于申请人在申请过程中调整要求保护的技术内容的需要，各国专利法都提供了一定的途径。其中以美国最为复杂和方便。美国提供了divisional、continuation和RCE机制（continuation-in-part不算，因为允许增加新内容）。re-issue在一定程度上也算。基本上，在美国，只要你交钱，就总是能获得机会。基本要求只有一个，不超原始公开范围。

中国的机制比较简单，只有主动修改和分案申请。主动修改就不用多说了。

分案申请本来的目的是出于单一性的考虑，但在实际中，申请人将其用作多种用途，比如大幅度修改权利要求或者纠正原案申请中的错误。这都是专利局长期以来所接受和认可的。

上述观点供讨论。

关于“直接毫无疑义地得出”这个问题，我最近和一个审查员讨论过，他告诉我说：如果可以双向推导就是，否则就不是。
这个观点比“概括即超范围”要进步多了，比较有道理。

拿freemode举的那个卤素的例子来说，如果说明书中例举了所有卤素，即使没有关于“卤素”的文字记载，也是可以归纳概括的，因而可以双向推导而不会有其他疑义。

但是，即使这样依然对申请人过于严格，即使某个概括非常现而易见，却因为其包括了说明书文字记载中没有提及的内容而不被接受。这就要求申请人在写申请文件时写得非常完美，否则就没有任何补救措施了，即使分案也不行。所以我认为这样的观点是不合适的。

nano wrote:
关于“直接毫无疑义地得出”这个问题，我最近和一个审查员讨论过，他告诉我说：如果可以双向推导就是，否则就不是。
这个观点比“概括即超范围”要进步多了，比较有道理。

拿freemode举的那个卤素的例子来说，如果说明书中例举了所有卤素，即使没有关于“卤素”的文字记载，也是可以归纳概括的，因而可以双向推导而不会有其他疑义。

但是，即使这样依然对申请人过于严格，即使某个概括非常现而易见，却因为其包括了说明书文字记载中没有提及的内容而不被接受。这就要求申请人在写申请文件时写得非常完美，否则就没有任何补救措施了，即使分案也不行。所以我认为这样的观点是不合适的。

什么叫概括？说明书中例举了所有卤素应该叫直接得出；说明书只举了例如F， Cl， I， 就应该可以将概括为卤素

“写申请文件时写得非常完美” 是对申请人的苛求，严重偏离专利法的宗旨；要所谓的”完美“的话，有些化合物的马库什权利要求，岂不需要作成天上万个试验作穷举

审查员应当注意该方案是否可以由本领域技术人员得出，而不应当拘泥于仅仅字面的支持

George wrote:
什么叫概括？说明书中例举了所有卤素应该叫直接得出；说明书只举了例如F， Cl， I， 就应该可以将概括为卤素

“写申请文件时写得非常完美” 是对申请人的苛求，严重偏离专利法的宗旨；要所谓的”完美“的话，有些化合物的马库什权利要求，岂不需要作成天上万个试验作穷举

审查员应当注意该方案是否可以由本领域技术人员得出，而不应当拘泥于仅仅字面的支持

我举三个具体的例子，请大家帮忙判断下是否应该算是“毫无疑义地得出”。

1. 说明书公开的内容： “A带有B，...，B通过螺钉连接至C上的D，...”；
分案重新提炼（非母案权利要求）的权利要求：“一种A，连接至C”
是否超范围？或者说在什么情况下认为超范围，什么情况下认为不超范围？

2. 说明书公开的内容： “A，安装在B上，通过螺钉与C连接，...”；
分案重新提炼（非母案权利要求）的权利要求：“一种A，与C连接”
问题同上。

3. 说明书公开的内容： “A，安装在B上，与C连接，C为金属制成的。”；
分案重新提炼（非母案权利要求）的权利要求：“一种A，与C连接”
问题同上。

辩曲直 wrote:
看来你是审查员，从实体法与程序法角度把大家讨论的要点分析得很透彻。
当然，分案时是否把母案说明书中的某些技术内容写进分案申请的权利要求中这申请人的自由，但是我觉得由于分案日在申请日后，因此还存在以下几个问题值得讨论：
1、分案日前，分案申请权利要求中的技术方案“都属于自由公知技术”，是否影响该分案的新颖性？
2、公众能否以该分案请求保护的技术方案在分案日前是“自由公知技术”为无效理由？如果不能，则显失公平。
3、在侵权诉讼中，被告能否以实施时该技术“属于自由公知技术，公众可以随意使用”为理由进行抗辩？如果不能，同样显失公平。

辩兄，看来审查员兄弟还没有时间看你的帖子。我最近比较得闲，我试着回答下你的问题。
1. 分案日并非分案的申请日，更不是用于确定“现有技术”的时间点。分案的申请日和优先权日都同母案。
2. 由于以母案的申请日或优先权日（也是分案的申请日和优先权日）来作为判断分案权利要求新颖性和创造性的时间点，所以，在无效和侵权抗辩时也应该以所述申请日和优先权日作为时间基点，而非以分案提交日作为时间基点。

zhaolj wrote:
辩兄，看来审查员兄弟还没有时间看你的帖子。我最近比较得闲，我试着回答下你的问题。
1. 分案日并非分案的申请日，更不是用于确定“现有技术”的时间点。分案的申请日和优先权日都同母案。
2. 由于以母案的申请日或优先权日（也是分案的申请日和优先权日）来作为判断分案权利要求新颖性和创造性的时间点，所以，在无效和侵权抗辩时也应该以所述申请日和优先权日作为时间基点，而非以分案提交日作为时间基点。

你的答复等于没答，不过还得谢谢你的参与。请注意我的问题中引号部分!