关于分案申请超范围， 急！

今天处理一个关于分案申请超范围的OA，感觉特别头疼。特来向高人请教。

OA中提出，分案申请的权利要求在母案原始权利要求中没有，而是在母案说明书的基础上概括的，所以，分案申请的权利要求超出母案的范围。在与审查员沟通时，审查员还提出，只有在母案权利要求书中已经记载，因为单一性而删除的权利要求才能作为分案申请的权利要求。

我觉得，只要能够从原说明书与权利要求书以及附图可以直接地、毫无疑议地得出的内容就是不超范围的。
但是，有两个问题。一、归纳是否必然导致超范围。二、判断是否能够直接地、毫无疑议地得到，是以什么人为基准，本领域的普通技术人员？

有遇到过这个问题的吗，如何说服审查员放行？

母案本身是分案申请，审查员对；

否则，审查员错

从原案说明中概括出来的内容作为分案申请，该分案申请即为新案，而不是原申请请求保护而不符合单一性要求的内容，我想审查员不会放行的。

不超范围的条件是
1. 母案中有记载， 或
2. 能从母案的记载直接地、毫无疑义地得到

归纳一般会超范围，比如实施例记载了10%，20%，30 %三个数值，现归纳为10-30%，就超范围了。我还没有想到归纳不超范围的情况。

另外，超不超范围和单一性没直接联系。

个人理解，呵呵

同意辩曲直的观点，我也认为审查员不会放行的。单一性的审查应该主要是对权利要求书内容的审核，呵呵。

OA中提出，分案申请的权利要求在母案原始权利要求中没有，而是在母案说明书的基础上概括的，所以，分案申请的权利要求超出母案的范围。在与审查员沟通时，审查员还提出，只有在母案权利要求书中已经记载，因为单一性而删除的权利要求才能作为分案申请的权利要求。

      如果是主动分案的情况，那么分案申请的权利要求并不需要必须记载在母案的权利要求中，只要说明书或权利要求书记载就可以。
      如果该案概括的权利要求属于可根据说明书记载或直接推导出来的，你认为是合理的可以和审察员争辩，为了有退路，你可以在权利要求中增加从属权利要求（写进具体实施例或实施方式），如果实在争取不到较大的范围，还是有路可退。

      而且根据我答复的经验，审查员是可能新手，对分案时机的理解还是不是很清楚，你可以据理力争，审查员也是人，是人就会错，不要觉得审查员说的就一定对。

我认为，审查员是错误的！其错误来源于对专利法以及指南的理解不对。

审查指南第二部分，第六章，3.2明确规定：
(2) 分案申请的内容
细则53 (4)
分案申请的内容不得超出原申请公开的范围，此处“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述“记载的范围”。

专利法第33条：
申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出“原说明书和权利要求书”记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

所以审查员的法律依据是第33条，而第33条明确规定是不超过说明书“和”权利要求书记载的范围。
所以，根本不存在，分案申请的权利要求书的内容不应超出原案权利要求书记载内容的规定。
事实上，你的分案申请的权利要求只要能够得到原说明书的充分支持，就应该能过。

关于归纳，在分案申请中，其对于修改超范围的标准应该和普通申请中的主动修改的标准是一样的。所以，楼主的合理归纳是应该被允许的。注意，我说的是合理的归纳。

而如何答复，我建议你打电话给审查员，把你的想法说给他听。如果他还坚持，你可以要求他给你找出他这个审查意见的法律条款。那时候，你就可以通过讨论法律条款来达到你的目的了。
因为，他肯定找不到他发出该审查意见的法律条款。呵呵！
祝你成功！

最好，把你最后的处理结果告诉大家，以便大家共同进步！

zhaolj wrote:
今天处理一个关于分案申请超范围的OA，感觉特别头疼。特来向高人请教。

OA中提出，分案申请的权利要求在母案原始权利要求中没有，而是在母案说明书的基础上概括的，所以，分案申请的权利要求超出母案的范围。在与审查员沟通时，审查员还提出，只有在母案权利要求书中已经记载，因为单一性而删除的权利要求才能作为分案申请的权利要求。

我觉得，只要能够从原说明书与权利要求书以及附图可以直接地、毫无疑议地得出的内容就是不超范围的。
但是，有两个问题。一、归纳是否必然导致超范围。二、判断是否能够直接地、毫无疑议地得到，是以什么人为基准，本领域的普通技术人员？

有遇到过这个问题的吗，如何说服审查员放行？

非常赞同以太的说法。
感觉审查员是错的。

没有单一性，可以分案是对的。但不等于，要分案就必须是权利要求没有单一性的。倒推没有必然性，这是一个逻辑思维的问题。

良心代理 wrote:
非常赞同以太的说法。
感觉审查员是错的。

没有单一性，可以分案是对的。但不等于，要分案就必须是权利要求没有单一性的。倒推没有必然性，这是一个逻辑思维的问题。

这是逻辑推理的问题吗?
       细则51条第三款规定：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。”这是硬道理！
       还有软道理，打个比方你可能就明白了。比如你申请了一种新型电风扇扇叶，该扇叶有三种不具备单一性的结构，审查员让你分案，你在分案时发现说明书中所描述的摇头机构也可申请一个专利，于是除分出三个扇叶外，还分出一个电风扇摇头机构，这样审查员会允许吗？再比如，经实质性审查，权利要求限定的新型扇叶不具备创造性。这时，你根据说明书公开的内容修改权利要求，转而请求保护电风扇摇头机构，显然也不能被允许。

辩曲直 wrote:
这是逻辑推理的问题吗?
       细则51条第三款规定：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。”这是硬道理！
       还有软道理，打个比方你可能就明白了。比如你申请了一种新型电风扇扇叶，该扇叶有三种不具备单一性的结构，审查员让你分案，你在分案时发现说明书中所描述的摇头机构也可申请一个专利，于是除分出三个扇叶外，还分出一个电风扇摇头机构，这样审查员会允许吗？再比如，经实质性审查，权利要求限定的新型扇叶不具备创造性。这时，你根据说明书公开的内容修改权利要求，转而请求保护电风扇摇头机构，显然也不能被允许。

啥也别说了，只有一句话，你的硬道理非常吻合去年的代理人考试撰写部分的答案，呵呵：）