关于分案申请超范围， 急！

辩曲直 wrote:
看来你的观点就是一个字“钱”，好象有了钱什么都可做到，小心为了钱而犯错哟！

实际上就是一个公众资源的问题，我是在通俗的说，要是非曲解我的意思我也没办法

现行《审查指南》中分案的几种情况：
……
( 2 ）在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性。
在审查过程中，申请人在修改权利要求时，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中，或者在答复审查意见通知书时修改权利要求，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求替换原独立权利要求，而该发明与原权利要求书中的发明之间缺乏单一性。在此情况下，审查员应当要求申请人将后增加或替换的发明从权利要求书中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请。
……

根据审查指南的规定，申请人可以在被动修改中对以前不要求的内容要求权利，但要提分案，那么当然也就可以主动分案，这样符合节约原则。

你的这个说法是专利局一直在实践的做法。我认为这种实践是错误的，违反了专利法的基本要旨。

所谓一份专利文件的所公开/记载的范围，应包括其文字所体现的字面技术内容，也应包括本领域普通技术人员能够毫无疑义地导出的内容。

审查指南使用了多种法律含义不清楚的词语，诸如“概括”“上位”等等。权利要求的概括是否恰当，修改是否超出原范围等等，都应该用同一标准来衡量。

nkmdk wrote:
二十六条四款的“支持”是“权利要求不能超出说明书公开的范围”，公开的内容还包括从记载的内容\"能够概括得出”的内容，而三十三条是修改不得超出原始权利要求书和说明书记载的范围，不包括概括得出的内容，
也就是说，允许申请人在提出申请时做合理的概括，但是在修改时就不能再概括出原始文件中没有记载的内容了

你关键在于没准确理解实体法和程序法上的一些区别。

1、同一件申请中的修改与分案申请所导致的修改

专利局对同一件申请的修改有比较严格的实体性要求，是出于审查上节约程序的考虑，也就是出于程序法上的考虑。除了主动修改外，如果在同一件申请中申请人进行随意的修改（尽管都符合33条），审查员的事情就没法做了，他们可能得进行多次检索。因此同一件申请中的修改?绕涫谴鸶瓷蟛橐饧?钡男薷挠兄疃嘞拗啤?
相反，递交分案申请时进行的修改几乎相当于同一件申请中的主动修改。而且，由于申请人已经对分案申请交了一份申请费和审查费，“买”下了对其进行全新完整的审查的“行政资源”，对其修改的限定只有33条，而不能再有其他实体性限制。当然，再分案申请的后续审查中，对同一申请的修改的程序性规定会再度适用。

2、说明书中的公开是否可保护

“说明书中公开的内容，如果没有写进权利要求，就默认为贡献给了公众。”这种说法据我所知是来自美国专利法。这种观点简单说起来是正确的。按照中国专利法的概念，没被某一有效专利的某一权利要求覆盖的内容，都属于自由公知技术，公众可以随意使用。

但是，这一观点只是实体法上的一种简单表达，在程序上有一定的限定。申请人在一件申请中可能没将说明书中的某些技术内容写进本申请的权利要求中，但他仍然可以将这些内容写进分案申请的权利要求中。

这么做当然有一定的程序上的限制，例如大多数国家对提出分案申请有一定的时间限制，比如要求母案还没授权。

3、实践

为了便于申请人在申请过程中调整要求保护的技术内容的需要，各国专利法都提供了一定的途径。其中以美国最为复杂和方便。美国提供了divisional、continuation和RCE机制（continuation-in-part不算，因为允许增加新内容）。re-issue在一定程度上也算。基本上，在美国，只要你交钱，就总是能获得机会。基本要求只有一个，不超原始公开范围。

中国的机制比较简单，只有主动修改和分案申请。主动修改就不用多说了。

分案申请本来的目的是出于单一性的考虑，但在实际中，申请人将其用作多种用途，比如大幅度修改权利要求或者纠正原案申请中的错误。这都是专利局长期以来所接受和认可的。

上述观点供讨论。

辩曲直 wrote:
当然！如果你没有权利要求书连你的申请文件都不受理。
如果说明书中公开的内容都能获得保护，那还要权利要求书干吗？

26。4  可以归纳概括

33条  不能归纳概括，只能直接，毫无疑义推导得出，怎么才叫直接，毫无疑义推导得出，目前的标准就是原原本本记载在说明书中的技术方案，不能概括，

我是审查员，这个问题曾经经过多次讨论

freemode wrote:
辨曲直老兄的脑筋已经被辨得彻底直了。。。已经不会转弯了。。。大家不用和他争论了

我这里总结出两个问题：

（1）分案申请“不超范围”的标准（实施细则第四十三条）是否与法三十三条的“不超范围”是同一概念、同一标准？

我觉得这个答案应该是肯定的。楼上一位说的比较对，分案其实就是一种修改，也可能是应审查员要求的修改，也可能是主动修改。

从另一个方面说，专利无效的理由只包括法三十三条，不包括细则四十三条，也说明了分案申请就是一种修改。

（2）法三十三条不超范围的标准与法二十六条第四款说明书对权利要求的“支持”是否是相同的标准

实际审查中，审查员对三十三条的要求非常严格，貌似必须在原公开中找得到相同的字句才可以。而众所周知的，权利要求允许在说明书的基础上进行一定程度的“概括”/“上位”/“归纳”。

我的一个观点是，二十六条的“支持”也应该理解为“权利要求不得超出说明书的范围”，因此，其标准应该与三十三条是一致的。

大家有什么看法。

太好了，有审查员参与讨论。

我觉得专利局现行实践的问题在于将“归纳概括”与“毫无疑义地直接导出”简单地对立起来了，“归纳概括”必然不是“毫无疑义地直接导出”。这显然是不对的。

这两种方法在直接的字典解释并不是简单对立的。

在实际情况中，有的归纳概括不能毫无疑义地直接导出，有的是可以的。

据个极端的例子，一件化学申请中，原始说明书中公开了五个实施例，分别针对所有的五种卤素，但原始说明书并没有明确地说该发明对“所有卤素”都适用，甚至根本没使用＂卤素＂这个词语。问题来了：

第一种情况，原始权利要求“概括”地以“卤素”都适用。这种概括显然会被认为符合26.4的规定。审查员会认为这种上位是适当的．

第二种情况，在主动修改或分案修改中，申请人在权利要求中写进了“卤素”。此时审查员怎么办呢？以它是“概括”而不是“毫无疑义地直接导出”而驳回？

因此，我觉得，“概括”“归纳”不是一个准确的标准，唯一的标准是“毫无疑义地直接导出”。审查员依据26.4审查一个归纳是否符合规定时，也应查看这种归纳是否可由本领域普通技术人员毫无疑义地直接导出。

通理，对于33条的审查，也不能因为一种修改是归纳而一刀切地驳回，也应查看这种归纳是否可由本领域普通技术人员毫无疑义地直接导出。

因此，26.4和33应该是同一标准。专利局应放弃一刀切的简单方式，采用个案分析。

purerub wrote:
26。4  可以归纳概括

33条  不能归纳概括，只能直接，毫无疑义推导得出，怎么才叫直接，毫无疑义推导得出，目前的标准就是原原本本记载在说明书中的技术方案，不能概括，

我是审查员，这个问题曾经经过多次讨论

原来可以概括，指南修改后不行了，这要区别记载的范围和公开的范围，记载的范围不包括概括的东西，例如公知常识。公开的范围包括可以概括的范围。
公开的范围只有在讨论说明书是否支持权利要求时应用。
其他时候的修改，都要看记载的范围。
审查员的决定是没有问题的。

非常感谢各位高人的指教。
我的观点如下：
1. 审查指南中明确指出了“原申请的范围”＝专利法第三十三条中的“记载的范围”
2. 对于分案申请如何是超过“记载的范围”，没有提出任何的意见。
3. 在审查时，审查员通常套用修改超范围的标准来审查“分案超范围”。而没有注意到分案与修改实际上还是有一些区别的。
4. 建议下次修改指南时，对于分案申请的超范围作出更详细的规定。

好象欧专局这两年对“分案超范围”进行了一些修改。谁掌握有关的一手材料？

freemode wrote:
你的这个说法是专利局一直在实践的做法。我认为这种实践是错误的，违反了专利法的基本要旨。

所谓一份专利文件的所公开/记载的范围，应包括其文字所体现的字面技术内容，也应包括本领域普通技术人员能够毫无疑义地导出的内容。

审查指南使用了多种法律含义不清楚的词语，诸如“概括”“上位”等等。权利要求的概括是否恰当，修改是否超出原范围等等，都应该用同一标准来衡量。

从文字内容以及附图中直接的毫无疑义的导出的内容算在记载的内容里的，问题出在什么算是直接的毫无疑义的导出上，经常不同的人有不同的观点

挺热闹的，的确是理越辩越明啊。

其实对于一个问题，不同的审查员也会有不同的看法。争论也会很激烈。这是很正常的。

不过，个别网友的言论就错误的有点太离谱了，终于在众人的一致反对下收敛点了。
借此奉劝那些没有实践经验的网友，读了点法律书，就以为高人一等，发些奇谈怪论，殊为不妥啊。本版的网友很多是新人，怕是会误人呢。

下面是欧专局关于分案的部分规定，仅做参考：

9.1.4 Examination of a divisional application

The substantive examination of a divisional application should in principle
be carried out as for any other application but the following special points
need to be considered. The claims of a divisional application need not be
limited to subject-matter already claimed in claims of the parent
application. However, under Art. 76(1), the subject-matter may not extend
beyond the content of the parent application as filed. If a divisional
application as filed contains subject-matter additional to that contained in
the parent application as filed and the applicant is unwilling to remedy this
defect by removal of that additional subject-matter, the divisional
application must be refused under Art. 97(1) due to non-compliance with
Art. 76(1). It cannot be converted into an independent application taking
its own filing date. Moreover, a further divisional application for this
additional subject-matter should also be refused under Art. 97(1) due to
non-compliance with Art. 76(1).

Amendments made to a divisional application subsequent to its filing must
comply with the requirements of Art. 123(2), i.e. they may not extend the
subject-matter beyond the content of the divisional application as filed
(see T 873/94, OJ 10/1997, 456).

If the subject-matter of a divisional application is restricted to only a part of
the subject-matter claimed in the parent application, this part of the
subject-matter must be directly and unambiguously derivable from the
parent application as being a separate part or entity, i.e. one which can
even be used outside the context of the invention of the parent application
(see T 545/92, not published in OJ).