审查员认为“高密度光盘”不清楚

linxiang wrote:
讨论到这里，表达一下对斑竹的不满：我在多次讨论中给出了有建设性的意见，水平肯定比把法条或者指南copy一遍的人强很多，在这一点上我没有必要谦虚。斑竹不给鼓励就算了，最重要的是斑竹常给照搬法条和指南的人鼓励，这就让人很沮丧了，从非善意的角度理解：斑竹的水准只能看懂法条和指南原文。

本版斑竹貌似这几天不在呢？
俺其他关于多引多问题的回帖都没加小手:I[s:8]

你想的太多了
等你到能够影响专利法立法者的层次再说吧
实在懒得讨论这种空对空的问题

谁都有看法
谁都有意见
谁都认为自己的对
在现实没改变之前
该干嘛干嘛

至于为什么不允许超越A33的重新概括
你可以看成是禁止翻悔原则的翻版
最开始提交权利要求书的时候可以尽情往大了概括
申请人都不概括
凭什么允许后续重新概括
如果主动修改都允许超越A33
那么从法理上凭什么禁止实审程序中的超越A33的重新概括
哪一次修改不是申请人主动作出的
难道是审查员拿刀子威逼的？

我觉得我想得太少了。
等我真的到了能够影响到立法者层面的时候我就不再说了，直接做。
你已经讨论了很多空对空的问题，下次应该引以为戒。

讨论归讨论，做事归做事，这一点我深表赞同。

你一再强带凭什么，人家已经讲了凭什么，但你还是问人家凭什么。你应该说你的凭什么是没有依据的，不合情理的。而不是像吵架那样，反复问别人凭什么。

也有很多修改是审查员逼出来的，只是申请人懒得多事罢了。

不知道linxiang所说的除了法33以外的“主动修改法条”指的是哪一条

据我所知，对主动修改的实质内容作出规定的只有法33条，而原实施细则51条1、2款只是对提出主动修改的时机作出了规定。一般认为，这两个法条是分别从内容和时机也就是在空间和时间上对主动修改进行规范

至于说，国内为何不允许申请人在申请日之后对权利要求进行重新概括，我想，其出发点在于迫使申请人在撰写申请文件特别是权利要求时慎重考虑所要求保护的范围，而不是把希望寄托在主动修改上。另一方面，从先申请制的特点来说，申请人能够得到保护的只应当是申请日时已经完成的发明构思，申请日之后新引入的方案即使能够得到原说明书和权利要求书的支持也不应该得到保护，否则，提交新申请时岂不是不用写权利要求书甚至不用进行概括了？既然采用了先申请制，那这对所有人都是公平的。至于像楼主提出的这个例子，可以考虑在侵权诉讼中以等同原则予以救济。

不过，相比同为先申请制国家的日本，国内的实审员对法33条的把握确实有点过严，我感觉主要体现在实审员对原申请文件中明显错误、疏漏的认定上，但在对待新引入的内容方面倒是基本一致的。如前所说，“之所以规定可以对申请文件进行修改，是因为在撰写申请文件过程中，难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。对这类缺陷如果不加以修改，就可能影响专利权保护范围的确切性，影响公众对专利技术信息的利用”，但在实际操作过程中，实审员对修改的把握往往演变成仅对“不改亦可的”予以放行。

linxiang wrote:
首先谈谈为什么有“主动修改”。

假设把“高密度光盘”修改为“光盘”这一修改是主动修改时发生的，它同样面临着超范围的问题，这样的修改很可能都不被接受。然而法律为什么允许申请人主动修改？在下认为立法的本意是：我国采用先申请制，对于申请人来说申请日是至关重要的，因此申请人可能没有足够的时间，对自己请求保护的范围进行充分的思考，为了弥补先申请制在这方面的不足，应该允许申请人重新思考对权利要求做出合理的概括。

当然申请人进行主动修改的时候，还可能是为了消除一些瑕疵，加快审查或者缩小保护范围以期尽快尽快授权。但更多的情况是希望扩大保护范围。

最重要的是重新概括意味着概括出来的特征原来多数没有“原词”，即不符合现有审查实践--修改超范围，在这种审查实践下，咱们发条中的主动修改有何存在的意义？

最后，假设主动修改的立法本意确实如前所说，那么在这个基础上重新理解三十三条：

专利法赋予申请人这样的权利：申请人通过专利申请文件向公众披露事实（即记载的内容），在此事实基础上提炼出自己的发明实现构思作为保护范围。这就是菜鸟都知道的所谓概括。专利法不希望这个事实随意变动，因为允许改变的话，后果可向而知，专利法的申请日就毫无疑义了。法33条的本意是希望不要改变事实，也就是说申请人修改的时候，不能引入新的技术方案，导致申请日当天披露的事实发生变化。但是专利法没有理由限定申请人该如何对自己发明进行概括。从三十三条的原文中强调了“记载的内容”。我理解“记载的内容”是指申请人披露的事实，而不是申请人对权利要求范围的概括。个人理解，立法本意是不能改变事实，但可以改变基于事实的概括。

从立法本意的角度理解问题是没错的，不过如果立法本意理解错了，那么问题就严重了。

不错，我也认为主动修改有可能其立法本意是给予申请人重新概括的机会，但是给予这样的机会的前提是不得超出原申请记载的范围。因为超范围意味着权利人将获得比其义务（申请日提交的内容）更大的权利（保护范围，重新概括的保护范围），这样的权利义务不对等必然是要严格禁止的。这是专利法存在的基础。

以我国目前的审查实践，几乎是封死了重新概括的任何可能性。审查员严格按字面意思把握申请文件，而不是把握发明的精神和主旨，因此，任何文字性的重新修饰或概括都被认为是超范围。

而我认为，恰恰主动修改面对的就是按照本发明的精神和主旨重新概括，我想这也是你所认为的重新概括吧。只可惜这样所谓“主旨”和“精神”这种东西是虚无缥缈的，在没有足够的实质性、文字性的、强大书面记载支持的情况下，很显然任何重新概括都可以先直接被扣上一顶修改超范围的大帽子，这样做对于审查员来说是有功无过、而且方便快捷的。

这确实是我国审查实践中不合理的地方，不过国情如此，面对国家利益，我们不方便点也就凑合忍了吧

ps：斑竹看到了多给两分，我要看文章！！！

To Solo

我说的确实是主动修改的时机，确实是细则的规定，但主要的讨论跟前面并不冲突。

你所说的“迫使申请人在撰写申请文件特别是权利要求时慎重考虑所要求保护的范围，而不是把希望寄托在主动修改上”------我认为只有采用先发明制的国家这么做才是合理的，先申请的弊端是没有充分的时间准备申请文件，如果申请人或其他代理人短时间就找到自己最满意的保护范围，谁希望整天惦记着主动修改呢？

“申请人能够得到保护的只应当是申请日时已经完成的发明构思”----往往发明人只是专注于它的开发，它的产品，而不是对自己发明构思的提炼，发明人经常惊喜地从代理人那里领悟到自己发明的真正本质，如果你经常和发明人沟通，这一点你应该有所体会。所以申请日当时，申请人以及代理人可能还没有完成对发明的精确提炼。

你提到公平以及等同的问题，规则是定下来了，专利局也会不偏不倚。但是如果人类之间竞争的规则变成谁有力气谁拥有财富和美女，那世界就太可怕了。等同救济确实是一个手段，再一定程度上弥补了这一缺失，但不是所有案例都能行的。几乎所有的权利人都希望相同侵权。

你说到引入新内容的问题，基于我对立法精神（其实是人家的立法精神，我们误读罢了）的理解，重新概括并不属于引入新内容，当然实践中专利局不是这么理解的。

to 好吧我认输

  我讨论的不是审查实践是怎么样的，我也知道审查员对所谓超范围的严格把握。所以再次强调一下，讨论的中心是，审查实践是否符合专利立法精神，是否合理。你以及前面参与讨论的人确实在讨论中心问题，但其中又会穿插着现行实践是怎样的......这使得讨论很难进行下去。

只回复不同的观点：

只可惜这样所谓“主旨”和“精神”这种东西是虚无缥缈的，在没有足够的实质性、文字性的、强大书面记载支持的情况下，很显然任何重新概括都可以先直接被扣上一顶修改超范围的大帽子
---------这句话的信息含量几乎为零，我从中获得不了任何你对专利立法精神的合理解读，只是因为所以，虽然我这么说你可能会不高兴，但我说的是我认为的事实。

“这确实是我国审查实践中不合理的地方，不过国情如此，面对国家利益，我们不方便点也就凑合忍了吧”
--------强烈建议你注意：我国的国情是，如果不允许重新概括，对国内申请人是严重不利的，国内申请人以及他们代理人的水平一般情况下不如国外申请人。

  凡是专业的讨论一旦套上国情就会跑调。殊不知，对民众有利的事情我们用中国国情处理，对民众不利的事情我们跟国际接轨。中国的真正国情是：由于知识产权保护力度较差，在很大程度上使得企业对技术创新没什么兴趣，波导这些企业也算是死于中国国情。应对这样的中国国情，加强对专利权等知识产权的保护是较佳策略。

这两天有重要的事情要处理，改天再与诸位讨论。鄙人说话比较刻薄，得罪之处，请各位一笑而过，玩玩而已，不必当真。

linxiang wrote:
to 好吧我认输

  我讨论的不是审查实践是怎么样的，我也知道审查员对所谓超范围的严格把握。所以再次强调一下，讨论的中心是，审查实践是否符合专利立法精神，是否合理。你以及前面参与讨论的人确实在讨论中心问题，但其中又会穿插着现行实践是怎样的......这使得讨论很难进行下去。

只回复不同的观点：

只可惜这样所谓“主旨”和“精神”这种东西是虚无缥缈的，在没有足够的实质性、文字性的、强大书面记载支持的情况下，很显然任何重新概括都可以先直接被扣上一顶修改超范围的大帽子
---------这句话的信息含量几乎为零，我从中获得不了任何你对专利立法精神的合理解读，只是因为所以，虽然我这么说你可能会不高兴，但我说的是我认为的事实。

“这确实是我国审查实践中不合理的地方，不过国情如此，面对国家利益，我们不方便点也就凑合忍了吧”
--------强烈建议你注意：我国的国情是，如果不允许重新概括，对国内申请人是严重不利的，国内申请人以及他们代理人的水平一般情况下不如国外申请人。

  凡是专业的讨论一旦套上国情就会跑调。殊不知，对民众有利的事情我们用中国国情处理，对民众不利的事情我们跟国际接轨。中国的真正国情是：由于知识产权保护力度较差，在很大程度上使得企业对技术创新没什么兴趣，波导这些企业也算是死于中国国情。应对这样的中国国情，加强对专利权等知识产权的保护是较佳策略。

不错，其实我也是部分赞成你的观点，也就是目前的实践偏离了立法精神。只不过我们在这里讨论立法精神，或者讨论实际操作是否符合立法精神是毫无意义的……，我们既不能改变专利局的做法，也不能改变立法，所以也只能在这里发发牢骚：“实际审查员如何如何不对”，如此而已。

关于你强烈建议我注意的问题，我倒是有一些不同的意见。正是由于我国国内代理人及发明人水平的限制以及对专利制度的不重视，因此我们才需要更严格的限制老外们划圈的范围以及划圈的随意性，限制水平高的一方，免得水平落后的一方变得日益落后。当然这样的做法是否合理，那是国家利益决定的。

至于过于严格的标准是否会对国内申请人造成不利的影响，（虽然你不想讨论实践）但是在实践中是非常好解决的一件事情，看权利人是哪国的是一件非常轻松的事情。对于国内的申请人，审查员可以在审查中灵活运用其自由裁量的权力。咳咳。。。，这也不是没有先例的，例如多余指定。。。

所以，我还是认为严格的标准是对我国有利的，尽管其未必符合法理或立法精神。

ps：斑竹给分太少了。。。 再多给点。。。。

linxiang wrote:
扩大保护范围肯定是不允许的？建议竹雪TX再把修改的要求那一块的内容从头到尾仔细看一遍。

1. 首先不存在范围扩大的问题，既然审查员认为修改前的范围是不清楚的，因此无论修改后的范围是如何，都无法认定是扩大还是缩小。清楚的范围无法与不清楚的范围进行对比。

2. 即便是扩大范围，也不是所有情况都是不允许的，审查指南虽然指出扩大范围是不允许的情形之一，但这里面有个前提“不利于节约审查程序”，显然本案将高密度光盘修改为光盘却是有利于节约审查程序，可以视为按照通知书的要求修改。至于修改后的权利要求能不能得到支持要看案件具体情况了。

最重要的要认清一点，A33条指的超范围，并不是指的扩大了保护范围，而是指超出了原权利要求书和说明书“记载的范围”。只要你修改后的申请文件包含了原来没有记载的范围，就是超范围。将“高密度光盘”改为“光盘”，由于光盘明显包含了低密度光盘等原申请文件无记载的内容，所以才是超范围了。
另外，即使原申请文件记载的是“光盘”，现在你改成了“高密度光盘”，也是超范围的，因为“高密度光盘”在原申请文件没有“记载”，所以超出了记载的范围。
所以要认清“保护的范围”和“记载的范围”的区别。