一种特殊优先权情况下的无效

ckere wrote:
个人认为不能以新颖性来请求其无效，因为新颖性造成申请无效有两种情况：1、现有技术造成破坏了专利的新颖性，2、由于存在抵触申请而造成重复授权，所以驳回在后申请。本案要求日本的优先权，则优先权日视为申请日，所以本案审查的实际时间基准是06年4月。而以06年6月公开的技术文件来请求其不符合现有技术的要求。那么抵触申请呢？我国的抵触申请规定是向中国专利局提出申请，在申请日之前，公开日在申请日之后的申请，显然没有提出抵触申请的根据。这样这里就存在两个问题需要澄清：其一，抵触申请制度的建立是满足禁止重复授权原则的要求，虽然是以不符合新颖性条件驳回，但是其制度价值在于防止重复授权；其二，在无效阶段是否可以以抵触申请提出无效宣告请求？答案当然是可以，否则专利局有关相同申请人同日同样申请的选择权的公告就是没有意义的。但是，这里一定要区分抵触申请和现有技术的区别，专利公开制度的意义在于为现有技术划定一个明确的外延，而不是为抵触申请；禁止重复授权原则的适用必须遵循地域性的原则，如若不然，那么禁止重复授权的主体就不止一个，重复授权之说也就站不住脚，这是专利权地域性所决定的。这个问题关键不是第一次申请的问题，优先权的申请遵循的是请求原则，权利人对请求的内容责任自负，如果内容不实将被驳回或者无效，所以一般审查机关不负有对于优先权基础是否为第一次申请的审查义务。这里的关键是06年6月的公开文献是否属于现有技术，而06年2月的申请是否属于抵触申请，凭这两点就可以判断是否支持无效。

你还没弄清楚争议的关键在哪里啊。
关键是日本申请并不是最早的国外申请，那个美国申请才是。
因此，以日本申请为基础主张优先权是无效的；于是，视为未主张优先权；于是，其正式递交日即为申请日；于是，在这之前美国申请已经公布，直接破坏其新颖性。于是，其应当被认定为无效。

　　致ulix君、dahuiliang君：
　　如果从同族专利的角度来理解巴黎公约关于优先权“第一次”的概念，或许您两位的理解偏离了巴约的本意。

洛飞 wrote:
　　致ulix君、dahuiliang君：
　　如果从同族专利的角度来理解巴黎公约关于优先权“第一次”的概念，或许您两位的理解偏离了巴约的本意。

lz，不能只给结论而不给分析过程啊。
这样难以让人信服不是...
如果我简单的反驳一句“lz的理解也许才是偏离了巴黎公约的本意”，lz能信服吗？
这不成了抬杠了吗？

期待lz的分析过程，如何从同族专利的角度来理解首次申请？

不过还是等考完试再说吧，不要耽误了lz的复习，预祝lz顺利通过考试！

\"The right of priority can be based only on the first application for the same industrial property right which must have been filed in a member country. It is therefore not possible to follow a first application by a second, possibly improved application and then to use that second application as a basis of priority. The reason for this rule is obvious: one cannot permit an endless chain of successive claims of priority for the same subject, as this could, in fact, considerably prolong the term of protection for that subject.\"

上述为WIPO有关如何理解“the first”含义的说明，因此，我不得不承认，自己的前述观点是错误的。

我想，对于本题目的争议应该可以到此为止了。

《审查指南》第二部分第八章4.6.2优先权核实的一般原则，其中最后一段话当中的表述，是为中国官方对外国“第一次申请”的理解，也与WIPO的上述解释相一致。

“在某些情况下，应当对上述第（2）项进行核实。例如，一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权，在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件C，文件C中已经公开了申请A的主题，且文件C的申请日早于申请A的优先权日，即早于申请B的申请日，因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请，因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权。”

因此，乙可以请求宣告甲在中国的该专利申请因为丧失新颖性而无效。

当真是“真理愈辩愈明”啊！[s:2]

做个记号。

洛飞 wrote:
　　
　　　致贝利君：
　　　非常感谢您的肯定，因为是自学，也没地方请教，这里倒是一个交流的好平台。所以有时总结出一些认识，希望能在这里得到评议和讨论，以判断自己是否正确。关于我提的问题，在中国不一定有这种案例，我想欧专局应该有，不知贝利君是否有过类似见闻？
　　　另外我也看了您三条得分的贴子，都是简炼而又到位，受益不浅，一并感谢！

没找到关于这一点的判例，但是EPO审查指南是这么说的

Guideline C-V-1.4 First Application
The filing date of the \"first application\" must be claimed as a priority, i.e. the application disclosing for the first time any or all of the subject-matter of the European application. If it is found that the application to which the priority claim is directed is in fact not the first application in this sense, but some or all of the subject-matter was disclosed in a still earlier application filed by the same applicant or his predecessor in title, the priority claim is invalid insofar as the subject-matter was already disclosed in the still earlier application (see V, 1.4.1).

可见，首次申请是指“disclosing for the first time”，即实质上是首次申请，通过不要求优先权而构成形式上的首次申请，并不是巴黎公约中作称的首次申请，因而不能作为要求优先权的基础。

楼主真是提了一个非常好的问题，激发了大家激烈的讨论。一路看下来，学了不少，不过还是晕乎。

直觉上，既然在美国已经提出过了，那么在日本的就不能称作为“首次申请”。这么理解的话，似乎首次申请是指在所有国家内的第一次申请，即没有地域界限。

但是，专利又是有地域性的，随后我就想到这么一个问题（事后发现，晕晕乎乎的我在这个时候纯粹属于钻牛角尖），

假设
- 2006年2月1日，甲，就发明A，在美国，提出了一项申请；
- 2006年4月1日，乙，就发明A，在日本，提出了一项申请；

那么，因为首次申请的第一没有地域界限，似乎乙在日本的申请就不成为巴约意义上的首次申请。但是，难道仅仅因为甲先在美国申请了，乙在日本的申请就不能作为要求优先权的基础？这显然不合理。

在不断的纠结中，我终于注意到了，EPO的审查指南对“not disclosing for the first time”又进一步做出了限制，即“some or all of the subject-matter was disclosed in a still earlier application filed by the same applicant or his predecessor in title”。

也就是说，非首次申请指的是，所申请的主题在之前已经被相同申请人或其资格前任申请过了。

这样一来，尽管发明A已经在美国被申请了，但因为申请人不同，乙在日本就发明A提出的申请仍然是首次申请，可以作为要求优先权的基。

万事大吉。

\"The right of priority can be based only on the first application for the same industrial property right which must have been filed in a member country. It is therefore not possible to follow a first application by a second, possibly improved application and then to use that second application as a basis of priority. The reason for this rule is obvious: one cannot permit an endless chain of successive claims of priority for the same subject, as this could, in fact, considerably prolong the term of protection for that subject.\"

//　Guideline C-V-1.4 First Application
The filing date of the \"first application\" must be claimed as a priority, i.e. the application disclosing for the first time any or all of the subject-matter of the European application. If it is found that the application to which the priority claim is directed is in fact not the first application in this sense, but some or all of the subject-matter was disclosed in a still earlier application filed by the same applicant or his predecessor in title, the priority claim is invalid insofar as the subject-matter was already disclosed in the still earlier application (see V, 1.4.1). 　//

如果说ulix君引用的上面第一段，只是说到要求过优先权的主题不能作为优先权的基础的话，那么斜风细雨君引用的第二段就清楚地规定了“首次”的外延。虽然第一段来自巴约，第二段来自欧专局的指南，但它们是一脉相承的。
谢谢斜风细雨君！也谢谢各位参与讨论的朋友！

我觉得巴黎公约中第四条之一(三)(4)只是定义了“首次申请”的特例，而不是定义了广泛意义上的首次申请。也就是说，在同一国内提出的在后申请可以由于其在线申请的撤回等等满足条件，虽然不是前面定义的“首次”，但鉴于其所满足的条件，仍然可以作为要求优先权的基础。

在这个例子里面就是：
甲在2006年2月1日在美国提出一件发明专利申请，然后再在美国于4月1日提出了同样的申请没有要求2月1日的优先权，然后撤回满足条件。那么这次的4月1日的申请可以作为在后其他国家提出申请的优先权基础。
但是由于例子中第二次申请是在日本提出的，也就不存在要满足撤回条件才能作为首次申请。就像在中国申请要求一项国外优先权，只要满足29条的规定，无论该国外优先权是否撤回、留下权利问题、授权等都可以享受该国外优先权。

关于细则三十三条，那句话讲完整其实是：”作为优先权基础的在先本国申请没有要求过外国优先权或本国优先权“，其实还是要求优先权基础满足巴黎公约所称的”首次申请“，而且正好对应于前面的巴黎公约中第四条之一(三)(4)。
就是，把上面那个例子换成在中国，甲在4月1日提出的申请要求了2月1日的优先权，则该4月1日的申请不能作为在后申请的优先权基础；但是如果4月1日没有要求2月1日的优先权，是可以作为在后申请的优先权基础的。在这里可以进一步发现，如果2月1日的撤回满足条件，皆大欢喜。如果2月1日没有撤回或撤回不满足条件，可以通过重复授权或抵触申请破坏新颖性来无效以4月1日为优先权基础的在后申请。

所以，个人觉得巴黎公约中第四条之一(三)(4)是一项排除性规定。即，不满足条件则不能作为优先权基础。

　　昨天读了论坛里上传的一篇论文，其中一句话“这一规定是我国以及其他一些国家所没有的”深深触动了我，也就是说我国规定这个例外都不可以有。才猛然想起，《保护工业产权巴黎公约》是只有主权国家才能参加的国际公约，该公约里有一条重要原则就是专利权独立原则。“主权”二字份量！对于向中国专利复审委员会提出的无效请求，中国的《专利法》及其实施细则和《审查指南》足够矣，何需引用《巴黎公约》中的条款！我们虽然在学习人家，但我们有自己的法律，这可不是涉外民事案件需适用国际法律或惯例的情形。所以，我该打板子，于是在这补发一帖，给自己记一过。
　　下面是剪切的一个片断：

洛飞 wrote:
　　昨天读了论坛里上传的一篇论文，其中一句话“这一规定是我国以及其他一些国家所没有的”深深触动了我，也就是说我国规定这个例外都不可以有。才猛然想起，《保护工业产权巴黎公约》是只有主权国家才能参加的国际公约，该公约里有一条重要原则就是专利权独立原则。“主权”二字份量！对于向中国专利复审委员会提出的无效请求，中国的《专利法》及其实施细则和《审查指南》足够矣，何需引用《巴黎公约》中的条款！我们虽然在学习人家，但我们有自己的法律，这可不是涉外民事案件需适用国际法律或惯例的情形。所以，我该打板子，于是在这补发一帖，给自己记一过。
　　下面是剪切的一个片断：

洛飞兄弟，真是很抱歉，昨天发那两篇文章只是想给您说一下什么是“swiss-claim”什么是“swiss式修改”，但没有想到误导您了，抱歉，^_^

其实昨天贴附件的时候，我就想，肖鹏审查员的文章中有几处行文可能不太准确，容易引起歧义和误解，但是我想着这几处与我们要谈的问题——什么是“swiss式修改”无关，就没有提这个问题。因为我觉得我要全面、详细的去说这个“swiss式修改”不如引用一两篇已有文献，这样我会比较省力，也可以资源重复利用，避免资源浪费^_^

这个问题上，关于首次申请的例外，我国专利法确实没有规定，但是巴黎公约有规定，并且在我国的专利审查过程中，是要适用这一规定的。

你可以先看一下《审查指南》第30页第3自然段“初步审查中，对于在先申请是否是巴黎公约定义的第一次申请以及在先申请和在后申请的主题的实质内容是否相同均不予审查，除非。。。。。。”

这里只是规定了对其是否是“巴黎公约规定的”第一次申请在初审程序中不予审查，但是并不是不审查，而是将这一过程留给实审审查（并且仅仅是在有必要时审查）。

对于在专利审查过程中对国际法和国内法的适用，您可以看我以前给您回复的那个“细则中的硬伤”的那个帖子。还可以参见指南的下述规定：
1、审查指南305页（第三部分第一章引言）第一自然段规定“国家阶段程序包括：在专利合作条约允许的限度内进行的初步审查，国家公布，参考国际检索和国际初审报告审查结果进行的实质审查、授权或驳回，以及可能发生的其他程序。”
注意，PCT国家初审，也必须是在PCT条约允许的限度内，上述规定说明PCT初审优先适用国际法。
2、审查指南336页（第3部分第2章2.1节）实质审查的基本原则，规定：
“根据专利合作条约第27条第 （1）款 的规定，任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。第专利合作条约第27条 （5）款又同时 规定，专利合作条约及其实施细则中，没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的，因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否具有新颖性和创造性时，可以自由适用其本国法关于现有技术的标准，以及不属于申请的形式和内容要求的其他可授予专利权的条件。
                   基于专利合作条约的上述规定，对于进入国家阶段的国际申请，应当根据依据 以下原则进行审查：
                   (1) 申请的形式或内容，原则上按适用 专利法及其实施细则的有关规定进行审查 ，只有当上述法规与专利合作条约及其实施细则的规定冲突时，以专利合作条约及其实施细则的规定为准；。
                   (2) 授予专利权的实质条件，应当按照适用 专利法及其实施细则和本 审查指南的有关规定进行审查 。”

就是说PCT申请的国家阶段审查，形式问题优先适用国际法，实质条件优先适用国内法。

而对于优先权中“首次申请”的定义和规定，在国内法是没有的，仅在指南中引用过“首次申请”或“第一次申请”的说法，还是援引巴黎公约的规定。

当然，上述解释是针对PCT申请来说的，对单纯的仅要求巴黎公约规定的优先权，并未走PCT途径的申请，由于其要求外国优先权的最根本的基础是巴黎公约，而非国内法（国内法仅是根据巴黎公约的要求制定的），因此要优先适用巴黎公约的规定的。

对于此处“首次申请”究竟该如何认定，可以参见《发明专利审查基础教程》（审查分册）（知识产权出版社，2008年6月第2版，田力普主编，果汁局专利局人教部编写）中第169～170页的讲解，这个解释的很详细了，我没有电子件，就不敲上去了，呵呵。

这本教材是果汁局新审查员的入门培训教材，写的还不错，实用性强。其“优先权”部分，是原来果汁局初审流程部的葛树部长（好像现在是审业的部长）编写的，葛树部长水平比较高，是专家型的，写的也比较通俗易懂。