一种特殊优先权情况下的无效

洛飞 wrote:
专利法第29条第一款里关于外国优先权有一个“在外国第一次”的表述，如何理解这个“第一次”？
        例：一个美国人甲在于2006年2月1日在美国提出一件发明专利申请，
　　同年4月1日他到日本就相同主题提出一件发明专利申请并没有要求优先权，
　　2007年他又来中国，于2007年3月1日向中国专利局又就相同主题提出一件发明专利申请，并要求了日本那件专利申请的优先权。　
　　此时之前美国那件申请因为要求提前公布而于2006年12月1日公布。
　　到2009年6月1日，其在中国的该专利申请被授予专利权。
　　好，现在中国人某乙找到一本2006年6月1日公开出版的期刊，该期刊中一篇文章公开的技术方案和甲在中国获得授权的这件专利中要求保护的技术方案完全相同，于是乙以该专利不能享有日本的优先权从而不符合专利法第22条第二款、第三款为由向专利复审复员会请求宣告该专利权无效。
　　请问，可以吗？
    乙还陈述了如下理由：在优先权要求中，把第二次申请视为第一次，在巴黎公约中第四条之一(三)(4)里有较严格的规定。要求第一、第二次都是在同一国内提出，且第一次提出的申请没有提供公众审阅，也没有遗留任何未定权利，也没有成为要求优先权的基础。那么就本案来说明显不符合这四个条件，所以其要求日本那件专利申请的优先权不能成立。

我认为乙的看法是错误的。但是，正确的答案到底是什么，这似乎是一个很值得探讨的问题。

巴黎公约第四条(三)(4)原文如下：

“（４）如果后来提出申请时，在先的申请已被撤回、放弃或驳回，而没有提供公众审阅，也没有遗留任何未定的权利，并且如果在先的申请尚未成为请求优先权的根据，则应按照本款第（２）项规定在本同盟同一个国家内就在先的申请的同样主题所提出的后来申请应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期限的开始日。此后，在先的申请就不得作为请求优先权的根据。”

该条文的内容，并不是“第一次申请”的定义，而是赋予专利权人进行选择的一种权利。为什么这么说呢，因为文中有“同一个国家内”这几个字。当在该同一个国家内的一件申请在未被授权，也未公开，并且在没有遗留任何权利（包括作为其他申请的优先权基础）的情况之下已经终结。那么，允许申请人人提出一项同样主题的新申请，并以新申请的申请日作为其后要求优先权的优先权日。这样做实际上延后了优先权的终止时限，但同时也延后了申请日，因此对于申请人的权利并没有过份扩张。如果该条文的内容是对第一次申请的定义，就应该去除“同一个国家内”这几个字才对。

专利法第29条所规定的“在外国第一次”，其中这个“第一次”似乎牵扯到对巴黎公约当中的“the first”的理解。

我个人认为，应当理解为“在先的”才比较符合巴黎公约的原意。

理由是：

一，巴黎公约第四条A（2）“凡依照本同盟任何成员国国内法或本同盟成员国之间签订的双边或多边条约相当于正常国内申请的一切申请，都认为产生优先权。”以及；

巴黎公约第四条A（3）“正常国内申请，指能够确定在该国家中提交申请日期的一切申请，而不问该申请的结局如何。”

根据上述两条的定义，应当理解为，任何可以确定申请日期的申请，都应当认为是正常的国内申请。而正常的国内申请，都应当产生优先权。

那么，在A国，主张了B国某申请b优先权的申请a，依据上述条文，对于A国来说，仍然是“正常的国内申请”，因为毫无疑问，该申请可以获得A国官方确定的申请日。因此该申请a也理所当然的产生优先权。

这样，在C国，提交同样主题的申请c时候，依据巴黎公约的规定，应当可以主张A国申请a的优先权。当然，依据巴黎公约的规定，也应当可以主张B国申请b的优先权，同时，也应当允许申请c不主张任何优先权。这仅仅是一个专利申请人的选择权问题。

二，巴黎公约实际上似乎并没有涉及本国优先权，而各国都是以巴黎公约有关外国优先权的规定，来对本国国内申请进行扩大保护，这才产生了国内优先权。

我国专利法实施细则第三十三条明确规定了主张国内优先权的例外，“提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；...”请注意，细则对本国优先权做了明确的限制，但是，对于外国优先权，却没有这样的限制。

这应当理解为，对于外国优先权，是允许将一个已经要求了优先权的外国申请，作为优先权的基础的。否则，也应当做出明文禁止性规定才对。

我认为CN3可以要求JP2的优先权，但US1申请在先，会影响CN3的新颖性

我认为CN3可以要求JP2的优先权，跟US1申请没什么联系

我认为所谓第一次申请，跟国内优先权要求宗旨是一样，就是没享受过优先权、不是分案申请。

　　致ulix君：
　　您写了这么长篇，我花了好久才读完，非常感谢您花那么多宝贵时间参与讨论，毕竟现在对考试来说是火烧眉毛时间紧迫，所以我一定要回贴。
　　大陆法系立法的一个典型思路是排除法，比如你无法穷列哪些合法，但一般可列出哪些不合法，实在不行用个兜底条款。巴约里说到的这个第二次视为第一次，采用的是一种相反的排除法，即只有在第四条(三)(4)说的四个条件都满足的情况下才可以这么做的，其他情都是不行的。
　　题中我是假设甲在美国的申请于在中国的实际申请日前已公布，中国申请实审时应该能检索到（实审检索的是所有实际申请日而非优先权日以前的相关文件），可以发出优先权不能成立通知书（请参看审查指南实审优先权核实部分的内容）。现在再扩展一下思路，如果那件美国申请没有公布或者是在中国实际申请日之后公布，那么中国这件申请在实审时是检索不到美国那件申请的，这种情况授权后，能不能以乙说的理由无效呢？
　　当然有人会说，都没公布也没有作为优先权的基础，谁知道啊。世上的事情往往就这么巧，现在改一下题设，这个甲在美国的申请是两个人的，是甲和丁的共同申请，后来甲和丁闹意见干脆在公布前撤回了，这时候甲去了日本便在日本就这个发明申请了专利，然后又有了在中国的申请。山不转水转，该专利申请在中国授权后丁也来到了中国，想和乙一起实施自己几年前的这个发明，一查，好家伙，你这个甲还成专利权人了。于是把手头在美国申请的这些资料作为证据给了乙，由乙向专利复审委提起无效请求。我认为这种情的无效也是能成功的。
　　巴约规定优先权的初衷是因为从一国到另一国坐火车要花时间，从保护申请人的利益的角度在成员国之间给一种权利，至于各个国内有没这种待遇，正象您所说不在巴约的范围。这从另一个侧面佐证了第四条(三)(4)之所以规定“同一国内”，是对第二次可以视为第一次作为优先权基础的严格的限制。
　　

楼主真能钻，牛角尖钻到俩申请人了。呵呵~~~

巴黎公约对“第一次申请”有明确的说明——在本联盟同一国家内就所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或驳回，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的根据，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的起算日。

应该注意到，巴黎公约对“第一次申请”的说明被限定在“同一国家内”，也就是说“第一次申请”是有地域性的。所谓的“第一次申请”应该是针对同一国家的前后多个申请而言的，而不应该是针对不同国家之间的申请。
例如：
1、甲于2006.2.1在美国申请了一件发明A，于2006.3.1在美国又申请了一件发明a且未要求优先权； 于2006.4.1在日本申请了一件发明B且未要求优先权；于2007.2.1在中国申请一件发明C并要求了优先权；A、a、B和C为相同主题的发明，且A于2006.12.1公开。

在1中，A是甲在美国的首次申请，a不是；B是甲在日本的首次申请。甲在中国申请C时，可以在其美国的首次申请A和日本的首次申请B中进行选择，并要求优先权。

2、甲于2006.2.1在美国申请了一件发明A，于2006.4.1在美国又申请了一件发明a且未要求优先权； 于2006.3.1在日本申请了一件发明B且未要求优先权，于2006.5.1在日本又申请了一件发明b且未要求优先权；于2007.2.1在中国申请一件发明C并要求了优先权；发明A、a、B、b和C为相同主题的发明，且A、B都被放弃了，未公开。

在2中，a是甲在美国的首次申请，A不是；b是甲在日本的首次申请，B不是。甲在中国申请C时，可以在其美国的首次申请a和日本的首次申请b中进行选择，并要求优先权。

以上是我个人对首次申请的理解，与目前的官方理解不太一样。

《新专利法详解》指出——如果申请人在向我国提出专利申请之前就已经就相同主题分别向若干个国家提出了多份专利申请，则只能依据第一次提出的专利申请要求外国优先权。这种说法给人的理解就是，应该在不同国家的专利之间确定“第一次申请”。我个人认为这种说法和巴黎公约的说明是不尽一致的，模糊了专利的地域性，是值得商榷的。

洛飞 wrote:
专利法第29条第一款里关于外国优先权有一个“在外国第一次”的表述，如何理解这个“第一次”？
        例：一个美国人甲在于2006年2月1日在美国提出一件发明专利申请，
　　同年4月1日他到日本就相同主题提出一件发明专利申请并没有要求优先权，
　　2007年他又来中国，于2007年3月1日向中国专利局又就相同主题提出一件发明专利申请，并要求了日本那件专利申请的优先权。　
　　此时之前美国那件申请因为要求提前公布而于2006年12月1日公布。
　　到2009年6月1日，其在中国的该专利申请被授予专利权。
　　好，现在中国人某乙找到一本2006年6月1日公开出版的期刊，该期刊中一篇文章公开的技术方案和甲在中国获得授权的这件专利中要求保护的技术方案完全相同，于是乙以该专利不能享有日本的优先权从而不符合专利法第22条第二款、第三款为由向专利复审复员会请求宣告该专利权无效。
　　请问，可以吗？
    乙还陈述了如下理由：在优先权要求中，把第二次申请视为第一次，在巴黎公约中第四条之一(三)(4)里有较严格的规定。要求第一、第二次都是在同一国内提出，且第一次提出的申请没有提供公众审阅，也没有遗留任何未定权利，也没有成为要求优先权的基础。那么就本案来说明显不符合这四个条件，所以其要求日本那件专利申请的优先权不能成立。

个人的看法是，甲能够享受其日本的优先权（理由如上帖所述），并按该优先权日（2006年4月1日）判断其中国申请的新、创性。

巴黎公约第四条(三)(4)的关键，我个人认为应当是最后一句话，“在这之后，前一申请不得作为要求优先权的基础。”

为什么有这样的规定呢？因为按照巴黎公约的其他相关规定，前一申请无疑是符合作为优先权基础的条件的，在其他国家进行申请时，完全可以主张以前一申请为基础，要求优先权。而该条规定，正是在前一申请在该国已经被后一申请实质上取代之后，终止了前一申请作为优先权基础的这种资格。

因此，我仍然不认为该条文是对“第一次申请”所作出的官方正式定义。

尤其是，如果前面的那个最先申请之后，后面的这个新申请之前，又产生了就同一主题在另一国家的一个申请的时候，还能够依据巴黎公约第四条(三)(4)的规定，认为在该国内的这个新申请替代了最先申请，而成为了最先申请，而使得其申请日成为了所有其他申请的优先权日吗？二者之间在另一国提交的那个申请的申请日显然早于这个日期啊。

当然，以上只是我个人的浅见。

中国官方的意见似乎认为，第一次申请指的是就是在所有外国，符合巴黎公约所规定的，可以作为优先权基础的，同一主题的，申请日最早的那一件申请。

《审查指南》第二部分第八章4.6.2优先权核实的一般原则，其中最后一段话，应当可以解释中国官方对外国“第一次申请”的理解。

摘录如下：

“在某些情况下，应当对上述第（2）项进行核实。例如，一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权，在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件C，文件C中已经公开了申请A的主题，且文件C的申请日早于申请A的优先权日，即早于申请B的申请日，因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请，因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权。”

按照上述官方观点，乙可以请求宣告甲在中国的该专利申请因为丧失新颖性而无效。

// A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

请注意其中的“filed in the same country of the Union\".

楼主假设的是在不同国家的几个申请吧。//

以上是另一栋楼honglu君的贴子，对巴黎公约关于优先权的理解，ulix君、dahuiliang君也是言之凿凿，但国知局里可是有那么多专家呀。等考完后我会继续考究这个问题。

个人认为不能以新颖性来请求其无效，因为新颖性造成申请无效有两种情况：1、现有技术造成破坏了专利的新颖性，2、由于存在抵触申请而造成重复授权，所以驳回在后申请。本案要求日本的优先权，则优先权日视为申请日，所以本案审查的实际时间基准是06年4月。而以06年6月公开的技术文件来请求其不符合现有技术的要求。那么抵触申请呢？我国的抵触申请规定是向中国专利局提出申请，在申请日之前，公开日在申请日之后的申请，显然没有提出抵触申请的根据。这样这里就存在两个问题需要澄清：其一，抵触申请制度的建立是满足禁止重复授权原则的要求，虽然是以不符合新颖性条件驳回，但是其制度价值在于防止重复授权；其二，在无效阶段是否可以以抵触申请提出无效宣告请求？答案当然是可以，否则专利局有关相同申请人同日同样申请的选择权的公告就是没有意义的。但是，这里一定要区分抵触申请和现有技术的区别，专利公开制度的意义在于为现有技术划定一个明确的外延，而不是为抵触申请；禁止重复授权原则的适用必须遵循地域性的原则，如若不然，那么禁止重复授权的主体就不止一个，重复授权之说也就站不住脚，这是专利权地域性所决定的。这个问题关键不是第一次申请的问题，优先权的申请遵循的是请求原则，权利人对请求的内容责任自负，如果内容不实将被驳回或者无效，所以一般审查机关不负有对于优先权基础是否为第一次申请的审查义务。这里的关键是06年6月的公开文献是否属于现有技术，而06年2月的申请是否属于抵触申请，凭这两点就可以判断是否支持无效。