说一点花絮:我是如何知道文章的作者allenemy是本论坛的老本的。
2009年10月9日,同事惑也在看了老本对“关于分案申请的申请日确定”的回答的贴子后,觉得绝对是位高人,于是通过悄悄话向他请教了两个问题,因为我也比较迷惑,所以也很关注,可是一直没有得到回复。后来也就忘了。不想一个偶然的机会,我读到了allenemy一篇关于无效的论文,于是就进入了他的博客。在他的博客中,当天就对那两个问题作了详细的解答,所以我就猜测这位allenemy很可能就是本论坛的老本了。于是又有了上面贴子故意点出问题(不管对不对),老本老师还真出来详尽阐述了一翻,这下得到了验证。我这样做当然不是要试着作一个侦探,只是读老本的贴子分外享受,想引老师多贡献一点罢了。
以下是老师对那两问题的解答,也贴出来,与大家共享。
问题1、这是2007年的一道题:
申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书一周内提交了修改后的申请文件,下列哪些修改是不允许的?
A、将原权利要求书中记载的最能说明发明的化学式补入说明书摘要中
B、原权利要求书和说明书中记载了加热温度范围为35℃~75℃,原说明书中还记载了加热温度优选为50℃,将权利要求书中对应的加热温度范围修改为50℃~75℃
C、原权利要求书中记载了弹性支持物,原说明书中仅记载了螺旋弹簧支持物,将弹性支持物补入说明书中
D、原权利要求书和说明书中记载了制备扶手的材料为钼合金,将权利要求书中对应的制备扶手的材料修改为金属合金
本题考的是对发明专利申请主动修改的理解。对于A项,如果从审查指南里规定的对说明书摘要允许的修改“通过修改使摘要写明发明的名称和所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术问题……更换摘要附图,使其最能反映发明技术方案的主技术特征。”没有具体说到可以将最能说明发明的化学式补入摘要,但化学式可以视为附图,从这个意义上说应该允许将最能说明发明的化学式补入说明书摘要中。
对于B项,如果原说明书还记载了两个端点温度35℃、75℃,这种修改肯定允许,但如果没有记载两个端点温度,则50℃~75℃是否能从原说明书和权利要求书直接、毫无疑义得出,我认为应该可以。虽然对一个范围的技术特征,指南里要求有两个端点附近的实施例,但是也说到一个范围能破坏该范围内两个端点的新颖性。
对于C项,虽然弹性支持物在说明书中没有足够实施例支持,但将权利要求书和/或说明书(包括附图)明确认定的技术特征写入说明书和/或权利要求,应当允许。如果在申请之后经过试验有了更多实施例的,可以通过提出一件新的申请要求这件申请中包括弹性支持物这个技术特征的技术方案的优先权的方式获得授权啊。只是这“明确认定”如何理解呢?
D项超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不应当被允许。
大家对这道题有不同的理解,我也不确定自己的理解有几分对,所以特请赐教。
答:根据题意,可知这是一道关于发明专利申请修改的问题。
法条依据是专利法实施细则第51条的规定。根据该51条的规定,发明专利申请的修改,大致分为三种类型:其一是主动修改;其二是被动修改,其三是审查员依职权修改。
主动修改被限制为两个时点,此外的时点,就不能主动修改了。被动修改:是指答复审查意见时的修改;依职权修改实指审查员可以对一些明显形式上错误主动修改。
显然,本题给出了“申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书一周内提交了修改后的申请文件”,这符合主动修改的两个时点之一(另一时点是指提出实质审查请求时),故本题是考查考生关于主动修改问题。
至于被动修改,是要受到不少的限制,具体地规定在审查指南第二部分第八章中。但作为一个原则,不论是主动修改还是被动修改,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。
值得注意的是,本题由于属于主动修改,故从程序上,审查员不能拒绝,必须“接受”该文本,但“接受”的意义仅仅在于以该修改文本作为审查基础,而不能理解为审查员当然同意这样的修改。故审查员只能用专利法、细则的相应条款来审查。
因此,我们至少考查四个选项中的哪一个违反了专利法、细则的规定。
选项A、B,没有争议,这样的修改没有超出原来记载的范围,也不存在其他问题,故应该允许;
选项C中,将权利要求的特征搬家到说明书中,只是做到的形式上的支持,这种搬家本身没有超范围,所以不能用专利法第33条来反驳;但由于说明书没有足够的实施例支持,故这样的修改审查员可以用专利法第26.4来反驳;故应该选C;这部分的考点,实际上隐藏在审查指南第二部分第二章的2.2.6中:“当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时,说明书中可以只给出一个实施例。当权利要求(尤其是独立权利要求)覆盖的保护范围较宽,其概括不能从一个实施例中找到依据时,应当给出一个以上的不同实施例,以支持要求保护的范围”。
选项D的问题与选项C类似,由于原文本中,没有金属的记载,故这样的修改是超范围的,故应该选D。
注意,题目问“那些修改不允许”,是否暗示这是一道多项选择题?
小结:对于题意中的“下列哪些修改是不允许的”的设问,不能单纯地用专利法第33条来回答,还必须考虑各种修改的性质,以及专利法、细则的其他条款。具体地说,从程序上,主动修改文本应被接受,否则,修改文本都可能不接受,直接回到修改前文本作出审查基础;实体上,如果修改直接导致范围专利法第33条,审查员先用33条就能下结论,如果不违反33条,审查员当然要进一步审查。考生特别注意的后一点,而不能认为既然不范围33条,就必须接受。
2、对于要求了多项优先权或者部分优先权专利,专利公报或者专利单行本是否有标明哪项技术方案要求了哪个优先权的标识,或者从哪里可以看出这些优先权信息?
答:审查员对待优先权,如果没有找到PX\PY等文件,则不会考虑优先权是否实质成立的问题,也就不必要区分“哪项技术方案要求了哪个优先权”,所以,我们也无法从专利公报或者专利单行本看出。如果要继续探究,可以申请复印相关审查档案,看看审查员在引用对比文件时候的分析,可能会找到相关的线索。当然,我们也可以将优先权文件与授权文本对照一下,便可知道一二。总之,没有直接的标识。
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