[实务/流程] 求助阿审有关修改超范围!!

2010-9-3 05:06
643832
最近收到很多OA都是修改超范围,刚刚感觉有了点感觉,只要说明书中找到对应文字便基本可以了。但现在的情况好像还远远不够,现在手头上便有一个实在是很头大。

说明书中记载,PCT翻译成中文A:
激励装置包括位于基座内并且联接到位于轴内的轴承上的促动器,例如有压电促动器、电磁促动器。

说明书中记载,PCT翻译成中文B:
激励装置包括促动器,例如有压电促动器、电磁促动器,该促动器位于基座内并且联接到位于轴内的轴承上。

原始权利要求:
一种加工组件,包括:
  刀具,其...;
  夹具,其...;
  激励装置,其...。

权利要求在1通中由于新颖性和创造性问题,故对激励装置进一步限定,于是修改成:
一种加工组件,包括:
  刀具,其...;
  夹具,其...;
  激励装置,其...;
  所述激励装置还包括促动器。

于是收到2通,认为修改超范围,实质原因是还需要加上“该促动器位于基座内并且联接到位于轴内的轴承上”。
本人对此很不理解,既然说明书中明确写有“激励装置包括促动器”,于是将其添加到权利要求中为什么还会修改超范围?如果照该审查员的意见还需要继续加入“该促动器位于基座内并且联接到位于轴内的轴承上”,那是不是还需要加入对有关基座和轴的说明,否则又会导致不清楚,如此推理,是不是需要将整篇说明书写进去。
更晕的是,与审查员沟通的时候,我如此质问他,他的回答是:这没办法,是说明书写得有问题!
雷到了,无语!!

于是有请教该阿审一个问题,如果一个小圆环放置在大圆环内,图1中看到的是大圆套着小圆。于是,我问如果权利要求中写道\"小圆位于大圆内\"应该允许吧?这应该是从图中直接地、毫无疑义地得出的,因为无论如何小圆没有和大圆相交、没有中大圆外面。但回答是这也不行,因为大圆和小圆之间还可能有其它之类的关系。
于是,我问,正是我不确定大圆和小圆之间的关系,所以我根据附图只是得出“小圆位于大圆内”。但结论还是,这种修改不行!!

请大家评评,是我理解不对,还是33条太可恶,还是....
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32 个回复

倒序浏览
telmey  高级会员 | 2010-9-3 17:25:29

Re:求助阿审有关修改超范围!!

这个问题嘛
我还真问过
哈哈
不同审查员会有不同看法吧

他的意见代表一种
但也不能说错
因为你的修改可以认为是一种上位的概括
即涵盖了促动器位于激励装置内所有形式的情况

但也有的审查员可能就过去了
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zcjcat  注册会员 | 2010-9-3 19:40:04

Re:求助阿审有关修改超范围!!

如果原说明书和权利要求书中只有LZ给出的记载方式,那么个人觉得审查员的意见基本符合目前通行的做法,当然也确实如LS所说,每个审查员的爱好是不同的,但是在A33风声日紧的今天,一般还是会指出的。

这个问题是这样理解的,原权利要求是的保护范围是激励装置(模糊位置的模糊装置)
说明书中的范围是(轴承上的促动器、模糊位置的其他装置)

新权利要求是(模糊位置的促动器、模糊位置的其他装置)

明显可以看出来,既不同于原权利要求,也不同于原说明书。
属于新概括出来的范围。

另外大圆套小圆,确定两者是平面关系么?有没有可能设计立体空间位置的部分?如果只是平面两者关系,那么个人觉得,应该是可以接受的修改。指南上也曾明确指出,幅图上能够明显看出的定性关系是可以接受的修改。不过还要看这两个圆的位置关系是否与其他的技术参数相互关联。
telmey  高级会员 | 2010-9-3 19:51:58

Re:求助阿审有关修改超范围!!

除非你能证明促动器位于激励装置内又且仅有唯一一种如说明书的安装方式
如果促动器可以安装在激励装置的除基座并且联接到位于轴内的轴承上的其他位置
那么阿婶说你超范围是没啥问题的

这个跟说明书附图的大圆小圆是不一样的
telmey  高级会员 | 2010-9-4 01:33:42

Re:求助阿审有关修改超范围!!

但是
也有些审查员会接受并认为不超范围
理由是原文有记载
hoho
菲儿  注册会员 | 2010-9-4 02:59:56

Re:求助阿审有关修改超范围!!

telmey wrote:
这个问题嘛
我还真问过
哈哈
不同审查员会有不同看法吧

他的意见代表一种
但也不能说错
因为你的修改可以认为是一种上位的概括
即涵盖了促动器位于激励装置内所有形式的情况

但也有的审查员可能就过去了
现在,我就感觉有必要讨论一下什么是“概括”?查了一下,很遗憾没找到专利方面对“概括”、“上位”通俗易懂的定义,因为我感觉在审查意见中将“上位”、“概括”的含义扩大化了。
例如,在说明书中,为了说明A是连接到C上的,而非连接到D上的。于是说明书的具体实施例中记载:A通过B联接到C上。如果权利要求中写成“A联接到C上”,绝对会认为修改超范围,因为囊括了可能的其它方式,也即“概括”了其它可能的连接方式,但说明书中只是公开了一种:通过B,于是修改超范围。
对此,我想问的是:说明书中明确地、文字记载了“A联接到C上”了,为什么还修改超范围?从文字记载“A通过B联接到C上”,我认为首先公众得到了信息:A是连接到C上的,连接方式是通过B。在修改权利要求是,我只要求保护:A联接到C上,我并不要求保护联接方式B。由于权利要求是记载必要技术特征的,联接方式B并不作为必要技术特征,我认为申请人可以不需要加入联接方式的。
上面的说明书写成的是:
第一种:A通过B联接到C上。
如果 写成
第二种:A例如通过B联接到C上。
第三种:A联接到C上,例如通过B。
上面都只公开了一种联接方式,是否都需要写成”A通过B联接到C上”才符合要求。

根据法理,说明书为了向公众公开本应是引导申请人写得越详细越好,而不应构成为事后对申请人行使权利的约束。

如果申请人在说明书中写道:A联接到C上。那么修改绝不会超范围,但如果为了详细说明,增加了:通过B。则修改时还被迫要加上“通过B”而进一步限定。
如果写成:A通过例如B1、B2的方式联接到C上。是不是修改时必须写成:A通过B1、B2的方式联接到C上。否则如果写成:A联接到C上?显然“概括”了B1、B2之外的其它方式。

有时就搞不明白:针对一个实施例“A通过B联接到C上”来表述“A联接到B上”这一技术方案,怎样撰写才能在修改时能顺利该成“A联接到B上”???
zcjcat  注册会员 | 2010-9-4 03:35:10

Re:求助阿审有关修改超范围!!

如果想要避免修改超范围,最好是在发明内容部分以大量的“还可以……”表述上位概念,而后使用“优选……,更优选……”表述大量下位概念。

至于LZ说的,说明书不该构成限制。事实上,任何法律行为都不可能无限制的,这种限制是为了避免申请人抢占申请日,后又通过修改添加新信息,破坏公众利益。审查员的工作,个人一向觉得并非是将案子修改至符合法律规定这么死板,而是在公众和申请人、贡献和权利之间划界限。

此案确实可以归类为上位概括的修改,因为可以将A连接到C理解为上位概括了A通过B、D、E……等方式连接到C,因此应当适用欧专大人们爱用的间接新颖性判断法。将A通过B连接到C,修改为将A连接到C,而A连接到C还包括了相对原申请有新颖性的A非通过B连接到C,因此修改超范围。

个人认为,你对“直接地、毫无疑义地得出”理解恐怕流于字面,事实上,说明书中仅记载了A通过B连接到C的方式能够解决发明要解决的技术问题,本领域技术人员根据上述记载是不能直接地、毫无疑义地知晓A还可以通过其他方式连接到C也能够解决发明要解决的技术问题。

技术方案是一个整体,在判定的时候,不是将技术特征拆分出来独立判断就可以的。
菲儿  注册会员 | 2010-9-4 06:45:31

Re:求助阿审有关修改超范围!!

zcjcat wrote:
如果想要避免修改超范围,最好是在发明内容部分以大量的“还可以……”表述上位概念,而后使用“优选……,更优选……”表述大量下位概念。

至于LZ说的,说明书不该构成限制。事实上,任何法律行为都不可能无限制的,这种限制是为了避免申请人抢占申请日,后又通过修改添加新信息,破坏公众利益。审查员的工作,个人一向觉得并非是将案子修改至符合法律规定这么死板,而是在公众和申请人、贡献和权利之间划界限。

此案确实可以归类为上位概括的修改,因为可以将A连接到C理解为上位概括了A通过B、D、E……等方式连接到C,因此应当适用欧专大人们爱用的间接新颖性判断法。将A通过B连接到C,修改为将A连接到C,而A连接到C还包括了相对原申请有新颖性的A非通过B连接到C,因此修改超范围。

个人认为,你对“直接地、毫无疑义地得出”理解恐怕流于字面,事实上,说明书中仅记载了A通过B连接到C的方式能够解决发明要解决的技术问题,本领域技术人员根据上述记载是不能直接地、毫无疑义地知晓A还可以通过其他方式连接到C也能够解决发明要解决的技术问题。

技术方案是一个整体,在判定的时候,不是将技术特征拆分出来独立判断就可以的。
那是不是,申请人在说明书中只用写:A联接到C上。
因为他的目的 只是为了表明:A是连接到C上的,而非联接到D上的,并不是为了强调联接方式的。
在这里申请人之所以写入“通过B”的方式,原意只是给出一种实施例而已,难道这反而对其不利。
菲儿  注册会员 | 2010-9-4 06:57:27

Re:求助阿审有关修改超范围!!

如果说明书在说明书中写入:A通过B联接到C上,B是铜制的。
修改时是不是在权利要求中继续写入:A通过B联接到C上,B是铜制的。
如果说明书还具体记载了该铜的具体成分等,

那又如何确定哪些部分修改时不用写入权利要求,因为照着如上所述不继续写入的话,都会存在所谓的“概括”。
所以想知道这中间的标准是怎么把握的?否则,没完没了,直至整个具体实施例全写进去了。
烦人啊  中级会员 | 2010-9-5 03:11:42

Re:求助阿审有关修改超范围!!

就说A连接到C的问题吧,如果你实施例如同权利要求一样就写到“A连接到C”,获得这样上位的同时,相当于放弃了对所有可能下位的直接保护,如果实际产品的最佳实施方式在申请时又是可以预期的,最终出现在别人的从属专利中,这个基础专利可以说相当的失败。搞的不好,因为没有足够多的实施例,连上位都没法支持。

至于修改超范围的问题,标准都是一样的,涉外抱怨多也是正常的,毕竟案子是别人写的。
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