论卷三中的对比文件1不能构成抵触申请

看来今年的考试比往年水准高。

若对比文件1不属于他人申请在先公布在后的情形，反过来说本申请相对于对比文件1则属于他人申请在先公布在后的情形。说到这里相信应该很清楚了。

这里面倒是有一个核实优先权的问题，对于这种情况印象中审查指南并无明确规定。但显然对比文件1并不一定所有的内容都曾经记载于其在先申请之中，又或者说对比文件1可以相对于在先申请可以增加内容，甚至删除内容。

此种情形之下应当核实其优先权。在下认为申请人依据22条提出的无效理由，应当举证其引用的对比文件1的内容确实已经记载于在先申请之中。

考试是考试，实务是实务。这是我去年撰写考不过的沉痛教训。

题目已经说了所有文件的资料是唯一而且真实的，应该相信优先权没问题

良心代理 wrote:
对于抵触申请的问题，我有篇论文正在发表中，还没正式出版，不方便全文给大家看，不过我可以摘录更这个问题相关的部分跟大家讨论一下：

该项规定中的专利申请的申请日均应理解为实际申请日（专利法二十条规定的申请日）、优先权日和分案申请的原案申请日中最早的一个。如果将该项规定中的专利申请的申请日仅解释为实际申请日，则很容易发生与专利法第二十九条、专利法实施细则第十条、专利法实施细则第三十三条、专利法实施细则第四十三条的冲突。
尤其值得注意的是要求外国优先权的情况。虽然在抵触申请的规定中明确标明是由他人“向国务院专利行政部门提出过申请”，但并不意味着在先申请在中国的申请文件递交日必然在在后申请的申请日之前。根据《保护工业产权巴黎公约》第四条的规定，申请人以在任何一个巴黎公约成员国的专利受理部门提出的专利申请作为优先权的基础向我国国务院专利行政部门提出专利申请的，均应将该外国专利申请的申请日（优先权日）视为其在我国专利申请的申请日。因此，对于要求外国优先权的专利申请，不管是作为考虑抵触申请对专利新颖性的影响时的在先申请还是在后申请，都应以优先权日作为该专利申请的申请日来考虑。所以， 在享有外国优先权的情况下，即使该申请（甲申请）在中国的申请日晚于他人的申请（乙申请），只要其优先权日早于他人的申请，该申请（甲申请）仍然可以作为他人申请（乙申请）的在先申请。如二者属于“同样的发明或者实用新型”，且甲申请在后来进行了公布或者授权公告，则其构成乙申请的抵触申请。相反，如果甲申请不享有外国优先权，则乙申请是甲申请的在先申请进而可能构成抵触申请。这就是专利法第二十九条第一款赋予申请人外国优先权的意义所在。

可以看出，良心代理对优先权还是很有研究的。但是，摘录的内容好象都是一些规定性的东东，很多东西都是“应该”怎样怎样。但我想问的是，为什么应该这样做？其法理是什么？只有弄清背后的法理，才能真正明白法条的含义。这样，在考试或实务中才能做到成竹在胸？当然，这已经脱离了考试所应该讨论的范畴了。

回到考试，根据审查指南第二部分第三章4.1.3对外国优先权效力的说明，对比文件1应该可以用于评价申请文件的新颖性。但是，我感觉其中有值得商榷的地方。
审查指南原话是：
“此外，在优先权期间内，他人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。”
“就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由他人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。 ”

我认为第一段话的结论是正确的，但是第二段话作为解释是不正确的。
由于有优先权的存在，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权，其原因应该是因为先申请原则，而不应该是新颖性的问题。
期望各位兄台能做进一步的指正？

至此，此帖已变为纯粹的学习讨论贴，与考试不再有任何关系。毕竟，考试应该以审查指南为准，对比文件1可以用于申请文件的新颖性但不能用于评价创造性，这一点应该是确定的了。

dahuiliang wrote:
对比文件1是否构成抵触申请？根据专利法22条二款的规定可知，应该满足4个条件：
1、他人 2、在本申请的申请日前向国知局提出 3、同样的专利申请 4在申请日以后（含申请日）公开。
以上述4条来比照对比文件1可以看出，对比文件1向国知局提出的日期是在本申请的申请日之后，因此对比文件1不是抵触申请，不构成现有技术，也就不能用于评价本申请的新颖性和创造性。

一个问题出现了：对比文件1要求了外国的优先权，那么根据平常的理解，对比文件1的优先权日应该视为对比文件1的申请日。但是该优先权日能否视为对比文件1向国知局提出申请的日期?

个人认为应该是不能的。理由如下：
      
从优先权的本意来考虑。优先权源自巴黎公约，所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。换句话说，申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位。
可以看出，优先权只是一种被动的抗辩权，当他人的申请对在后申请构成威胁时可以用于对抗他人的申请。例如：可以利用优先权对抗他人的申请对在后申请的新颖性和创造性的评价，或者利用优先权帮助在后申请对抗他人的先申请。

结合到卷三中，如果利用申请文件去评价对比文件1的新颖性、创造性时，应该以对比文件1的外国优先权日为时间界限。但是，如果用对比文件1去评价申请文件的新颖性、创造性时，还能以优先全日作为对比文件1向国知局提出申请的日期吗？（是否应该以对比文件1的公开日作为评价其他申请文件的新颖性、创造性的时间界限呢！）当采用对比文件1去评价其他申请的新颖性、创造性时，不应该将对比文件1的优先全日视为其在中国的申请日。在这种情况下，对比文件1在中国的申请日应该是其实际申请日。

说句题外话：即使采用对比文件1去无效申请文件，也应该是利用对比文件1的优先权，以法第九条的先申请为无效理由，而不应该从抵触申请的角度证明申请文件没有新颖性。

欢迎拍砖！

除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。

dahuiliang wrote:
可以看出，良心代理对优先权还是很有研究的。但是，摘录的内容好象都是一些规定性的东东，很多东西都是“应该”怎样怎样。但我想问的是，为什么应该这样做？其法理是什么？只有弄清背后的法理，才能真正明白法条的含义。这样，在考试或实务中才能做到成竹在胸？当然，这已经脱离了考试所应该讨论的范畴了。

回到考试，根据审查指南第二部分第三章4.1.3对外国优先权效力的说明，对比文件1应该可以用于评价申请文件的新颖性。但是，我感觉其中有值得商榷的地方。
审查指南原话是：
“此外，在优先权期间内，他人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。”
“就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由他人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。 ”

我认为第一段话的结论是正确的，但是第二段话作为解释是不正确的。
由于有优先权的存在，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权，其原因应该是因为先申请原则，而不应该是新颖性的问题。
期望各位兄台能做进一步的指正？

呵呵，这位老兄把案的问题看偏了奥，俺虽然说的主要是优先权，但是目的是抵触申请啊，说的是优先权与抵触申请的规定之间的衔接问题，就是从法理方面讲的，所以采用应该如何，不是规定，因为还没有官方的规定，呵呵。
不知道这位老兄把问题的指向调整到对于抵触申请的说明上以后，是否能跟俺有点共鸣呢？呵呵：）

优先权问题本质上不是新颖性问题，而是涉及先申请原则。但是既然专利法已经把它放在新颖性的要件规定里面了，那么我就可以拿它来衡量新颖性。

dahuiliang wrote:

回到考试，根据审查指南第二部分第三章4.1.3对外国优先权效力的说明，对比文件1应该可以用于评价申请文件的新颖性。但是，我感觉其中有值得商榷的地方。
审查指南原话是：
“此外，在优先权期间内，他人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。”
“就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由他人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。 ”

我认为第一段话的结论是正确的，但是第二段话作为解释是不正确的。
由于有优先权的存在，他人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权，其原因应该是因为先申请原则，而不应该是新颖性的问题。
期望各位兄台能做进一步的指正？

严重同意该观点，一直以来我就认为指南中的这第二段话中的“因失去新颖性而不能被授予专利权”有问题，应该是因法九条而不能被授予专利权。
因此，回到抵触申请的问题上，应该是以向中国专利局提出申请的日子而不是优先权日作为判断在先申请是否是抵触申请的日期。

１、优先权主要是用来判定，享有优先权申请新颖性和创造性的时间界定日为优先权日．
2、对于其他申请文件的新颖性和创造性的判定，还是依据专利法第２２条规定．
3、楼上的各位，是不是想的太多了？？？？

良心代理 wrote:
...... 在享有外国优先权的情况下，即使该申请（甲申请）在中国的申请日晚于他人的申请（乙申请），只要其优先权日早于他人的申请，该申请（甲申请）仍然可以作为他人申请（乙申请）的在先申请。
如二者属于“同样的发明或者实用新型”，且甲申请在后来进行了公布或者授权公告，则其构成乙申请的抵触申请。相反，如果甲申请不享有外国优先权，则乙申请是甲申请的在先申请进而可能构成抵触申请。这就是专利法第二十九条第一款赋予申请人外国优先权的意义所在。

这里引用的第一段我完全同意你的观点，因为我也是这样认为的。可是，我一直有个疑问就是：在考虑甲申请能否作为乙申请的抵触申请时，是应该以甲申请的实际申请日作为“在先先提出”的时间界限呢，还是应该以甲申请的优先权日作为“在先提出”的时间界限呢?

我的观点是：应该以甲申请的实际申请日作为“在先提出”的时间界限，而不应该以甲申请的优先权日作为“在先提出”的时间界限。
如果以甲申请的实际申请日作为“在先提出”的时间界限，则很可能甲申请不会构成乙申请的抵触申请，而不能用于评价乙申请的新颖性。

但是，如二者属于“同样的发明或者实用新型”，且甲申请在后来进行了公布或者授权公告，则可以先申请原则驳回或无效掉乙申请。这才是专利法第二十九条第一款赋予申请人外国优先权的意义所在。