[涉外/PCT] 美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

2009-11-19 22:40
1158537
caspase  注册会员 | 2009-12-6 18:58:08

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

同意。一般rce情况下我周围的律师都会修改要求,否则就会打电话沟通一下了。
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海边  新手上路 | 2009-12-7 01:03:03

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

message wrote:
能做什么就尽量做喽,不行就放弃呗。
有的时候感觉审查员内心感到申请案是非显而易知,对他来说不是要不要驳回,而是如何驳回的问题。有一次审查员在second non-final的时候找了一个和上次驳回使用引证案更与本案不相关的less powerful的材料又将本案驳回,真是让人感到非常棘手。
有同感。申请的一件美国专利,审查员只找到一篇差异很大的对比文件,用下列语句驳回独立权利:
“Claims 1,xx and xx : xxx discloses ...(共48词,描述相同特征)
xxx does not disclose ...(共190词,本专利独立权利的新特征). It would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to arrange the parts as necessary because rearrangement of parts is considered an obvious matter of design choice. (see In re Kuhle,  526 F.2d 553, 188 UAPQ 7 (CCPA 1975) (the particular placement of a contact in a conductivity measuring device was held to be an obvious matter of design choice.) in the present case, one of ordinary skill in the art could clearly arrange the prior art as desired to achieve the claimed limitation and not depart from the scope of the prior art. ”
此专利在中国一年前就被授权,并且被业界极看好。依据此专利在中国的经历,如果审查员只找到上面的对比文件,早就授权了。
一度失望和愤懑,但看过上面诸位的分享,发现有这么多相同经历的人,压力减少了很多。谢谢各位的分享。
如果按上面提到的那样,审查员都是讲道理的就好办了。上面有网友提到,权利项不做任何修改,答辩也能成功,审查员继续找对比文件和新的驳回理由,但是,这样的情况很常见吗?会不会因为指出审查员意见的错误,审查员更不高兴了,直接就final了?
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远航  注册会员 | 2009-12-7 16:16:41

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

答楼上的问题:权利项不做任何修改,答辩也能成功,审查员继续找对比文件和新的驳回理由,但是,这样的情况很常见吗?会不会因为指出审查员意见的错误,审查员更不高兴了,直接就final了?

哈哈,只听到过传说美国领事馆给中国人签证时要看领事官的心情,不知道专利审查员发OA时也可以按心情办事。

原因是这样的,审查员有MPEP的约束,MPEP规定了权利项不做任何修改,成功答辩以后,审查员继续找对比文件和新的驳回理由(new ground of rejection, which is different from the previous ground of rejection)的下一次OA必须是non-final。如果审查员给了final,那是他的错误,申请人有权要求撤回该OA的finality(即把final改成non-final,通常可以通过电话沟通)。

权利项不做任何修改,答辩成功,这样的情况不多,但也算是常见的情况。
海边  新手上路 | 2009-12-8 07:49:23

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

谢谢楼上的回答。
一开始接到美国一审,还真以为碰到了一个对中国人怀有极大偏见并且蛮不讲理的审查员,心想坏了,只怪自己运气太差。又怪自己在专利中表达了太多如“自从高层建筑问世以来一百多年来,几百万建筑师一直没有解决这个问题”之类的话,原来只想引起审查员注意“长期渴望解决的需求、他人的失败”的事实,但是不料可能引起了审查员的反感。
本人不当心有充分的理由反驳,做到事实的答辩成功。但是,请教远航兄,谁是这场答辩是否成功的裁判呢,是审查员吗?如果答辩的裁判同时又是答辩的对手,一般来说,会让人担心,答辩成功的判断会公正吗?
网上查到类似经历
http://news.jc001.cn/detail/349759.html
请教:为什么美国人一审的时候要采取这种“明显就是刁难”的做法?
远航  注册会员 | 2009-12-8 15:18:41

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

为什么美国人一审的时候要采取这种“明显就是刁难”的做法?

也许是政策使然?宁可错杀一千,也不放过一个。可想而知,经过这样过五关斩六将千辛万苦的来的美国专利,含金量不会低。另一个事实是在美国专利被无效的很少。

申请人对non-final OA的答辩,是不是有说服力确实是由审查员说了算的。如果审查员认为没有说服力,他/她就会发final OA,不需要经过上级批准(实习审查员可能需要让导师过目)。当然这里就会有审查员素质的因素在里面。

面对final OA,申请人如果认为审查员有错,可以在两个月之内递交request for reconsideration,再次申辩。审查员看了以后,会发advisory action,告诉申请人rejection是不是撤销。如果审查员维持原判,申请人可递交notice of appeal,同时递交pre-appeal brief conference for review。这时审查员和审查员的两位同事要在一起review,然后告知申请人rejection是否撤销。如果这三个人的review维持原判,则申请人可以递交appeal brief,让appeal board决定。

如果觉得这么一仗仗打下去太艰难,那么可以做一下两件事:

1.在递交response to non-final OA前,请一个熟悉美国专利事务的律师审核argument,确认里面的意思和表达方式没有错误,
2.在递交了response to non-final OA后,请求审查员给一个电话沟通的机会,然后根据电话会议的情况再决定是不是要修改权利要求。
海边  新手上路 | 2009-12-8 23:10:12

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

谢谢远航兄的详细解答,心中有底了,受益匪浅。
donglouchun  注册会员 | 2009-12-12 19:23:59

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

1。有关创造性,有时发明人的‘宣誓书’ 有效, 可提供试验结果或对现有技术作评论,强调进步性。同样内容,通常比代理人的解释有效果,特别是,化学,材料,生物,或者是新技术。

2。对于以中国在先申请为基础的,注意英文翻译质量,多次OA,许多是审查员没能正确理解发明。如需要,可根据在先申请(中文说明书)修改译文。

3。对于复杂的发明,为使审查员理解发明和现有技术,可使用对比图表等,有时比文字有效。
wang423ster  注册会员 | 2009-12-28 19:12:25

Re:美国专利申请真难!能否分享一下您的心得?

与大家分享一下,我们的一件美国专利选择继续申请后答复了一次审查意见即便获得授权证书
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