[实务/流程] 如何答复审查员?

2007-12-11 17:30
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我们的权利要求中包括A模块和B模块,审查员检索到对比文件,其中公开了A模块,并且审查员称该对比文件中“隐含”公开了B模块(对比文件中对其只字未提),这样我们专利就没有创造性了
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10 个回复

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浆糊  高级会员 | 2007-12-11 18:54:24

Re:如何答复审查员?

什么叫做隐含,如果确实是将现有的一个模块分为本申请中的两个模块的话,而且又没有取得意想不到的技术效果时,还是同意审查员的观点为好.

个人觉得审查员在技术方案的理解上,不大可能出现很大的偏差,所以可以跟发明进行沟通,提取其它技术特征,以克服该缺陷.[s:4]
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北溟之鲲  专利代理人 | 2007-12-11 22:04:36

Re:如何答复审查员?

审查指南规定:“对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。”由此可见,审查员引用隐含的技术内容是可以的,但前提是,该技术内容可以“直接地、毫无疑义地确定。
具体到计算机技术领域,模块一般是虚拟的,所谓模块是把实现某功能的过程虚化成一个模块,没有实体。如果对比文件虽然未给出该模块的名称,但公开了该B模块所实现的全部功能,那么审查员说“隐含”的公开了B模块,还是有说服力的;如果没有公开该B模块可以实现的全部功能,说“隐含”的公开了B模块就有些勉强,还有争辩的余地。
footbill  注册会员 | 2007-12-12 19:54:20

Re:如何答复审查员?

谢谢北溟之鲲。
其实,对比文件只是在“背景技术”中提了一句与我们发明相似的装置包含A模块(对比文件的主题是一种方法,该方法需要借助于A模块来实现,仅此而已),而审查员恰恰就抓住了这一点。
darkcurrent  注册会员 | 2007-12-12 20:21:42

Re:如何答复审查员?

个人觉得是不是还要看一下对比文件中的方法,是不是实现了本发明的A+B模块的功能
因为按审指九章5.2对程序类的规定,如果对比文件中的方法有与模块A的功能和模块B的功能相对应的步骤,可以认为公开了相应模块,因为本发明中的模块A和B也可以理解为只是对相应步骤的功能模块化
相反,如果对比文件中的方法没有公开模块A+B的功能,而可能只是与本发明中的A名称相同,这时就不能理解为公开了

个人理解,敬请指正
whiteice  中级会员 | 2007-12-12 20:24:10

Re:如何答复审查员?

footbill wrote:
我们的权利要求中包括A模块和B模块,审查员检索到对比文件,其中公开了A模块,并且审查员称该对比文件中“隐含”公开了B模块(对比文件中对其只字未提),这样我们专利就没有创造性了
这个答复不是很简单的事情吗?
答复意见指出对比文件并没有公开B模块,不属于隐含公开的内容。没有给出权利要求的技术方案中同时包含AB模块的启示,也不属于本领域技术人员所容易想到的,因此权利要求的技术方案相对于对比文件具有突出的实质性特点和显著的进步,具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
darkcurrent  注册会员 | 2007-12-12 20:27:17

Re:如何答复审查员?

请问楼上,为什么不属于隐含公开,为什么没有给出启示?
你是要在意见陈述里论证这一点呢,还是打算就这么说说,也不给出任何理由
jewelbamboo  注册会员 | 2007-12-12 21:56:16

Re:如何答复审查员?

首先,我对审查员笼统地指出公开或隐含公开这一做法不太同意,对于“公开”而言,需要有相应的对比文件作为证据来支持,那么对于“隐含公开”而言,同样需要有相应的证据予以支持,至少,审查员应该给出如何从现有技术就能够毫无疑义的确定哪些所谓隐含公开的特征,以便支持其结论。
但现在的审查意见中,审查员大多不会对如何隐含公开加以论述,而答复时代理人相对又处于弱势地位,因此只能硬着头皮去答,在这里,提供两种答复思路:
1、可以找一下是否还有审查员未曾评价的技术特征。在审查意见中,审查员大多会在评价独立权利要求的最后下一结论:对比文件以及现有技术已经公开或隐含公开本发明权利要求1的所有技术特征;此时,不要轻易认可审查员的这一观点,可以仔细分析一下在独立权利要求中是否还有审查员未曾评价的技术特征,在分析时要做到认真、全面:认真是指对于各个特征均要分析,对于任何一个特征都不要轻易的认为其是现有技术,要仔细分析该特征在本发明中所起的作用、该特征与其他特征的联系,判断该特征以及与该特征关联的特征是否已经被公开;全面指的是对权利要求中的各类型的特征均要进行分析,尤其需要注意的是,不要遗漏装置中有关连接关系的技术特征。
此外,上述寻找是否还有未曾评价的技术特征的范围并不局限于独立权利要求,还可以从从属权利要求以及说明书中寻找该特征,寻找的原则是:将寻找出的特征添加到独立权利中后,不会使其范围损失过大;
2、从隐含公开的特征入手:此时,需要结合所述隐含公开的特征在本发明权利要求中所起的作用、与其他特征之间的联系,论述该特征与审查员所认为的隐含公开的特征并不是一个特征,并以此为突破口进行答复。
最后,在当前的审查意见中,经常出现审查员使用“隐含公开”、“公知常识”来评价创造性的情况,如果审查员不就如何隐含公开进行说明,不就公知常识进行举证,则会造成审查员权利的滥用,并使得代理人对其审查意见无从答复,使得一些本无创造性问题的专利申请无法得到授权,这无疑对专利审查以及代理来说是有害的。
jewelbamboo  注册会员 | 2007-12-12 22:07:30

Re:如何答复审查员?

另外,答复时的措辞、重点也是很重要的。
footbill  注册会员 | 2007-12-13 18:30:39

Re:如何答复审查员?

非常感谢大家!
谢谢jewelbamboo!
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