专利法实施细则修改征求意见稿第20条规定,专利许可合同不登记的,不得对抗善意第三人。
我有如下疑惑:
1、当今企业间进行专利许可很少涉及单一专利的许可,多数是专利池打包交叉许可,当中涉及成百上千件专利,甚至很多情况下,只是在许可合同中泛泛地规定被许可方可以在特定技术领域使用许可方的全部专利。如此一来,许可标的专利都是在不断变化,无法给出确定的专利许可list,如何进行登记?如果不登记就不能对抗善意第三人,是否有失公平?
2、假设A是patentee,B是A的exclusive licensee,但是A和B的许可合同未登记。后A在隐瞒其已将专利授予B exclusive license的情况下将该专利转让给C,C受让该专利后又授予D一个exclusive license。现在如果D起诉B侵犯其独占许可权,按照专利法实施细则修改稿20条的规定,未登记不能对抗善意第三人,则B只能乖乖地赔偿D,然后再去起诉A?如果D与C之间的许可合同同样未登记,那么D还能否起诉B并获得法院支持?善意第三人是相对的,B对D而言是善意第三人,D对B而言也是善意第三人,这种情况下会不会造成混乱?
3、对专利局这样规定的意图不是很了解。究竟是出于权利变动公示公信力的本意作出如此规定,还是为了更好地掌握专利许可、专利交易的具体情况从而掌握数据的目的作出如此规定?从现行各国(地区)专利法来看,日本专利法和中国台湾专利法有类似的规定,美国专利法261条英文原文不是很明确是否对专利许可作出了必须登记的规定,而中国专利法的老东家德国专利法中没有类似规定。
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eterne  专利工程师/助理 | 2008-11-21 22:12:39

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

cognac wrote:
专利法实施细则修改征求意见稿第20条规定,专利许可合同不登记的,不得对抗善意第三人。
我有如下疑惑:
1、当今企业间进行专利许可很少涉及单一专利的许可,多数是专利池打包交叉许可,当中涉及成百上千件专利,甚至很多情况下,只是在许可合同中泛泛地规定被许可方可以在特定技术领域使用许可方的全部专利。如此一来,许可标的专利都是在不断变化,无法给出确定的专利许可list,如何进行登记?如果不登记就不能对抗善意第三人,是否有失公平?
2、假设A是patentee,B是A的exclusive licensee,但是A和B的许可合同未登记。后A在隐瞒其已将专利授予B exclusive license的情况下将该专利转让给C,C受让该专利后又授予D一个exclusive license。现在如果D起诉B侵犯其独占许可权,按照专利法实施细则修改稿20条的规定,未登记不能对抗善意第三人,则B只能乖乖地赔偿D,然后再去起诉A?如果D与C之间的许可合同同样未登记,那么D还能否起诉B并获得法院支持?善意第三人是相对的,B对D而言是善意第三人,D对B而言也是善意第三人,这种情况下会不会造成混乱?
3、对专利局这样规定的意图不是很了解。究竟是出于权利变动公示公信力的本意作出如此规定,还是为了更好地掌握专利许可、专利交易的具体情况从而掌握数据的目的作出如此规定?从现行各国(地区)专利法来看,日本专利法和中国台湾专利法有类似的规定,美国专利法261条英文原文不是很明确是否对专利许可作出了必须登记的规定,而中国专利法的老东家德国专利法中没有类似规定。
一起讨论,

关于1,即使是在许可合同中泛泛地规定被许可方可以在特定技术领域使用许可方的全部专利。专利许可的list也是可以清楚界定的,就算许可方有1M件专利,全部许可,这个list也是清楚的,将这1M的专利许可全部登记,

至于随后的增加或减少,每增加一次或减少一次,做一次登记即可。

不能说变化的就是不确定的。

关于2的第一种情况,那B被D诉,就再诉A呗,法院应与支持,只不过你不登记已过错在先,至少也是有部分过错,怪不得别人。

至于第二种情况,既然大家都不登记,就都不得对抗善意第三人,法院谁也不支持,自行协商吧。大家都有过错。

关于3,个人认为是权利变动公示,这种无形资产的变动,只有通过公告告知公众。
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cognac  专利工程师/助理 | 2008-11-21 22:40:50

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

to 楼上:
谢谢解答!还有些疑惑:
1、如果成百上千件专利都要登记,这会给企业带来太大的负担,而且如果重复许可的情况下都去登记了,专利局能够确保审查清楚之前是否已经有同样的专利许可在专利局登记了吗?如果专利局没有审查清楚,那么之后两个都登记的被许可人如果因专利权人重复许可而发生纠纷,专利局是否需要承担行政不作为的责任?
2、现在没有明确规定被许可人是否有权进行登记,还是只能由专利权人去登记。如果只能由专利权人登记的话,B就没有过错了。
3、企业间专利许可,尤其是交叉许可涉及大量企业秘密,将这些企业秘密在专利局登记又被公示,是否不妥?
colinmentor  高级会员 | 2008-11-21 22:55:28

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

不仅仅是专利吧?软件使用问题也很突出.

因为专利法更新及时提出问题没错,但作为IP还要协同.
JH001  高级会员 | 2008-11-21 23:01:22

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

\"专利法实施细则修改征求意见稿第20条规定,专利许可合同不登记的,不得对抗善意第三人。\"

关键是对这条的理解。它不是说“许可必须登记”,只是“不得对抗善意第三人”而已。

按我的理解,这个“不得”只涉及到被许可方,即“被许可方不能以存在许可来对抗善意第三人”,不论是独占许可还是唯一许可都不能对抗善意第三人。
eterne  专利工程师/助理 | 2008-11-21 23:06:22

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

cognac wrote:
to 楼上:
谢谢解答!还有些疑惑:
1、如果成百上千件专利都要登记,这会给企业带来太大的负担,而且如果重复许可的情况下都去登记了,专利局能够确保审查清楚之前是否已经有同样的专利许可在专利局登记了吗?如果专利局没有审查清楚,那么之后两个都登记的被许可人如果因专利权人重复许可而发生纠纷,专利局是否需要承担行政不作为的责任?
2、现在没有明确规定被许可人是否有权进行登记,还是只能由专利权人去登记。如果只能由专利权人登记的话,B就没有过错了。
3、企业间专利许可,尤其是交叉许可涉及大量企业秘密,将这些企业秘密在专利局登记又被公示,是否不妥?
纯属讨论,

企业负担不负担不清楚,既然企业肯花钱申请那么多专利,就应该知道其花费,嫌麻烦可以找代理,现在分工这么明确,

关于重复许可,当初签协议时不查清楚,不能怪专利局啊,
重婚罪也不能怪民政局?结婚连对方是不是单身都不清楚

办登只要当事人就行,受让人或让与人都可,B不去办登,自己承担过失吧。

商业秘密是不公告的,公告的内容审查指南上有说明。
George  中级会员 | 2008-11-21 23:21:30

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

有些糊涂,让你备案你不去,还嫌以后可能的麻烦?

备案时,果汁局不收费

商标局每个许可备案收1000元,有的企业光许可备案官费就得交几万几十万
cognac  专利工程师/助理 | 2008-11-23 04:40:58

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

eterne wrote:
纯属讨论,

企业负担不负担不清楚,既然企业肯花钱申请那么多专利,就应该知道其花费,嫌麻烦可以找代理,现在分工这么明确,

关于重复许可,当初签协议时不查清楚,不能怪专利局啊,
重婚罪也不能怪民政局?结婚连对方是不是单身都不清楚

办登只要当事人就行,受让人或让与人都可,B不去办登,自己承担过失吧。

商业秘密是不公告的,公告的内容审查指南上有说明。
可是两家企业间就某些专利存在许可关系,这件事本身可能就属于企业商业秘密。如果连签订许可协议主体是谁都可以不公告,那么还能公告什么信息那?
cognac  专利工程师/助理 | 2008-11-23 04:43:06

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

另外关于重复许可的问题,如果许可方有意隐瞒,那么被许可方又如何可能查清楚许可方到底是不是在重复许可呢?
eterne  专利工程师/助理 | 2008-11-24 17:23:21

Re:从实施细则最新修改征求意见稿第20条,探讨专利许可登记的法律问题

cognac wrote:
可是两家企业间就某些专利存在许可关系,这件事本身可能就属于企业商业秘密。如果连签订许可协议主体是谁都可以不公告,那么还能公告什么信息那?
公告哪些信息,见审查指南第467页。
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