本贴终止 专利实务经验集

这个好啊，最好加一点，就是在做专利代理时遇到的困难，以及如何解决。（例如答复审查意见之类的）

根据一个老师的说法，作八股文，是新手最好的上路方法。

朋友们，我不是专利代理人，但我在一单位负责专利管理工作，就我工作中遇到的专利申请失误与大家分享。在2003年我们委托代理公司申请一件一个化合物的制备方法专利，权利要求中的起始原料是一通式化合物，有一个取代基被限定为去离基团，去离基团进一步限定为卤素、苯磺酸、甲磺酸。出于保密，在说明书的实施例中没有取代基为苯磺酸的例子，但在说明书描述部分也没有提到苯磺酸为取代基。在专利实审通知书下达后，专利代理人和发明人均没有核对公开文件，在审查一审意见下来后，才发现出了这种权利要求得不到说明书支持的问题，但此时已不能主动修改，只能按审查员的意见改修，删除取代基为苯磺酸的限定，取代基只能限定为卤素和甲磺酸，缩小了保护范围，而且无法补救。而我们实际采用的工艺的起始原料取代基正是苯磺酸。结果，由于保护范围的缩小，真正需要保护的却没能保护。如果专利理人能在实审通知书下达时认真看一遍公开文件（权利要求和说明书），即时发现问题，主动修改，将权利要求的苯磺酸补入说明书中描述部分（没有超过权利要求和说明书有记载的范围，就不会出现权利缩小的问题。
通过这个例子，我体会到2点：
　1、在写专利时真正有用的方案（最佳方案）最好写入实施例，同时多写实施例
，但反应条件应不是最佳的，以迷惑别人，同时也使自己的方案得到保护。
　2、专利代理人应注重实审通知书下达时的主动修改，通过此次修改可以弥补首次提交申请文件的缺陷。
　以上只是我个的初浅想法和体会。

不要严格划分什么与现有技术共用的技术特征和区别特征，并且在主权项中尽量塞入一些不会缩小保护范围的废话，给无效增加难度，

我在实务工作中撰写权利要求时，由于多项不能引多项的限制，故有时会出现几条权利要求除了引用不同的在先权利要求之外，其内容是完全一样的，由于客户不懂这个规定，他很容易看到几条完全一样的权利要求，他有可能认为你的工作不仔细，造成重复引用，即使向他解释的话也是半信半疑的。因此，除非客户能理解明白，要不然尽量避免多项引用的情况，免得客户对我们的工作态度造成怀疑。

答复审查意见只要认真对待其实也不是特别难，但一定要认真分析审查员提供的对比文件，我第一次答复审查意见时，看了审查员提供的对比文件及意见陈述也觉得他说的很有道理，根本无从下手，我的主管问我“对比文件和我们的申请完全一样吗？”我说不完全一样，他说“那就可以写了。”，后经认真分析找出了不同点，才完成第一份审查意见陈述，后来申请也授权了。之后我在答复审查意见时都将对比文件与申请文件认真对比，并列出简单的表格，将相同技术特与区别技术特征都列出，及每一技术特征所达到的技术效果也列出(特别是区别或审查员所述的等同特征)，对比后很快就能找到一些说服审查员的点，同时在陈述意见时一定要让审查员看了觉得你说的是客观事实，不是主观想法。

再说一个医药应用方法类申请由于公开不充分被驳回的例子。

某研究所设计了一个老年痴呆药物筛选模型，找到了一个对老年痴呆有用的物质，经分析，发现是一个已知物质，但从来没有相关报导说该物质对老年痴呆有效。研究所立即申请了专利，结果实审意见认为仅有该模型并不能认为该物质对老年痴呆有效，只有至少经过动物实验或者人体实验，才可以说明对老年痴呆有效。因此该申请属于公开不充分。这种公开不充分是无法补救的，结果一个非常有前途的应用专利申请被驳回了。

体会：化学类，尤其是医药类专利一定要注意申请时机和公开充分的问题，并非一有苗头就可以申请专利，一定要注意充分做充分的实验，提供足够的数据证实，保证充分公开与实用性，否则一旦公开不充分或者无法实施，是无法补救的。

发错了地方，烦tanjie删除。

awwa wrote:
根据一个老师的说法，作八股文，是新手最好的上路方法。

我虽然即将接触这一行，但是看大家写的东西，里面的权利之类的词，弄得我晕头转向。真担心自己做不来
一开始做八股文真的可以吗？

在第一次接到发明人的交底资料时，可以说根本不了解专利代理是什么性质的工作，代理人让我给发明人回信，我看了资料后通过EMAIL干巴巴甩出几句话：“所限定的温度范围不具有新颖性”“缺乏实施例”，（仿佛老师批改学生作业一样），幸亏被代理人及时阻止了。这才知道作为代理人或是写手，都应充分与发明人交流，以后也逐渐体会到与客户交流的重要性。做代理人除了所写的东西让专业人士明白，更重要的是充分了解发明的内容，理解发明人的观点，然后以浅显易懂的方式向对方作说明。