无效中“合并式修改”的基本依据是什么？

不同意刘掌柜的说法，
“合并”指的是两个相互之间没有引用关系的从属权利要求之间的组合，和之间有从属关系的组合是不同的！
本人现感觉比较赞同patentchina的解释，对海天达专利顾问的敬业精神表示敬佩！
个人觉得合并这种修改方式会随着我们专利工作的发展而取消的。

首先回复：wujuan010 ，我所说的保护范围扩大和你的理解不一样，如果就单个技术方案的内容进行比较，保护范围当然是缩小了，但现在的问题是相比于原权利要求书，合并以后增加了新的技术方案，原来保护的是A、B、C三个方案，且A〉B，A〉C，现在你除了要求保护前面三种，还要求保护B+C，这样就扩大了保护范围。当然如果A成立的话，是否合并保护范围不受影响，都是A，问题就在于A不成立的时候，之前撰写时是否合并，保护的范围就明显要受到影响。

    很感谢这么多朋友跟帖，我也看了很多朋友的解释和讨论，其实我发帖的初衷是想知道“是基于一种什么样的立法背景或国情下导致了审查指南对不合理地合并式修改的认可”，换句话说，我的前提是“已经承认合并式修改是超范围的，是不合理的”。但我发现跟帖的除了“patentchina”对我的问题作了正面回应，其余的大部分都在围绕“合并式修改究竟是否超范围”而展开讨论，我想也就这个问题说说我的看法，我为什么坚持认为“合并式修改超范围 ”。

    在我看来是否超范围，关键是要理解这个“范围”一词的含义，否则就会像朋友wujuan010那样来质问我，也会像朋友dormancy所给出的理由：“该技术方案实质上是对原权利要求1的进一步限定,因此修改后的权利要求并不超出原有保护范围”。因为楼上很多朋友对“范围”的理解都是定位在“权利要求1的保护范围”，但是我认为此处的“范围”应当理解为“权利要求书所限定的技术方案的范围”（简称“前者”），而非是“每个技术方案（尤其是独立权利要求）的内容所限定的技术特征的范围”（简称“后者”）。当然这两个“范围”有很多共通或是联系之处，但这两个范围也有很大的不同。前者是技术方案的集合，该集合的元素是技术方案，所以范围是限定的，有多少个权利要求就有多少个技术方案；而后者是技术特征的集合，该集合的元素是技术主题项下的各种技术特征，由于权利要求多半是以开放式的形式撰写，所以后者的元素一般是无限的，该集合也是一个无边界的集合，因为理论上对每一个发明都可无穷尽地去发掘其潜在的技术特征。据此，如果把修改（限于无效中的修改）不得超“范围”中的“范围”理解为后者，自然就会得出合并式修改没有超范围的结论。相反，如果理解为前者，就会得出相反的结论。因为在审查指南中规定的无效中修改权利要求书的具体方式一般限于“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。删除的方式实质上都是在减少技术方案集合中的元素，唯独合并实际上增加了技术方案集合中的元素，所以超范围了。

    可能有些人会质疑，既然如此规定，为什么“范围”一词还非得按我所述的“前者”的理解呢？我的理由如下：

    第一，如果“范围”理解为后者，那么这意味着凡是权利要求1可以囊括的、且说明书提到的技术特征全都可以通过修改融进去，因为这种修改是不超范围的，是符合专利法与实施细则规定的，这样的话，审查指南所作出的无效中限于修改权利要求的规定就是与法律法规相冲突的；这明显与法律的初衷背道而驰，这种情况下，权利要求书也没有存在的必要了；

    第二，即使把说明书的内容搁置一旁暂且不论，仅就权利要求书而言，如果“范围”仍然理解为后者，那么是不是说权利要求书中从属权利要求里的个别技术特征也可以单独添加到独立权利要求中呢？因为这种合并，也没有超“范围”阿？很明显，这样的话无形当中把对技术方案的保护分解成了对技术特征的保护，这与专利法的精神也是相违背的。

    可能有些朋友还会反驳，认为我这种假设是不成立的，因为审查指南就是明确规定了权利要求的修改只限于技术方案的合并，而不涉及从属或说明书中的技术特征的合并。我估计这位朋友可能让我给绕晕了，因为我们现在讨论就是“合并式修改”存在的法理基础是什么，不能用结果来证明原因的合理性。

     这就是无效中修改的特殊性，这与审查过程中的修改是有很大差别的。因此，我完全可以接受“合并式修改”的安排是考虑特殊国情下的权宜之策，但是我不能接受“合并式修改”本身就是符合逻辑和理性精神的。说了那么多废话，可能会让很多人不习惯，不就是一个小问题么，值得这么连篇累牍么？但英美法治下的法官之所以专业、崇高和让人心生景仰，就在于他们在判例中能对法律、法规中每一个有歧义的词作出最精准的解释以昭示后来的判例，我虽然成就不了他们的道路，但我尊重他们严谨的态度和精神！

首先对你的态度和精神表示钦佩和尊重

美国著名法官霍尔姆曾经说的一句话不知道会不会能让你从另外的一个角度来看待这个问题：
法律的生命不在于逻辑而在于经验

回楼上：这篇帖子的目的正是“在逻辑（法理）解释不通的情形下，对个案中具体经验、情形的一种探究”，与你的话并不矛盾。顺便插句嘴，学界对该联邦最高院法官（oliver Wendell Holmes）一般中译为“霍姆斯”，而非“霍尔姆”。大多数人将霍姆斯法官视为“实用主义法学”的创始人，所以其名言自然会带有学术倾向性。

法理和逻辑本身就是在无数“经验、个案”中提升出来的，每一个刚跨进法学大门的法律人（甚至是已经工作了N年的法律人），可能都不得不从逻辑开始演绎，而不是从经验开始归纳，这也是大陆法系国家的特点所在。在我看来霍姆斯法官笔下的“法律的生命”是指“法律的活力”，即法律不能拘泥于逻辑，但脱离“逻辑”的“经验”，那充其量也是无本之木，最多也只能是霍姆斯这种生活在英美法系国家的智慧老人所享有的一种特权。

与其偶尔引用一句可能自己并非完全明白的经典语录，不如实际分析一个现实存在的活生生的法律问题，这似乎更是对“经典”的践行和秉持……

楼上说得很好

那我就具体问题说说自己的意见，不当之处还请批评指正

        首先，从整个法律体系的建立的过程来看，大陆法系和英美法系就有着天然的不同，当然，这与当时的历史背景、人文环境和文化传承都有着密切的联系。法国人更崇尚逻辑，首先要建立起一套理论，然后用理论去指导实践，并希望能用完善的理论解释实践中的各种情况。英国人崇尚实际，从实际的情况中总结理论，如果实际与理论不符了，那只能做是理论错了，改就是了。法国人思维缜密、逻辑严谨，当然德国人也有这样的特征，这应该也是法语和德语是如此精妙和准确的原因之一吧。大陆法系以条文立法为主，而英美法系以案例为主也是这种文化差异的体现之一。霍姆斯（的确大多翻译为霍姆斯）***官所说的这句的背景是在当时美国法律界中存在的逻辑至上、为逻辑论的情况下产生的。他的意思当然不是走向另一个极端，只是以这种方式表达他自己对于“经验”应该在法律思维中应占有一个非常重的地位的看法。当然，我承认我有一点潜意识，认为从事专利的朋友大多为学理工科出身的人，也当然的这样认为楼主。理工科的人常常会有一种寻求唯一正确答案、只有符合逻辑推理的结果才可能是正确的这样的认识，而这种思维的惯势在法律、这种社会学科之中常常是行不通的。在这样的前提下，想通过提供另外一种思考的方式来解决楼主的这个问题。显然，我的前提似乎不存在，楼主也似乎并非不懂，只是想寻求一种探讨。至于为什么会把话说得那么绝对？“矫枉”往往需要过正。
        下面来说具体到这个问题我个人的看法。如果跟一个专利从业人员说（权利要求）“超范围”，那么第一个、也几乎是唯一的一个反应就是，修改后的权利要求保护的范围超过了原权利要求请求保护的范围，范围扩大了。而楼主的意思实际上是出现了一个原权利要求书中并没有出现过的一个具体的技术方案，即使从保护范围来说是在原独立权利要求的保护范围之内。此超范围非彼超范围。既然含义是不一样的，当然就不能以彼超范围的概念来探讨此超范围应当被许可与否的问题。
        现行的法律法规并没有限制这种出现另外一个保护范围更小的技术方案的出现，相信楼主也没有异议。那么为什么会这么规定？
        权利要求是专利权人向世界昭告我要一个什么样的势力范围的声明，因此，权利要求应当是稳定的，要给世人一个明确指引。但这种指引并不意味着权利要求恒定不变、不能修改，只要能在立法之初明确地告知世人法律允许什么样的修改方式，将来可能出现什么样的新的权利要求，使得公众能够有一个明确的预期，这就叫稳定。正是因为这种预期必须是明确的、可预料的，因此，不太可能允许专利权人把说明书中的内容添加到权利要求书中去；另一方面，鉴于我国的现实情况，仅仅修改的方式限定为删除，也是有点严苛了。没什么更多的逻辑上的原因，就是一个适合于现实情况的一个立法者自认为的恰当的平衡点。当然，也可能没过几天指南改了，不允许合并修改了，也不是逻辑上除了什么错误，现实情况又变了而已。

        上述不成熟的意见仅仅为一时所想，言辞肯定不够严谨，请各位不必计较。例如，法国人建立理论也肯定是从实际而来的，只是想说明法国人和英国人不同的看重而已。

个人理解的一个在无效中允许“合并”的原因：
实审中是不允许有多项从权引用多项从权的，这样就造成了很多从权都仅引用权1，造成了权利要求书中所包含的技术方案过少，在无效过程中的修改时只能依靠删独权＋合并无相互引用关系的从权的修改才能克服不具备新颖性或创造性的问题。
本来，如果允许多项从权引用多项从权的话，在无效过程中只要有选择地进行删除式修改就可以了。
外国申请人曾问过我们，将从权都改为仅引用权1的话，无效过程中权1不具备新颖性怎么办。我们的回答当然是可以进行合并式修改。但是，从来没想过这样修改有超范围的问题，楼主的问题问得好。其实，只要向修订指南的人咨询一下就很容易知道局里的初衷，真正的原因估计也很复杂。
指南里每一句话的修订的背后都是有很多争议案例的。

“矫枉往往需要过正”这一句说得很好，要不是“抱月听琴”的这一次“过正”，也不会有我们后续的讨论和磨合。还有一句，“……是一个适合于现实情况的一个立法者自认为的恰当的平衡点”，这也正是我所关注的，因为不仅仅是在司法过程中，立法过程中也充斥着各种“利益衡平”，在我们被动的接受立法者自定的平衡点时，尤其是在中国的立法者还不能从广泛意义上代表民意，还存在既得利益集团相互争利嗜权的时候，我们似乎更应频繁地对这种“自认为”的正当性进行拷问。
对“抱月听琴”及楼上朋友细致、谦逊的回应表示谢意！

法律的从业人员当然应当对几乎所有的问题抱着一种怀疑的态度
对所有的人都应当是以人性本恶作为前提
但平心而论
就我个人的经历而言
相对于其他很多国家行政机关，国知局的行为可以说是最规范的
相对于其他很多法律法规而言，专利法其中的部门利益可以说是考虑的最少的
我们当然希望专利局能更好
但有的时候并不是所有你有所怀疑的地方都存在着利益的争夺和黑幕

PS，国家的利益不在此列，法律就是为了维护自己国民、国家的利益的，这个是正大光明、名正言顺的

用胡文辉的说法：目前国际上在无效过程中是不允许修改权利要求的，中国之所以允许一定程度上的修改，是因为目前国内专利实践不成熟（主要是权利要求撰写质量不高），因此给予申请人一定的弥补机会。将来肯定是不允许在无效过程中修改权利要求的。因此，“合并式修改”的基本依据就是“国情”吧。