修改时增加技术特征到权利要求书中会被允许么?
设定以下前提条件:
1、是在答复审查意见时所作的修改,非主动修改;
2、发现说明书中有部分技术特征可以作为从属权利要求,但在撰写时疏忽了,为了无效时有更多的应对,希望将说明书中的部分技术特征添加到权利要求书中去,但原始文本的权利要求书中没有记载该技术特征;
3、拟在权利要求书中新增的技术特征单独作为一条从属权利要求,而不是添加到已有的独立权利要求或从属权利要求中去;
4、上述拟增加到权利要求中的技术特征并不是针对审查意见所作出。

以上是我限定的四个情境条件,如果大家有兴趣也可以改变其中的一个或多个条件,看看处理结果是不是一样?例如第1条改为是在主动修改中做出,那么处理结果又会怎样?希望有高手赐教!
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4 个回复

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人贱人爱  中级会员 | 2008-9-17 21:16:02

Re:修改时在权利要求书中增加技术特征能被允许么?

答过几次这样的了,申请人答审查意见时又想另外加几个从权的,实际工作中是有可能被审查员接受的。
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我是小熊  新手上路 | 2008-9-17 21:34:15

Re:修改时在权利要求书中增加技术特征能被允许么?

1、是在答复审查意见时所作的修改,非主动修改;
如果是被动修改,且按照审查员的意见增加特征应该是可以的。不论是主动还是被动修改,如果你增加的特征是在原始文件中可以唯一确定的技术内容,比如文字记载或者附图中可以唯一确定的,且不扩大权利要求的保护范围,应该也是可以的。但如果,增加的特征是为了克服新颖性或者创造性的缺陷而进行的多个实施例的组合,这种组合在原始中没有且也不能唯一确定,即这种方案从来没有出现过,不可以。如果,申请人声称某特征是公知常识,现有技术中都是如此,但,没有记载在原始文件中,也不允许加入,因为,如果是公知常识,本领域技术人员都公知的,申请人为什么要增加,既然,增加肯定就有限定作用。所以,只要原始没有记载,即使公知常识也不允许增加到权利要求中去。包括补充背景技术到说明书中去,如果,不是根据审查员提供的最接近的现有技术进行的增加,一般也是不允许的,因为,有时候,背景技术的增加,也有可能影响到发明内容的清楚与否。
2、发现说明书中有部分技术特征可以作为从属权利要求,但在撰写时疏忽了,为了无效时有更多的应对,希望将说明书中的部分技术特征添加到权利要求书中去,但原始文本的权利要求书中没有记载该技术特征;
在主动修改时候可以增加新的从属,前提是,这些附加特征必须是原始中唯一确定的,如果是从附图中补入的话,则要确定,是否是唯一确定的(个人感觉从附图中补入内容,很困难)。

3、拟在权利要求书中新增的技术特征单独作为一条从属权利要求,而不是添加到已有的独立权利要求或从属权利要求中去;
回答同上,新增加的从属没有问题,只要有记载。
4、修改方式不符合细则51条,但不超范围且该案有授权前景,且消除了原申请中的缺陷也是可以的。
这参见指南237页,注意,这几个条件是并列的关系,应当同时满足才行。
lawenfield  注册会员 | 2008-9-18 00:46:05

Re:修改时在权利要求书中增加技术特征能被允许么?

谢谢楼上,回答的很详细,但可能楼上还没有完全理解我的意思,也可能我的表达不够清楚,我列出的那四个条件是并列关系,即满足以上四个条件所作出的修改。我再打一个形象、具体点的比方来说明我要说的问题:

    比如有一个专利,其权利要求书中有两条权利要求(独权1和从权2)。独权1中有唯一的技术特征A,从权2附加了技术特征B,说明书中公开有技术特征C。现审查员发出一审通知书,在就审查员的审查意见提出答辩的过程中,我顺带想把技术特征C作为从权3增加到权利要求书中(注意,这个修改和审查员的审查意见无关)。

    现在问题是,我认为这样增加一条从权,实际上是增加了一个技术方案,也就是给将来的无效请求增加了一次修改、抗辩的机会,这样的修改算不算超范围,这样的修改会不会被允许?

    我的想法是如果这不是针对审查意见作出的,就当然的不应当被允许,因为这种情形肯定不是为克服原申请中的缺陷作出的,不满足细则51条的规定;如果是针对审查意见作出的也不可能,因为审查员的审查意见中不可能会要求申请人增加一条从属权利要求。因此,修改时增加从属权利要求是无论如何也不应当被允许的,不知道我分析的对不对,请指教。实践中好像也有允许增加从属权利要求的。
我是小熊  新手上路 | 2008-9-18 07:28:26

Re:修改时在权利要求书中增加技术特征能被允许么?

答复一通的时候修改也就是被动修改时,新增加从权,如果,A+B+C的技术方案能从原始中唯一确定,而且,此时本案有授权前景时,是可以的,但是,如果,原始记载的方案是A+B,或者A+C,,即,从权分别限定的是两个具体实施例,修改后变成A+B+C,也就是,变成两个实施例的组合,如果这种组合出的技术方案不能从原始记载中唯一确定,则这种修改是不允许的。当然,如果,申请人忘记写A+C方案这个实施例,补入是木有问题的。
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