审查员肯定会认为在先申请A会破坏在后申请B的新颖性。
这个问题的认识随着审查指南的修改分为两个阶段:
1、此次审查指南修改前,楼主所说的这种情况称为“含蓄公开”,就是说本领域的技术人员根据专利申请公开的内容,不通过创造性的劳动不能实现其技术方案。如果在后申请的申请人充分论述在先申请不能实现,审查员可能会予以考虑。在这个阶段审查员还有一定的举证责任。
2、2006年新版审查指南施行后,国知局内部专门作了培训,特别强调了这个问题,完全免除了审查员的举证责任。只要是在后申请的技术方案被在先申请公开,就可以作为对比文件用来破坏在后申请的新颖性;而且对在先非专利对比文献的要求也降低了,反过来说就加重了这种情况。除非有特别明显的情况,例如在上世纪50年代就发现了一种天然药物,但一直到在后申请申请日都没有文献报道将其分离出来,这样应该可以,但工作量可想而知。举证的难度非常之大!
我刚答完的一个案子就是这种情况。可恶的美国专利什么都保护,而且我的申请的技术方案的一部分就被这样“含蓄公开”了,我知道美国专利的这一部分肯定不能实施,但举证的难度又非常大。和审查员(还是关系不错的)沟通后,不得不缩小了保护范围。 |