[专业问题讨论] 权利要求书的假方案会影响在后申请新颖性么?

2007-5-24 06:05
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假设有如下情况:

在先申请A 权利要求中写了技术方案1和2 ,其中

情况a  技术方案2是编出来的,没有得到说明书的支持(就是说技术方案B是申请人假想的一种解决方案,并没有实践过的,也没在说明书中写);

情况b  技术方案2的一部分没有在说明书中公开,即技术方案2没有得到说明书充分的支持;

现,在后申请B 欲保护技术方案2,并且有完整的实验数据支持

请问,B会因为A公开了技术方案2而丧失新颖性么?

多谢指教阿
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4 个回复

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smdd  注册会员 | 2007-5-24 06:11:58

Re:权利要求书的假方案会影响在后申请新颖性么?

我觉得会

因为公开就是公开。

我是这样的认为的,常常有很多发明专利,类似楼主说的在先申请A在进入实审后被驳回,很多情况下,就是楼主说道的这种情况,传说中的公开不充分。被驳回之后就无法就相同的专利再次申请了,就是因为新颖性受到影响。。。。
所以,公开就是公开。
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失眠者随笔  中级会员 | 2007-5-24 17:13:01

Re:权利要求书的假方案会影响在后申请新颖性么?

审查员肯定会认为在先申请A会破坏在后申请B的新颖性。
这个问题的认识随着审查指南的修改分为两个阶段:
1、此次审查指南修改前,楼主所说的这种情况称为“含蓄公开”,就是说本领域的技术人员根据专利申请公开的内容,不通过创造性的劳动不能实现其技术方案。如果在后申请的申请人充分论述在先申请不能实现,审查员可能会予以考虑。在这个阶段审查员还有一定的举证责任。
2、2006年新版审查指南施行后,国知局内部专门作了培训,特别强调了这个问题,完全免除了审查员的举证责任。只要是在后申请的技术方案被在先申请公开,就可以作为对比文件用来破坏在后申请的新颖性;而且对在先非专利对比文献的要求也降低了,反过来说就加重了这种情况。除非有特别明显的情况,例如在上世纪50年代就发现了一种天然药物,但一直到在后申请申请日都没有文献报道将其分离出来,这样应该可以,但工作量可想而知。举证的难度非常之大!

我刚答完的一个案子就是这种情况。可恶的美国专利什么都保护,而且我的申请的技术方案的一部分就被这样“含蓄公开”了,我知道美国专利的这一部分肯定不能实施,但举证的难度又非常大。和审查员(还是关系不错的)沟通后,不得不缩小了保护范围。
annainblue  注册会员 | 2007-5-24 17:57:06

Re:权利要求书的假方案会影响在后申请新颖性么?

多谢失眠者随笔,论坛上这个帖子说的好像就是前一种情况
http://www.biopatent.cn/bbs/post/view?bid=20&id=42262&tpg=1&ppg=1&sty=1&age=0#42262
   那照现在的标准,似乎假想的技术方案也能破坏在后申请的新颖性,岂不是可以用作防御性的写法?

   在百度上搜索有人说:假设申请人甲假想了一种化合物,并设想了10种可能的制备方法,但他也不知道到底哪种方法可行,于是同时申请10项专利,10项专利保护同一化合物,而分别公开一种可能的制备方法,由于没有实际得到该化合物,当然也就无法得到确证结构的试验数据,然后该申请人在初步审查阶段进行试验研究,发现其中一种方法切实可行,于是在实质审查阶段放弃另外9件申请,只保留可行的那一件,从而获得专利。如果这样可行,岂不是对公众不公平,因为该申请人是在申请专利之后才完成该发明的。
smdd  注册会员 | 2007-5-24 18:36:10

Re:权利要求书的假方案会影响在后申请新颖性么?

annainblue wrote:
多谢失眠者随笔,论坛上这个帖子说的好像就是前一种情况
http://www.biopatent.cn/bbs/post/view?bid=20&id=42262&tpg=1&ppg=1&sty=1&age=0#42262
   那照现在的标准,似乎假想的技术方案也能破坏在后申请的新颖性,岂不是可以用作防御性的写法?

   在百度上搜索有人说:假设申请人甲假想了一种化合物,并设想了10种可能的制备方法,但他也不知道到底哪种方法可行,于是同时申请10项专利,10项专利保护同一化合物,而分别公开一种可能的制备方法,由于没有实际得到该化合物,当然也就无法得到确证结构的试验数据,然后该申请人在初步审查阶段进行试验研究,发现其中一种方法切实可行,于是在实质审查阶段放弃另外9件申请,只保留可行的那一件,从而获得专利。如果这样可行,岂不是对公众不公平,因为该申请人是在申请专利之后才完成该发明的。

这样不可行,最后一种切实可行的方法也需要通过对申请文件添加内容以证明这种方法切实可行,但是进入实审后已经不能对专利文件做这样的修改了,所以。。。。
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