未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

niushan2008 wrote:
         
      如此看来，在专利申请文件中抢先公开没有得到说明书支持的技术方案A各有利弊。
      好处：可以防止他人获得该技术方案A的授权。
      弊端：（1）万一他人看到技术方案A获得启发，进行了选择发明，亦会获得一定的保护范围；
                （2）在提出在后申请时，如果很不幸，支持技术方案A所必须的实施例中某个或某些实施例已为现有技术，则技术方案A只能限制为排除了这个或这些已为现有技术的实施例之后的其余实施例所支持的范围。

        现实中，我曾遇到一个类似的问题。我是学生化的，在申请中遇到有一个申请人在权利要求书中要求保护与序列表中SEQ ID NO:1同源性大于70的序列，但是实施例中仅给出了与SEQ ID NO:1同源性为77%的一个序列，没有给出其他任何序列，理论上来讲，这项权利要求是得不到说明书支持的，当时，我提到这个问题，申请人告诉我，这叫破坏性公开，我当时百思不得其解，今天我倒是突然明白这个“破坏性公开”的味道了---我拿不到，别人也拿不到，要拿也只能拿小的。

很高兴进行切磋，你的意见和我已经差不多了，握手。[s:4]
不过有一点，上面你说的弊端其实是不存在的，对于1，因为要求本国优先权的12个月期限中在先申请是没有公开的，别人是看不到的，如果别人提出一个申请，那也是人家自己的工作，并不是得到启发得到的，因此得到保护也很公平。至于2，既然你的实施例在后公开，你比现有技术做出来的晚，那么享受不到优先权得不到保护也是公平的，也不是“不幸”，哈哈。指出老兄一个小小的思维定式，就是作为一个代理人，完全从申请人的角度出发，不考虑大众利益，当然作为代理人是正确的，但是我不知道考试时这种思维定式是否会有危害？毕竟专利法的立法宗旨之一就是平衡发明人和公众的利益，考试还应当是立足于专利法的，而不是实务。比方说，在实务撰写中，我们肯定会将权利要求的范围写得尽可能的大，即使得不到支持也无所谓，大不了审查时往下限，这是代理人必须的职业精神，但是考试中，如果撰写出一组不能得到说明书支持的权利要求，恐怕就有危险了。。。[s:4]

另外，破坏性公开在生物领域太多了，各国政府支持的基因组测序工作其实就是一种大规模的破坏性公开，防止私人企业通过专利垄断基因资源。

zhouyuan09 wrote:
请问如果对比文件记载的（权利要求/说明书/附图）是违反常理或没有任何数据支持的\"实施方式\"的话能否作为对比文件破坏新颖性呢?

能。比如说，你发现化合物C3H4O2能够治疗帕金森，但是发现N年之前有一个人出了一本书，书中说化合物CxHyOz可以治疗帕金森，如果他只是提出一个通式，那么没有问题，通式不破坏具体化合物的新颖性，恭喜你；但是如果他很无聊的把xyz从1到1000的所有排列组合得出的化学式通通列了一遍，那么很不幸，你除了找黑社会去揍他一顿之外没有任何办法了，虽然他那时不可能有任何数据。[s:4]

惑也 wrote:
仅记载在权利要求书中未得到说明书支持的技术 方案能否作为优先权的基础？或者缺乏实施例支持的技术方案可以作为优先权的基础吗？如果可以，是不是说可以在发明尚未完全成功的时候先提出申请，等到全部完成时(12个月之内)再提出新的申请 要求前一件申请的优先权，可以防止别人先申请，是不是可以理解为先申请制和先发明制的区别之一呢？

进行上述第（1）项核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。

所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

结合发明的实际情况，有了发明创造，先提出申请是非常好的，技术改进后，提出在后申请，享受部分优先权。当然，付出的是在先申请的费用和要求优先权的费用，得到的是较为安全的保护，不过，这种保护也不是绝对的，遇上如大家所述情况，也会受到影响。

我认为想要解释这个问题的话，应该从对法条的理解开始。
首先，《说明书支持权利要求书要求保护的技术方案》应该理解为权利要求书要求保护的技术方案均可以实现发明目的，达到发明效果；如果《。。。不支持。。。》，则应该理解为权利要求书要求保护的技术方案中有一个或多个技术方案是部可以实现发明目的，达到技术效果。（但是审查实务中，经常以实施例是否为两个或两个以上来判断实施例是否支持比较上位的权利要求。个人认为目前比较流行的这种审查事务违背了法理）
其次，基于上述的理解，只要权利要求书撰写的清楚，即权利要求书保护的范围是清楚的，则应该认为权利要求书得打了说明书的支持（前提是把权利要求书拷贝到发明内容部分）。
再次，按照这样的逻辑进行思考，则没有要求了没有实施例的申请文件的优先权，该优先权应可以获得，至于新增的实施例应该是允许被添加到在后的申请文件的实施例中（前提是该实施例在现有技术中没有被公开）。

关于“中间申请”中公开a5~a8实施例的情况，在后申请文件中完全可以增加a1~a4的实施例。但是“中间申请”作为在后申请的抵触申请，其例举的实施例视情况应当影响在后申请的新颖性。

上述纯属个人意见，请指教。：）

个人认为，从设立优先权的初衷，以及合理性的角度来讲，一楼提出的想法是不可行的。《审查指南》第二部分第八章4.6.2.1中有讲到：在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权。首先应该强调的是，能够主张优先权的应该是“清楚记载的技术方案”；第二，我个人认为，没有清楚记载或者得不到支持的所述“技术方案”在核实优先权时不能被认定为有效的技术方案！

这个问题本身就很有争议，记得审查协作中心的一位同志还专门写过文章，具体出处记不得了，实务当中不论如何处理大体上都不会算错，因为学界本来就没有定论。

akite wrote:
能。比如说，你发现化合物C3H4O2能够治疗帕金森，但是发现N年之前有一个人出了一本书，书中说化合物CxHyOz可以治疗帕金森，如果他只是提出一个通式，那么没有问题，通式不破坏具体化合物的新颖性，恭喜你；但是如果他很无聊的把xyz从1到1000的所有排列组合得出的化学式通通列了一遍，那么很不幸，你除了找黑社会去揍他一顿之外没有任何办法了，虽然他那时不可能有任何数据。[s:4]

与akite君商榷：如果您要求保护一种能够治疗帕金森的化合物C3H4O2，那么在现有技术中提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能够提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。也就是说除了找黑社会（重庆正在打黑呢，全国也在申讨黑），这是个办法。“提到”的含义：明确定义或说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。光无聊地罗列不一定能破坏新颖性。
如果您要求保护一种化合物的医花用途，那么您在中国不能得到保护，因为它属于专利法第二十五条第一款第三项规定不能授权的情形。

akite wrote:
能。比如说，你发现化合物C3H4O2能够治疗帕金森，但是发现N年之前有一个人出了一本书，书中说化合物CxHyOz可以治疗帕金森，如果他只是提出一个通式，那么没有问题，通式不破坏具体化合物的新颖性，恭喜你；但是如果他很无聊的把xyz从1到1000的所有排列组合得出的化学式通通列了一遍，那么很不幸，你除了找黑社会去揍他一顿之外没有任何办法了，虽然他那时不可能有任何数据。[s:4]

与akite君商榷：如果您要求保护一种能够治疗帕金森的化合物C3H4O2，那么在现有技术中提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能够提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。也就是说除了找黑社会（重庆正在打黑呢，全国也在申讨黑），这是个办法。“提到”的含义：明确定义或说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。光无聊地罗列不一定能破坏新颖性。
如果您要求保护一种化合物的医花用途，那么您在中国不能得到保护，因为它属于专利法第二十五条第一款第三项规定不能授权的情形。

接上你这句：但是a2在中国在后申请时已是现有技术，则应当删除a2，并将A限制在a1支持的范围内。也就是能要求部分优先权。如果a1支持不了你，你这个方案也得放弃。

我以为:最关键的是公开，清楚地记载，楼上一位说得很对，公开多少享受多少