创造性问题属于实体问题,存在一个基准认定的问题,审查员是经过反复检索以后基于他所认定的“现有技术”得出的结论,而代理人一般不会在撰写前作那么详细的检索,只能根据申请人提供的背景材料(正所谓“基准”的不同)考虑所撰写的权利要求的实体问题。所以,即使审查员指出权1缺乏创造性,也不代表代理人不够敬业,这是第一点。
第二,创造性包含了很大程度的主观因素,而实审程序又是一个bargain的过程,所以,代理人即使在撰写时知道现有技术的发展状态,一般也不会把权利要求的范围写得过窄,因为只要设置好退路,在实审过程中即使审查员有意见,也总是有机会再缩小范围的,而如果审查员没意见,则意味着他认定具备创造性,那么对于申请人来说自然就获得了一个更宽的保护范围。当然,如果申请人在给付交底书时已明确指示代理人希望尽早授权,代理人应尽量选取容易尽早授权的较窄的范围。至于保护范围过宽对后续程序的影响,在此不表。 |