关于从属权利要求得不到说明书的支持的问题

staroffish wrote:

还举我在上课和讲题中最喜欢举的简单例子，看如下独权和从权：

1、一种水杯，其特征在于，由金属制成。
2、根据权利要求1所述水杯，其特征在于，所述金属为铁。
2、根据权利要求1所述水杯，其特征在于，所述金属为钠。

请看独立权利要求1（为了简化问题，我们不考虑新颖性创造性问题，也请暂时不要考虑实用性问题，否则问题太复杂，我要解释起来几千字都说不明白，简化问题，如果要探讨A22.4实用性、R20.1不清楚、A26.4不支持等问题，另开帖子讨论吧，我不想花太多时间纠结于这种基础性的问题），我们在实际案例中经常看到这样的撰写方式，并且这样授权案例的比比皆是。

那么，是不是所有金属制成的水杯都落入独立权利要求1请求保护的技术方案的范围之内了呢？答案是否定的！请注意，答案是否定的！！！

一个人，可以利用现代技术，在真空中制造出一个金属钠制成的水杯，并在完全真空的条件下用其盛水。但是独立权利要求1请求保护的水杯，是不包括这种水杯的。

这是因为，我们对权利要求的理解，要站在“所属技术领域的技术人员”的角度去理解，而不能将问题理解绝对化。

这时候，我们对权利要求1认为是清楚的，“金属的水杯”，在“所属技术领域技术人员”（即指南中的本领域技术人员）看来，是指“日常生活中能用来做水杯的那些金属，制成的水杯”而不是绝对化的指“所有的金属制成的水杯”都落在我独立权利要求1请求保护的大圈之内。

换句话说，独立权利要求是指“那些在日常生活中能用作制造水杯的金属制成的水杯”，这个大圈本身就不包含碱金属（例如钠）制成的水杯。

而在从属权利要求3中，将“金属”下位为较为具体的“钠”，其实，其中进行了一步偷换概念。

在学术领域，“钠”绝对是“金属”这一概念的下位概念，但是在专利法中，对权利要求中的概念不能做绝对化理解，对于该权利要求1中的“金属”，应当理解为“那些在日常生活中能用作制造水杯的金属”，在这种理解方式下，“钠”就不是这种特定理解方式下“金属”的下位概念。即权3实质是假从属，真独权。

但是我们在实际专利实务中，并不是从假独权这一角度去考量这一问题，而是直接指出其最根源的问题——不支持。

　　如果楼主出的是一道考试题，那么您的回答要倒扣1分，但鉴于您奉献了一个非常经典的例子，奖励100分，最后得分99分。

洛飞 wrote:
　　如果楼主出的是一道考试题，那么您的回答要倒扣1分，但鉴于您奉献了一个非常经典的例子，奖励100分，最后得分99分。

哈哈，您是说我跑题了，所答非所问吧？

呵呵，实际上，我回答问题的角度，和楼主所提的问题，表面上看是分别类属于不支持的两种情况，但，实质上，是一个问题^_^

staroffish wrote:
哈哈，您是说我跑题了，所答非所问吧？

呵呵，实际上，我回答问题的角度，和楼主所提的问题，表面上看是分别类属于不支持的两种情况，但，实质上，是一个问题^_^

理解了我所说的那种不支持的情况，就可以自己理顺到楼主所述的不支持的情况了；问题的根源在于我解释的那种情况，如果能够真正理解了我解释的那种情况，楼主问的这种情况就可以顺藤摸瓜，迎刃而解了^_^

staroffish wrote:
哈哈，您是说我跑题了，所答非所问吧？

呵呵，实际上，我回答问题的角度，和楼主所提的问题，表面上看是分别类属于不支持的两种情况，但，实质上，是一个问题^_^

　　1、就制作水杯的材料来说，不能实施的钠由本领域的技术人员排除在外，，权利要求的范围实际上是非连续的点或域的集合。可是在指南第248页关于disclaimer式修改部分，似乎隐含着这层意思：在数值范围取某部分不能实施时，要求申请人将该部分排除。这不矛盾吗？
　　2、本领域的技术人员是一个发展的概念，在确定支持不支持时，是以申请日为时间点还是以审查时为时间点呢？原则上好象应该以申请日为时间点。可是在侵权适用的等同特征原则时判定的时间点又是侵权实施时（不知道是侵权时还是得知或者应当得知侵权时），矛盾乎？

洛飞 wrote:
　　1、就制作水杯的材料来说，不能实施的钠由本领域的技术人员排除在外，，权利要求的范围实际上是非连续的点或域的集合。可是在指南第248页关于disclaimer式修改部分，似乎隐含着这层意思：在数值范围取某部分不能实施时，要求申请人将该部分排除。这不矛盾吗？
　　2、本领域的技术人员是一个发展的概念，在确定支持不支持时，是以申请日为时间点还是以审查时为时间点呢？原则上好象应该以申请日为时间点。可是在侵权适用的等同特征原则时判定的时间点又是侵权实施时（不知道是侵权时还是得知或者应当得知侵权时），矛盾乎？

    1、对于权利要求的理解方式，和，disclaimer修改，是两种概念，不能相互混淆。对于权利要求的理解，是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解；disclaimer式修改，仅仅是在化学及其相关领域，当涉及数值范围时，在存在破坏新颖性和/或创造性对比文件时，对权利要求书的一种修改方式，二者区别如下（仅说明明显区别，这二者的区别还有很多很多）：
  a.适用场合不同，权利要求的理解，是在是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解；disclaimer式修改，仅适用申请人根据审查员的审查意见被动修改。
   b.适用领域不同，权利要求的理解，是在是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解；disclaimer式修改，仅适用化学及相关领域。
  c.适用范围不同，权利要求的理解，是在是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解，可以包括各种限定方式，如功能性限定等；disclaimer式修改，仅适用数值范围限定方式。
   d.适用方式不同，权利要求的理解，是在是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解，是从本领域技术人员的角度，主观上对权利要求的理解；disclaimer式修改，是审查员提出了客观的，破坏新颖性和/或创造性的证据。
  e.立法角度不同，权利要求的理解是在是专利申请审批中，专利无效过程中，专利侵权判定中，对权利要求的诠释和理解；disclaimer式修改，仅仅是仅适用申请人根据审查员的审查意见被动修改。

   从根源上来说，权利要求的理解，当排除某些不能实现的情况时，是从本领域技术人员的角度去理解的。如果本领域技术人员能够利用“公知常识”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，则不需要对权利要求修改，即不需要在权利要求的字面表述中排除这部分范围。
   反之，如果，审查员站在本领域技术人员的角度不能够利用“公知常识”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，而必须借助“现有技术”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，则审查员应当要求申请人从权利要求书中排除这部分不能实现的“排除范围”。这时又分为两种情况：

    (1).普通情形，修改权利要求书，不能超范围，只能缩小到实施例，或者说明书中明确记载，或者根据说明书和权利要求书可以直接毫无疑义确定（就这句话的理解，写个几万字的文章没什么问题），的下一层次的概括范围。否则超范围，不符合A33。这种情况无论是指出新颖性和/或创造性的审查意见，还是不支持的审查意见，都采用这种方式修改。
    (2).化学领域涉及数值范围的特殊情形，disclaimer式修改。作为A33的例外情形，此时可以超范围，但是需满足disclaimer式修改的三个条件。这个仅仅是对化学领域的一个特例而已。disclaimer式修改仅仅针对指出新颖性和/或创造性的审查意见；对于审查员未给出对比文件，仅仅陈述了不支持的审查意见，不能采用这种方式修改。

     这两个问题出发角度具有本质上的区别，应该好好区分一下，这两种概念不应当混淆。

   2、这个问题问的比较有水平，不过就是说来话长了，唉，麻烦^_^

    正如你说的，在专利审查过程中，本领域技术人员的时间点均为申请日（有优先权的，为优先权日）；专利侵权判定中，等同原则中的等同时间点有争议，一种认为是申请日，另一种认为是侵权行为发生之时。按照现行通说，认为等同原则中的等同时间点为侵权行为发生之时（不能确定侵权行为发生的具体时间的，以得知时为准）。

   这个问题，嗯，也可以一言以蔽之，哈哈

  这就是行政审批与司法认定标准不一致的问题。

   我国的专利行政审批，一直是严格的周边限定原则。

   我国的专利侵权判定，采用的是折衷限定原则。尽管按照今年1月1日刚刚生效的司法解释，已经将这种这种限定原则向周边限定原则收缩，逐渐远离德国的中心限定原则，但是仍然是折衷限定原则，与专利行政审批的严格的周边限定原则大大的不同。

     专利权的保护范围，是指发明创造专利权的法律效力所及的范围。社会或国家授予专利 申请人专利权，专利申请人必须以技术公开为对价，在技术公开的同时，其专利保护的范围也必须公开，以明确专利权利的边界。对于发明和实用新型专利，权利范 围的公开是通过公开权利要求书来实现的，各国法律都承认权利要求书是界定专利权保护范围的法律文件。我国专利法第56条第1款规定：“发明或 者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”。因此，权利要求的内容是判断是否侵犯发明和实用新型专利权的标 准。

　　在理解和解释权利要求方法上或者说在专利权保护范围的确定方式上，世界上曾经有过两种具有代表性的作法，一种是以德国为代表的“中心限定原则”，另一种是以英美为代表的“周边限定原则”。中心限定原则，是指在理解和解释权利要求的范围时，以权利要求所陈述的基本内核为中心，可以向外作适 当的扩大解释。中心限定制的理论依据是专利权人很难写出恰倒好处的权利要求书，有时难免把个别不应当写入独立权利要求的非必要技术特征写入独立权利要求 中，从而导致专利保护范围过窄，实质上是对专利权人的宽恕政策。采用中心限定原则的结果使得专利权的范围不局限于权利要求的字面含义，对专利权人可以提供较 多的保护。采用中心限定原则的立法，是以保护个人权利为中心的立法本位，随着立法本位的转移和法律理论的发展，很多国家逐步放弃了“中心限定原则”的理论。因 为采用中心限定原则，专利保护的边界处于模糊状态，公众在阅读了权利要求书之后，仍不能准确地判断该专利的保护范围，因此，对社会公众而言有时是不公平的。 为了克服“中心限定原则”的缺陷，一些国家，如美国，后来采用了周边限定原则。所谓周边限定原则，是指专利权的保护范围完全由权利要求的文字内容确定，不能作扩大解释，被控侵权行为必须重复再现了权利要求中记载的全部技术特征，才被认为落入专利权保护范围之内。采用周边限定原则，社会公众可以通过权利要求书清楚地 了解专利权的保护范围，不必作随意性的推测。周边限定原则的理论基础是：专利权是国家或社会用以换取技术公开的对价，作为对价的权利范围应当是确定的和清晰 的。采用周边限定原则虽然对公众有利，但对专利权的保护有时是不利的。因为在社会实践中，完全仿制他人的专利产品或者完全照搬他人的专利方法的侵权行为并不 多见，而常见的是对他人专利的权利要求中的某一或某些技术特征加以简单的替换或变换，从而达到只有实施他人专利才能达到的目的。如果专利权的保护范围完全 由权利要求的文字内容确定，专利权难以得到充分的保护。

　　中心限定制对社会公众有失公平，而周边限定制对专利权人的保护又不利，为了弥补上述两种方式的不足，世界上很多国家，包括曾采用中心限定原则的德国和曾采用周边限定原则的美国，已转向折衷原则。有些地区性的国际公约，对权利要求应有的解释也从理论上加以阐明。《〈欧洲专利公约〉的补充议定书》对《欧洲专利公约》第69条的解释为：“公约第六十九条不应当被解释为：欧洲专利给予的保护范围必须 按照权利要求书文字的字面含义来理解，说明书和附图仅限于用作解释权利要求中含混不清之处;另一方面，第六十九条也不应被解释为权利要求只是一个向导，而 将保护范围扩大到所属技术领域的技术人员仔细研究说明书和附图后所能理解的范围，也就是专利权人所希望的保护范围。相应地，应在两个极端状况之间寻求该条 的解释，既考虑给予专利权人以公正的保护，又给第三者以法律的稳定性。”这一解释表明，欧洲大陆国家已从“中心限定”原则转向折衷原则。

　　我国专利 法第五十六条第一款的规定，实际上采用的也是折衷原则。其中 “保护范围以权利要求的内容为准”确定了一个大前提，即不允许严重背离权利要求的内容，明确 排除了将权利要求的文字所表达的保护范围仅仅作为“中心”，随后可以作出较大扩张的偏激作法。其中“说明书及附图可以用于解释权利要求”是在承认上述大前 提的条件下，允许利用说明书和附图对权利要求表达的范围作一定程度的修正，以达到更加合理的结果。虽然法律上对折衷原则没有下准确的定义，不同的人对折衷原则的理解也不完全相同，但折衷原则是对“中心限定制”和“周边限定制”的折衷应该是没有异议的，具体来说，在判断专利权的保护范围时，既不能完全按权利要求的字面含义来理解，也不能由专利权人或法官完全按其主观意志作任意扩大解释。

   采用折衷原则顺应了20世纪民法的立法本位从以保护个人权 利为中心的个人本位向以保护社会公共利益为中心的社会本位转移的发展趋势，同时也体现了民法上的公平原则。因此，在认定专利权的保护范围时，采用以权利要求书为基础、以说明书和附图为补充的折衷原则，是在专利权人和社会公众之间寻求利益平衡点的较好方法。

   但是，在专利审查过程中，专利局的审查指南，和专利局的各种要求，都是严格的按照周边限定原则来理解和审查权利要求的。注意！！！是严格的按照周边限定原则，极其八股和教条！！！！！

   这样做的原因，是专利局负责审查业务的领导层普遍认为，应当降低专利审查员的自由裁量权，让他们按照这些领导制定的规矩审查，变成程序化的“审查机器”。因为是“审查机器”，就必须按部就班的扣字眼，如果越雷池一步，则可能被质检或领导批评，加之现在专利局的审查员基本上是年轻人，必需要严格按照专利局的要求去做，就造成现在论坛里各位高水平代理人的愤懑和不满。

   洛飞，说句实话，专利实务做多了，你会发现不仅是法院和专利局的标准不一致，你还会发现专利局的复审委标准的不一致，专利局和审协的标准的不一致；甚至是专利局中各个部门、处室的不一致。

   某些不一致甚至是颠覆性的——例如，某权利要求在G部门F处审查时被认为是智力活动的规则方法而被驳回，在D部门B处审查时因具备创造性而被授权；某权利要求在G部门Y处审查时因具备创造性而被授权；在Y部门S处审查时被认为是疾病的诊断方法而被驳回。例子太多了，呵呵。
  
   标准的不一致是大问题，说白了还是只是体现了某些人的人治，而非从法律、法学角度深入探讨后的法治。

   应用法理学中的一句话，中国是法制而非法治，从法制到法治的路还很漫长。不知道等我以后结婚有了儿子，我儿子做了代理人的时候，能不能赶上中国知识产权的法治^_^

　　

楼上的例子举的不合适，\"一种水杯，其特征在于，由金属制成\",这样的独权多半会被指不支持，不用等到从权限定到“钠”再指。
再说disclaimer,\"仅适用申请人根据审查员的审查意见被动修改\"是太武断了。无论是在实务中还是理论上，都允许申请人在撰写时采用这种“排除式限定”，只不过这种方式一般用于不得已时（例如排除不能实现的实施方式（当然也可以不排除而只是作出澄清）、排除抵触申请（特别是本人的抵触申请）的影响），如有更清楚的限定方式，审查员会要求申请人修改。

solo wrote:
楼上的例子举的不合适，\"一种水杯，其特征在于，由金属制成\",这样的独权多半会被指不支持，不用等到从权限定到“钠”再指。
再说disclaimer,\"仅适用申请人根据审查员的审查意见被动修改\"是太武断了。无论是在实务中还是理论上，都允许申请人在撰写时采用这种“排除式限定”，只不过这种方式一般用于不得已时（例如排除不能实现的实施方式（当然也可以不排除而只是作出澄清）、排除抵触申请（特别是本人的抵触申请）的影响），如有更清楚的限定方式，审查员会要求申请人修改。

你，再，看看，搞搞清楚，

什么叫

“具体放弃”

什么叫

“排除式限定”（或者“否定式限定”）

概念区分清楚了，再讨论比较好

“排除式限定”和“具体放弃”在专利审查语境下是可以等同的。如果硬要把这两者区别开来，未免太教条了。
例如审查规程中就有这样的表述：
\"另外需要注意,如果申请人为克服某种缺陷,如权利要求不具有新颖性的缺陷,而在修改申请文件时采用排除式表述,则审查员应当判断这种修改是否符合专利法第33条的规定.\"
这里关键的分歧在于，如果是作为修改，是否必须是“被动的”？我认为不尽然。只要申请人有充分的理由（例如已检索到抵触申请，或者提交申请后发现某一范围不能实现），就可以通过主动修改的方式去排除这一部分范围。如果将其视为“仅适用申请人根据审查员的审查意见被动修改\"，则未免太武断了。

至于从权得不到说明书支持的问题，我在实务也见过。依我的理解，这种情况大多发生在从权所限定的附加技术特征范围过大的情况下。换言之，尽管从权的保护范围小于主权，但从权的附加技术特征所用的某些上位概念仍然有可能超出说明书公开的范围，也就是说，没有以说明书为依据。这里必须区分“说明书公开的范围”和“保护范围”两个概念，前者是指说明书记载的或能够毫无疑义地确定的内容，后者只是要求保护的技术方案所构成的范围。如果从权的技术方案并未记载在说明书中，也无法被本领域技术人员毫无疑义地确定，即使落入了主权的技术方案所构成的范围，也应视为得不到说明书的支持。

staroffish
居然还没结婚，有点意外，我还以为年纪很大了呢，呵呵。

staroffish wrote:
     ......
   从根源上来说，权利要求的理解，当排除某些不能实现的情况时，是从本领域技术人员的角度去理解的。如果本领域技术人员能够利用“公知常识”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，则不需要对权利要求修改，即不需要在权利要求的字面表述中排除这部分范围。
   反之，如果，审查员站在本领域技术人员的角度不能够利用“公知常识”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，而必须借助“现有技术”去理解和诠释权利要求中不能实现的“排除范围”，则审查员应当要求申请人从权利要求书中排除这部分不能实现的“排除范围”。这时又分为两种情况：
      ......
      ......
       这个问题，嗯，也可以一言以蔽之，哈哈

      这就是行政审批与司法认定标准不一致的问题。
      ......
　　

　　多谢指点！慢慢学习，慢慢消化。