[实务/流程] 本贴终止 专利实务经验集

2006-5-7 21:35
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代写专利文书  注册会员 | 2009-9-17 00:21:13

Re:积分活动十二 专利实务经验集

看了本贴收获很大!
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qinliwen  新手上路 | 2009-9-25 17:01:06

Re:积分活动十二 专利实务经验集

我在从事撰写工作时,常常会碰到这样的问题,申请人只提供了一个实施例,作为代理人应当为申请人写一个较宽的保护范围,但如果权利要求写成概括式的,很可能得不到说明书的支持,如果按申请人的方案些,保护范围就很窄。有时我会帮申请人想一些实施例,或者在说明书中拓展该实施例的内容,但我觉得这不是一个好办法,最好的办法是说服申请人多提高几个实施例。
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heqi0  新手上路 | 2009-9-25 23:25:53

Re:积分活动十二 专利撰写经验集

jessieliang wrote:
我从事专利工作到现在有一年半,撰写专利申请大约120件 (因在企业工作,有较多相似的申请,也有些同族专利(同一件产品要保护不同的发明点,又必需符合单一性要求,权利要求不一样,但说明书基本是一样的)),我认为做好下面几点比较重要:(1)与发明人交流,充分理解发明创造;(2)检索最相关的现有技术(初学者还可借鉴检索出的专利文献的写法,有时甚至可抄其中的一些东西);(3)把检索出来的现有技术与发明创造对比,找出必要技术特征和区别技术特征;(4) 完成权利要求(若想保护范围大一些又怕被驳回或无效,在撰写的时候就应该考虑若将从属权利要求并入,怎样能保护最有价值的部分),若不超过10项尽量不要使用选择性的并列名词;(5)权利要求使用上位概念,在具体实施例中多写几个实施方式;(6) 在撰写说明书时介绍某一零部件按一定逻辑(如从上到下、从左到右、从内到外等)可使全文看起来有条而不乱。
   我认为(1)最重要,但是初学者做好(2)能较快上手。

这位同仁,您的帖子里错用了“同族专利”这一概念,这个概念本身是指同样的发明创造在不同国家申请的专利,这些专利互称同族专利。
jerrydai721  注册会员 | 2009-9-28 21:49:09

Re:积分活动十二 专利实务经验集

今天交了三个案子,先从这个说明书摘要说起:我一般都是复制主权项+有益效果,然后再把语句调整通顺,使之有条理,要注意摘要里的发明或实用名称一定要和说明书和权利要求书里的名称一致,结构可以写简单点,但有益效果一定要写的,其实写完整点于已于人都有好处,一般检索都是先看摘要的,最后不要超300字
jerrydai721  注册会员 | 2009-9-28 21:52:11

Re:积分活动十二 专利实务经验集

摘要附图里的图一定要是从说明书附图里选出来的,当然是你觉得最能体现保护对象的图,附图里包括标注什么的都要一致,不然会让审查员说你保护对象不一致
ZGCIP2008  注册会员 | 2009-9-30 01:10:24

适度确定保护范围

如何适度地确定专利保护范围,这是代理人在撰写过程中经常面对的问题。要最大限度地保护发明人的技术研究成果是代理人的职责,当无根据地扩大保护范围,对后续审查及维权不利。
在具体处理撰写案件的过程中,申请人常常希望保护范围越大越好,而实际上发明的所做的改进,或提供的有限的几个技术方案不足以上位到高度概括的名称或技术特征,比如,实施例提供的方案适用于笔记本电脑或无线终端,发明目的是为了省电。而申请人硬是希望扩展到普通终端(包括有线终端),可有线连接的普通终端对省电的要求并不高,实用性方面较弱。这样偏离了原发明的目的及效果。一方面可以向申请人解释说明,实在不行,就需要补充相应的实施例,利用从权保护下位的技术特征。
因此,在撰写过程中要基于发明目的、提供的实施例以及其他因素综合考虑,这样才能撰写出能够最大限度的真正得到保护的专利范围。
finlinden  注册会员 | 2009-9-30 23:56:01

Re:积分活动十二 专利实务经验集

下面这位兄弟说得精彩~!,其实——只是挖空心思,找到发明点、发明实质是用处不大的——相对于他说的从多到一,我觉得现在更多重视的,更有基础价值的,应该是从一到多。:)
——撰写的基础在于素材,也就是发明人所提供的发明方案,如果素材单薄,那么即使用再多功能限定来试图扩大自己的保护范围和或者说企图从(已经抓住的发明)实质上对自己的发明做保护,也白搭——因为:而根据美国专利法§112第6款“手段加功能(means plus function)”的记载方法,“这种权利要求应被解释为包含说明书中所记载的相应的结构、材料或动作及其等同物”。
很显然———就那那个瓶子和盖子的例子:如果你只是发明了一个塞子,同时也认识到了自己的发明实质功能是隔离瓶子内部和外部空间;然后就这样概括性的写claims,然后把塞子作为唯一的一个实施例写入专利,那么,如果有第二个人,发明了一个啤酒瓶子盖子式的从瓶子的上部对瓶子进行密封的专利,那么,他并没有侵权,因为它并非是你塞子的等同物。
这样的话,——到最后,还是需要propatent讲的那些创新理论,用这些创新理论和创新思维,去为你的发明做实施例层面的拓展,甚至更高层次的think out of box式的技术拓展,这样才能真正充实你的专利,壮大你的专利,否则,单从撰写上努力、概括、上位、我觉得意义不大。
发明说到底,还是需要智力创造去做更多的真正的创新的;撰写只是最后一关,仅仅在撰写上努力,是已经晚了的。
——前面的propatent说过的那种技术创新、技术拓展的思考方法,不错,我觉得。
中国专利人,能帮助客户做这种事情的人,极少——且说实话,这种和发明人之间的交流以及辅助他做技术拓展的工作,实质上应该是企业专利工作人员应该做的事情。
hjpat wrote:
我的专利实务经验总结

看propatent的“您的羊圈牢固吗”有感而发--专利撰写“从多到一,从一到多”

Propatent 在“您的羊圈牢固吗——论专利撰写时的保护强度”文章中所谈到的专利撰写的保护强度,实际上是从权利要求的保护范围的角度出发的,如何撰写出一个最难被他人规避、绕过的最大最强的保护范围。(这是专利保护中一个最重要的方面,但只是其中之一,对于代理人来说需要注意的不止是这一个方面,本文仅针对propatent谈到的这一方面)

本人看过这篇文章后,尤其是文中谈到的 “上位问题”以及“扩展问题”,我觉得:一份好的专利申请是“需要代理人和发明人的密切配合”,专利撰写是一个“从多到一,从一到多”的过程。

(一)很多时候,发明人给我们提供的内容 都只是一个或几个 具体的实施方式,代理人所必须具备的是从这些材料中找出 发明要解决的技术问题以及发明“实质“,并要能够大致判断该“实质”是否是有“创造性”的发明点,(很多时候,给的技术交底材料看上去就是一现有技术,得跟发明人沟通来发掘、来“套”发明点),再从具体实施方式中的 发明“实质”上升到 能够直接解决/实现 本发明所要解决的技术问题的 “发明构思”,撰写出一个最有保护力度(也就是最难被他人规避、绕过)、最大的保护范围的独立权利要求。
因此,代理人必须要具备 “从多到1”的能力,才能撰写出 最难被人侵权的独立权利要求。
(但实际上很多时候,代理人仅仅是根据发明人提供的“具体技术方案”,将其中的非必要技术特征剔除干净,并在保证不含有不能实施情况得到的—--独立权利要求,这样的话就仅仅考虑了“实施”的问题,当然这样写总之是“不会出错”的,但是太狭隘了:并没有从实现技术问题的角度、功能的角度 去深究 “发明实质”、“发明构思”。老实说,我刚学撰写的时候,也就是这么干的。)

就借用propatent举的那个例子,“假如某一个发明人是世界上第一个发明瓶盖的人,原有的所有盛水的容器都是敞口的。此时按照以上流程写专利的话,就会写出一种带有瓶盖的瓶子的技术说明书。但是朋友们,如果另外一个人发明了一个带塞子的瓶子,那么是否侵权呢?”
-----发明人的方案是 “ 容器的敞口(开口)部位设有盖子” 或者 “容器的敞口(开口)部位设有盖子或塞子”
但实际上 盖子、塞子都是具体的技术方案/实施方案。
-----发明人实际要解决的技术问题是 :解决容器的敞口问题
------发明构思:设置一个部件能够使得容器内部与外界隔开
因此,基于发明构思的技术方案应该为 ”容器的敞口(开口)部位设有能够使得容器内部与外界隔开的部件“
发明构思不等同于 要解决的技术问题、也不等同于要达到的技术效果(若等同,就是纯功能),而是一个 能够 直接解决发明所要解决的技术问题 的“方案”

(二)至于撰写从属权利要求以及说明书(detailed description), 实际上 绝大部分内容 是 “从1到多”,实际上也就是 lz所说的 技术的扩展。
而我认为,单凭代理人的力量,是很难做好“从1到多”的。当然一个具备了较接近“本领域技术人员”知识的代理人,能够做出一定量的扩展,但这样的扩展到底“对不对”、“能不能实施”、“是否足够”,只有 钻研过这项技术的发明人才有 发言权。
原则上来说,发明人应该主动向代理人提供 所做出的以及所能够推测出的足够的扩展。(一方面达到能够支持那个 最大的、最难被人侵权的保护范围;另一方面,公开尽可能多的进一步改进的方案,使得他人很难就进一步改进继续申请 “从属专利”,防止权力受限制;再者,有具体的方案,侵权判定时,变得更为容易。)但是,在实际操作的过程中,发明人都无法做到这一点。

(二)--A  如果发明人真的是做过很认真的、系统的研发(理论研究+实验验证),做过很多的尝试,做到提供扩展这一点是不难的。就像国外的一些案件,以及一些国内大公司的一些案件,权利要求写出好几十条,说明书能写出几十上百页,我想应该都是基于发明人做到了这一点的(至少是发明人主动配合代理人做到这点了)。

(二)--B  到目前为止,我很少碰到会主动扩展的发明人,很多时候,都是代理人给发明人提供多个扩展方向,鼓励发明人来扩展、进行理论推测,和/或者同时代理人基于自己所具备的理论来进行扩展并向发明人验证。
我个人感觉机械机构的案件,比较直观,从理论到实施的可预见性很强,所以扩展起来还是很容易的,就看发明人和代理人负不负责、肯不肯钻研了。
而化学方面的案件,能否实施、能否解决技术问题依赖于通过验证实验来反过来证明。很多时候代理人想自己依据理论扩展或鼓励发明人来扩展,但是发明人说:只知道自己的具体实施方式是怎么做的,只知道这样做效果好,其他的没做过,不知道能不能实施。----让我们觉得“上位”也不好,怕得不到支持;不上位,保护范围太小,就是保护几个具体的实施方案(几个具体的“点”)。
我们现在一般的做法是:只要是发明人(+代理人)不脱离要解决的技术问题进行的理论扩展得到的方案,我都会写到说明书中去(但是心里偶尔也会觉得有点虚)。

总而言之 , 其实“从多到1”、“从1到多”就是哲学里面学的“ 从特殊到普遍”“再从普遍衍生到特殊” 。
“从多到1”,也即常说的“上位”,是代理人必须具备的素质,按哲学中的话,就是 “要能够透过复杂的现象(具体实施方案)看到本质(发明实质)”,代理人得有一双火眼金睛啊。
“从1到多”,需要发明人和代理人之间密切配合的才能做到,很多时候取决于发明人研发到了哪个程度以及申请人希望公开到哪个程度。
TRIZ和我提出的“从多到一,从一到多”,归根结底是一个道理。就使用而言,个人觉得 TRIZ对研发人员可能比较适用,而“从多到一,从一到多”更适合代理人。
kasonwong  注册会员 | 2009-10-5 04:10:02

Re:积分活动十二 专利实务经验集

谈谈我犯过的关于实用新型补正的错误:一补的时候,我按照审查员的意见作了对应补正;之后,审查员又对另外的地方发出二补;在答复二补的时候,由于疏忽,我错误地以原始递交的版本进行二补,所以又存在一补时的缺陷。审查员发现后,二补期限已过,为了节省时间,给我打电话,让我做主动补正(不是符合程序规定的,但很多情况也可以特殊处理,呵呵),最后解决了这次麻烦。
      所以,在补正的时候,尤其是二补,一定要以一补为基础,避免犯这样的低级错误。
rain07  新手上路 | 2009-10-8 05:55:36

Re:积分活动十二 专利实务经验集

 我一开始接触专利时,总是有很多客户问到保护期限问题,既然期限是从申请日开始计算,我就想当然地以为,专利受保护是从申请日开始.我就错误地给客户说:"专利从申请日开始别人就不能生产销售使用和你申请的同样的专利产品了,拿到证书后你可以起诉他,让他赔偿从申请日到拿证书这段时间的损失."
  后来才知道拿到证书前这段时间,别人用是不算侵权的.
逆月  注册会员 | 2009-10-9 19:02:06

Re:积分活动十二 专利实务经验集

和大家交流下我的看法
首先,专业技术是必不可少的,你做电子或者化学、机械,如果专业技术完全是门外汉,理解申请人的技术方案是很困难的,同时也无法撰写出好的申请文件。有时候我们看到一些申请文件权利要求写得很死,对技术的保护基本起不了作用,这不仅仅是申请人提供的资料少的问题,代理人本身对技术不了解,无法做扩展也是一个重要的原因。
其次是专利法规法条的运用不能太死板,实务中我们可以结合多个法条作出你认为不可能的事。
最后,实际操作中除非是只想拿证的客户,充分考虑技术、市场等多方面因素再给一个案子定性,对你的撰写来说是会有帮助的。
前不久答一个审查意见,申请文件中一个错别字将整个文件报废了,让人看来很是可惜,所以对待每一个案子都要谨慎。
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