[实务/流程] 关于分案申请的问题

2008-6-18 18:13
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最近接了个工作做分案申请,遇到一些问题。首先母案是发明人自己撰写的,并提出的发明专利申请。要求我分案也要都做发明专利,实际上已经把母案重复提交了6分要求当分案受理了。并都提出了实审请求。
       但由于发明人撰写当初没有考虑过分案,所以母案中6个实施例整体看所提炼的权利要求创造性还算比较坚挺。但由于现在要把6个实施例都做成6个发明分案申请,相对每个子案都各只有一个实施例支持。
       也就是说6个实施例单独看其创造性并不十分理想了,但客户那边不好出现分案后不能顺利授权的情况。
       我通过检索相关行业背景技术发现,该母案中给出的技术方案相对现有技术的确存在很大改进,但在该专利中并没有详尽的将改进点体现出来,只是略微叙述到了改进部位,着重阐述了改进后功能的增强。这也是发明人撰写的通病,认为自己详细甚至夸大描述实施效果就可以增大授权几率,并且不愿意将详细技术细节公开。
       但现在母案已经无法改动了,分案申请也有非常严格的标准既不能违反法33条和细则43条的规定。
       我在询问老总后给出的解决办法是在说明书中增加对改进部分原先公知技术方面的阐述。突出现有文件中改进部分的不同。
       但有的同事又告诉我分案申请中针对母案只能做删除和放弃,不能增加任何额外内容,包括在背景技术中增加也不可以``````。有些很两难,是否有高手在工作中遇到过这种情况,另外是如何处理的?结果如何?求教
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13 个回复

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ACE  注册会员 | 2008-6-18 20:17:14

Re:关于分案申请的问题

但由于发明人撰写当初没有考虑过分案,所以母案中6个实施例整体看所提炼的权利要求创造性还算比较坚挺。但由于现在要把6个实施例都做成6个发明分案申请,相对每个子案都各只有一个实施例支持。
也就是说6个实施例单独看其创造性并不十分理想了,
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那里有这样的道理?
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吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-6-19 17:54:27

Re:关于分案申请的问题

怎么会没有呢?我说的母案权利要求创造性坚挺是就15个权利要求整体来看的,但单独来说并不是每个分列的技术方案都具备创造性,你写专利也不是每个技术特征都具有创造性吧?附加技术特征有些就是没创造性的,现在都全部要分开,当然会出这种情况
taxuewuhen  游客 | 2008-6-19 19:49:36

Re:关于分案申请的问题

哪个有创造性又公开充分分哪个就是了,另外,可以增加公知技术到说明书的,背景技术里不但可以增加公知技术,还可以增加现有技术的
吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-6-19 23:08:27

Re:关于分案申请的问题

谢谢谢谢,可以增加公知技术到背景技术中是吧?这样就够了,有出处吗?诶我也没办法,并不是光分成有充足创造性的技术方案就可以了,是所有技术方案都要单独一一申报``````如果只分出来有创造性的技术方案我就不发愁了,哥们能告诉我你说的可以加公知技术到背景技术```从哪看到的这种权限吗
浆糊  高级会员 | 2008-6-26 05:39:18

Re:关于分案申请的问题

哥们能告诉我你说的可以加公知技术到背景技术```从哪看到的这种权限吗

建议看看《审查指南》第二部分,第八章,允许对说明书修改的几种情形,当中提到了对背景技术的修改
良心代理  专利代理人 | 2008-7-3 19:36:29

Re:关于分案申请的问题

区分开优先权的重新递交和分案申请的重新递交的差别就明白了。
吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-7-4 16:36:21

Re:关于分案申请的问题

良心代理 wrote:
区分开优先权的重新递交和分案申请的重新递交的差别就明白了。
真扯淡,你为都跟你似的,分案和优先权都搞不明白,什么垃圾玩意
良心代理  专利代理人 | 2008-7-4 16:51:16

Re:关于分案申请的问题

吃饭睡觉打豆豆 wrote:
真扯淡,你为都跟你似的,分案和优先权都搞不明白,什么垃圾玩意

唉,算了,跟你道歉,对不起啊
1. 没注意是您老人家问的问题
2. 不应当对您的能力进行错误的估计,认为按照您的能力,如果您很清楚优先权跟分案的差别应该不会有如此问题。注意:我说的是优先权的递交和分案申请的递交在文件修改的要求上有差别,别混了,而不是说让你去用优先权。
抱歉抱歉啊~~~~~~~~~~~
老杨同志  金牌会员 | 2008-7-4 17:23:02

Re:关于分案申请的问题

我猜测,良心代理的意思是要求优先权的重新递交,说明书这些内容都可以增加,而分案申请,是不能增加背景技术的。
审查指南第二部分第六章3.2  分案申请应当满足的要求
分案申请应当满足如下要求。
    (1) 分案申请的文本
    分案申请应当在其说明书的起始部分,即发明所属技术领域之前,说明本申请是哪一件申请的分案申请,并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。
    在提交分案申请时,应当提交原申请文件的副本;要求优先权的,还应当提交原申请的优先权文件副本。
(2) 分案申请的内容
分案申请的内容不得超出原申请公开的范围,此处“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述“记载的范围”。否则,应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请。
(3) 分案申请的说明书和权利要求书
   分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A、B两项发明;分案之后,原申请的权利要求书若要求保护A,其说明书可以仍然是A和B,也可以只保留A;分案申请的权利要求书若要求保护B,其说明书可以仍然是A和B,也可以只是B。

《审查指南》第二部分,第八章,允许对说明书修改的几种情形,当中提到了对背景技术的修改,5.2.2.2 对说明书及其摘要的修改
对于说明书的修改,主要有两种情况,一种是针对说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改,另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改,上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,则都是允许的。
允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。
(1) 修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来。发明名称应当尽可能简短,一般不得超过25个字,特殊情况下,例如,化学领域的某些专利申请,可以允许最多到40个字。
(2) 修改发明所属技术领域。该技术领域是指该发明在国际专利分类表中的分类位置所反映的技术领域。为便于公众和审查员清楚地理解发明和其相应的现有技术,应当允许修改发明所属技术领域,使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及的领域相关。
(3) 修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。独立权利要求按照专利法实施细则第二十二条的规定撰写的,说明书背景技术部分应当记载与该独立权利要求前序部分所述的现有技术相关的内容,并引证反映这些背景技术的文件。如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件,则应当允许申请人修改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件,同时删除描述不相关的现有技术的内容。应当指出,这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的。
(4) 修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。当然,修改后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围。         
(5) 修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。如果独立权利要求进行了符合专利法及其实施细则规定的修改,则允许该部分作相应的修改;如果独立权利要求未作修改,则允许在不改变原技术方案的基础上,对该部分进行理顺文字、改正不规范用词、统一技术术语等修改。
(6) 修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载,而其有益效果没有被清楚地提及,但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下,才允许对发明的有益效果作合适的修改。
(7) 修改附图说明。申请文件中有附图,但缺少附图说明的,允许补充所缺的附图说明;附图说明不清楚的,允许根据上下文作出合适的修改。
(8) 修改最佳实施方式或者实施例。这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。如果由检索结果得知原申请要求保护的部分主题已成为现有技术的一部分,则申请人应当将反映这部分主题的内容删除,或者明确写明其为现有技术。            
(9) 修改附图。删除附图中不必要的词语和注释,可将其补入说明书文字部分之中;修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致;在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚起见,允许增加局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号,使每幅图使用一个编号。
(10) 修改摘要。通过修改使摘要写明发明的名称和所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途;删除商业性宣传用语;更换摘要附图,使其最能反映发明技术方案的主要技术特征。
(11) 修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必

须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。
               
5.2.3 不允许的修改
作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。
    具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。
    这里所说的申请内容,是指原说明书(及其附图)和权利要求书记载的内容,不包括任何优先权文件的内容。

我个人认为,这里的增加和修改,都是发生在实质审查阶段的情形,而不是分案申请的情形。而且请注意这段话“如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件,则应当允许申请人修改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件,同时删除描述不相关的现有技术的内容。”也就是申请人即使在实质审查阶段也不是可以随意修改背景技术的。实际情况中我也遇到过,几年前,审查员指出了他查到的最接近的对比文献,说我没有创造性。我答复时在说明书背景技术中增加该对比文献,并说了几条对比文献的坏话,试图突出我的创造性,结果,审查员指出,这几条坏话不符合专利法第三十三条规定的修改,是不允许的。
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