本国优先权制度
----作用及误区
作者： 资深专利代理人 专利法专家 刘国伟
一、引言
优先权制度源于１８８３年问世的《保护工业产权巴黎公约》，按照巴黎公约的规定，享有国民待遇资格的人，以一项发明创造首先在任何一个巴黎公约成员国提出了发明专利、实用新型或外观设计的申请，自该申请提出之日起12个月（对发明专利和实用新型申请）或6个月（对外观设计申请），他如果在其他成员国也提出了同样申请，则这些成员国都必须承认该申请案在第一个国家递交的日期为本国申请日。优先权的作用主要是使申请人在第一次提出申请后，有充裕的时间考虑自己还有必要在哪些国家再提申请,并有时间选择在其他国家代办手续的代理人或寻找潜在合作方和支持资金。
巴黎公约的优先权制度适用于前后的两个申请是分别在不同的巴黎公约成员国提出的情况，因此又被称为“外国优先权”制度。
随着专利制度的发展，许多国家借鉴巴黎公约的优先权制度制定了“本国优先权”制度，即申请人在本国提出首次专利申请之后，在规定期间内又就相同主题在本国再次提出申请的，也可以享有首次申请的优先权。为区别起见，以在外国提出的在先申请为基础的优先权被称为“外国优先权”，以在本国提出的在先申请为基础的优先权被称为“本国优先权”。
二、优先权制度的作用
作为优先权制度的起源，外国优先权的作用非常简单直接，即便于申请人在第一次提出申请后，有充裕的时间考虑自己还有必要在哪些国家再提申请。而本国优先权制度的作用，比起外国优先权来说，就要丰富的多，而这些作用恰恰是专利代理实践中容易被忽略的，本文旨在系统地对“本国优先权”加以探讨。
2.1 利用“本国优先权”进行发明和实用新型之间的转换
我国在1992年第一次修改专利法时，增加了“本国优先权”制度。专利法第二十九条第二款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。
我国专利法实施细则第2条规定：专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。上述规定表明，发明和实用新型所涉及的技术方案是有所不同的，发明专利可以对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，而实用新型，是指对产品的新的技术方案。由于我国设立专利制度的历史不长，实践中，申请人对专利法的规定理解不清楚，或者拿不定主意到底是申请发明还是实用新型，往往犹豫不决；有时候甚至就同样的技术方案既提出了实用新型申请又提出了发明申请。对于这些申请人来说，他们可以利用本国优先权制度在优先权期限内进行转换，如果申请人认为其发明创造的创新程度很高，技术寿命长，并且市场潜力大，可以考虑将实用新型申请转换为发明；反之亦然。更有意义的是，如果申请人误将一个含有关于产品以及该产品的制造方法的技术方案申请为实用新型，由于该申请中的方法部分不属于实用新型的保护对象，如果利用分案又不能改变原申请的类别，因此该实用新型申请面临着被驳回的命运，这时候，可以利用本国优先权制度要求方法方案的优先权，就可以得到及时的补救，这可以认为是本国优先权制度的主要功能。
2.2 将多个在先申请合为一案申请
利用本国优先权制度可以将多个在先申请合为一案申请，是指如果有两个在先申请，其一是关于产品的发明，其二是关于该产品的制造方法的发明，申请人在其中最后的优先权期限内，可以将这两个申请合二为一。其好处是可以减少后续要缴纳的费用，达到节约开支的目的，同时节约专利审查资源，这可以认为是本国优先权制度的优点之一。 但是要注意的是，利用优先权提出的在后申请的各项权利要求必须具备单一性；各份在先申请必须是针对相应内容的首次申请；各份在先申请的申请日均在优先权期限内。
2.3 可以挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请
根据专利法的有关规定，申请人提交的专利申请，应该在两个月内缴纳申请费用，如果申请人没有在规定时间内缴纳，就被视为撤回，或者申请人没有在规定的时间内回答审查意见或者进行补正，该申请也将被视为撤回；如果申请人想恢复权利，必须办理恢复手续，缴纳恢复手续费1000元，这对申请人为自然人的来说，是一笔不小的开支。而利用本国优先权制度，该视为撤回的申请就可以得到补救，只需缴纳优先权费即可。
2.4 变相延长专利权的期限
专利法实施细则第十条规定，除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日。根据上述规定，专利法第四十二条规定的专利权的期限的起算日就是指专利法第二十八条规定的实际申请日，而不是优先权日。利用这一规定，即便没有转换发明创造类型的需求，申请人也可以在首次申请日后，在优先权期限行将届满前，重新提出一个与在先申请完全一致的申请，要求在先申请的优先权，从而实际上起到了将其专利权的期限延长一年的作用。例如一个发明专利申请，经过这样的重新提出优先权的做法，并不会影响其进入实质审查的时间，也就不会使得其授权的时间顺延。当然，这样做的前提是该申请满足专利授权的实质条件。
三、对本国优先权的限制
如上所述，由于本国优先权的申请类型的转换，仅仅针对技术方案，所以，只涉及发明和实用新型，不包括外观设计（它不是技术方案[1]）
专利法实施细则第三十三条第三款规定：提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：
（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；
（二）已经被授予专利权的
（三）属于按照规定提出的分案申请的。
申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。
其中第一项的规定是要求作为要求本国优先权的基础只能是首次申请，否则优先权日不好计算。第二项的规定是为了防止重复授权，一个技术方案可以分别在不同的国家得到专利保护，但是在一个国家里，不容许得到双重专利权，否则违反了专利法细则第13条第1款的“一发明一专利原则”。第三项的规定涉及分案，由于分案本身保留了原申请日，又不受12个月的优先权期限的限制，本身就体现了一种优先权了，而且，现行专利法规定分案不能改变原申请类别，而本国优先权恰恰可以改变原申请类别，如果对分案申请容许再提出本国优先权，就会使得分案不能改变原申请类别的规定变得无意义了。
为了彻底地杜绝重复授权，对于没有授权的专利申请作为本国优先权的基础申请，该第三十三条第三款中又规定“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回” 。由于有权享有“本国优先权”的在后申请的申请人与作为优先权基础的在先申请的申请人为同一人，所以按照我国的专利法规定的“本国优先权”制度，可以有效地防止同一申请人利用该制度获得多项专利权的可能。
四、本国优先权制度的误区
业内一些代理人认为，在后申请通过本国优先权制度可以基于在先申请进行涉及新颖性、创造性内容的补充完善。这种认识是十分有害的。例如有人[I]撰文道：由于文献资料检索手段、语言、经费、时间等方面的限制，申请人经常对自己的发明创造的新颖性、创造性没有很大的把握，不知道到底是否该申请专利，担心不能被授权反而造成自己技术的公开。而利用上述的本国优先权制度，则可以先提交一份初步申请取得申请日，使别人的公开不会影响自己已经取得的成果的新颖性和创造性，然后改进技术进一步提高其新颖性和创造性。在具备条件时可以再提交一份申请，并要求在先申请的优先权；如果因为种种原因而在12个月之内不能提高其新颖性和创造性，达不到专利性的要求，则还可以撤回在先申请，避免其技术的公开。该文章认为：这是优先权制度的最大优点。
众所周知，一项专利申请一经提交，就取得了申请日和申请号，同时，对它是否具有新颖性、创造性来说，也是客观注定的了，如果日后发现该申请缺乏新颖性、创造性，只能通过缩小权利要求范围来退却，以求满足新颖性、创造性要求，绝不能事后对原来的方案加以新的改进来弥补。否则就违反了专利法33条的规定，从而也违反了专利法第9条的规定。
值得指出的是，如果申请人通过修改权利要求来缩小范围，就没有必要另外提出优先权，也就不属于本文讨论的范围。下面具体分析几种可能出现的情况：
4.1 在先申请不是一个完整的技术方案
在研发的早期阶段，由于各种条件限制，为了早日提交专利申请，将一个尚未完成的技术申请专利，这时候，该申请的技术方案是不完整的，因此，可以说不满足专利法第26条第3、第4款的要求，同时，独立权利要求也肯定不满足细则第20条第1款的规定，这样的申请不能通过日后的补充完善，利用本国优先权提出在后的申请，如果提出这样的申请，程序上不应由什么障碍，但其申请日只能是实际申请日，不能享受优先权。否则，就会违反了先申请原则。
4.2 在先申请虽然是一个完整的技术方案但是等同于现有技术
这样的情况也是屡见不鲜的。如果在先申请所披露的技术方案完全等同于现有技术，其命运也是注定的。即不能获得专利权，即使是利用实用新型申请而获得批准，也很容易通过无效程序将其否定。如果该申请中，还有一系列改进的方案，则可以通过权利要求的撰写，划清与现有技术的界限，则有可能获得专利权。总之，仍然不允许通过增加内容对原技术方案进行任何改动。
4.3 在先申请是一个完整的技术方案，可以增添新的技术方案
如果在先申请是一个关于产品的技术方案，日后发明人又对发明了该产品的制造方法，则可以利用本国优先权提出一个新的申请，其中，增加了新的方法技术方案，由于符合单一性，可以在一个申请中提出。但是必须注意，享受优先权日的，只能是产品的技术方案，而方法的技术方案，不能享受优先权日，而使其实际的申请日，这也叫做 “部分优先权”。即在后申请并不是全部的权利要求都享受优先权。区分不同的申请日，其意义在于，申请日进行专利审查的时间基准，没有申请日就无法确认专利的三性。如上所述，这样申请的好处是，专利权的期限以在后申请日起算，无形中，延长了专利权的期限，同时又节约了专利申请费用和授权后的专利维护费用。
五、结语
上述误区的要害就是无视先申请原则，不能正确认识本国优先权的作用和好处。先申请原则是专利法律制度的基石，如果违反了先申请原则，就破坏了专利制度。这是在专利申请之后的任何阶段都要遵循的基本原则。利用本国优先权制度也决不允许有任何例外。
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[1] 请读者注意，根据《巴黎公约》的相关规定，实用新型专利可以要求作为外观设计的优先权基础，但这已经不是本国优先权的范围了，所以，本文没有展开讨论。
[I] 见《中国知识产权报》2003年7月10日第四版 |
