学习《审查指南》过程中遇到的一些问题

1.  关于上位概念与下位概念。

审查指南中提到：上位概念不能破坏下位概念所限定的发明创造的新颖性。那两者是否存在权利上的冲突？即是否会相互侵权？上位概念所限定的发明创造的保护范围是否大于下位概念所限定的发明创造的保护范围？如果是，则下位概念所限定的技术方案落入到上位概念所限定的技术方案的保护范围内？简言之：下位对上位侵权，即上位对下位不侵权，当下位为在先申请，可同时允许上位在后申请的存在。这是否与“下位概念破坏上位概念的新颖性”相矛盾？
    可是，当下位为在先申请时，根据全面覆盖原则，上位的在后申请包括了下位的在先申请的全部技术特征，则上位对下位侵权。这与前段文字所推定的“上位对下位不侵权”相矛盾。原因何在？新颖性与侵权是否存在某种联系？

2.  关于抵触申请。

根据抵触申请的定义，抵触申请可分解为两个构成要件，即
a、  申请日以前提出的专利申请；b、申请日及申请日以后公布的专利申请。
如果某一专利申请，虽然是在申请日以前提出的，但是其公布并非在申请日及申请日以后，也就是其申请是在对比文件的申请日之前，而公布也是再申请日之前，那么该申请就不是抵触申请了吧？实际上，此时的专利申请仍可以破坏在该申请日提出的专利申请的新颖性，只是判断新颖性采用了其他标准，也就是专利法第二十二条第二款前半部分所述的“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知”，即“现有技术”。

3.  关于“现有技术”与“抵触申请”。

专利法第二十二条第二款提到：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院这专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。该条款包括两点：
①、“现有技术”，即“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知”。
②、可理解为新颖性判断时所使用的“抵触申请”，即“也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院这专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。
两者在某种程度上是否为同一个意思？“也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院这专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”实质上也是出版物的公开，该出版物为“专利公报”。是否可以如此理解：即当专利申请为实用新型时，两者实质为同一个意思，因为实用新型专利申请的公开即为公布或者公告；而当专利申请为发明时，两者意思不一，因为专利法第二十二条第二款前半部分所述的出版物的公开必须为“公告”即为“在国内外出版物上公开发表过”？而后半部分则为“公布”即可，因此在判断发明创造的新颖性时，“现有技术”与“抵触申请”的区别仅体现在发明创造为何种类型上？即体现在该发明创造是为发明还是实用新型上？
另外，“在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知”，此处的“为公众所知”是否仅局限于国内的公众？“在国内”是仅修饰“公开使用过”还是连同“以其他方式为公众所知”一起修饰？

4.  关于发明的创造性评价。

审查指南中提到，评价发明的创造性不需要考虑专利法第二十二条第二款后半部分的内容，也就是不需要考虑“也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院这专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”这种情况。为什么？这应该也是一种公开啊。此种规定是否存在某种法理上的价值？

5.  关于专利法第二十条第一款。

专利法第二十条第一款提到：中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构，并遵守本法第四条的规定。我觉得该条款有点模糊，可以分两种理解，一种是，首先向国务院专利行政部门提交专利申请（并没有指明一定要委托专利代理机构），然后提交申请文件者退出当事人地位，由国务院专利行政部门委托其自己，即国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理相关事务，或者可以理解为国务院专利行政部门将该申请文件提交至申请人指定的专利代理机构办理（当然，事实上，如果专利代理机构没有涉外的资格，这是不可能的）。或者还有其他解释，总之觉得很模糊。不知道实际上应该如何理解才正确。

本人学习审查指南过程中，第一遍觉得还好，没有问题，挺清晰的，第二遍问题就出来了，逐渐模糊了我的视线。呵呵 当然，存在即是合理的，因此，我的这些疑问质疑也许就是多余的，并且逻辑上一定存在着某些混乱，只是一时还未能理清，还望高手多多指点。也许，再多看、多学习几遍，就能复归清晰了，到时候就能达到现在的高手们的境界了。O(∩_∩)o…

俺晕。刚才在专利论坛版块看到这个贴子，输完了回复内容一点提交说帖子不存在，原来跑到这里来了。再发一遍吧：

1.实施行为才会造成侵权，专利之间并不会造成相互侵权。实施上位概念也可能对下位概念构成侵权，为了便于说明，以下通过例子说明。
甲在先申请了一项专利A，其中用了上位概念金属；乙在后申请了一项专利B，其中用了下位概念银。则A不能破坏B的新颖性，假设B同时具有创造性，可以取得授权。那么，甲在实施其专利A时，如果采用除银以外的其它金属，不侵犯乙的专利权，如果采用银这种金属，则构成侵权；乙只要实施其专利B，就构成对A的侵权。也就是说，如果不经对方同意，甲和乙都不能采用银来实施专利。

2.理解正确。不过还忽略了构成抵触申请的一个要件：他人提出的申请。

3.两者不一样。不管是发明还是新型，两者意义都是不一样的。公开是处于公众可知的状态，专利申请文件的公布是国知局的一种行政行为，公布的结果是该文件的公开。

4.申请日前未公布的专利申请文件还处于保密状态，不构成现有技术，别人不可能将它与另一篇技术文件相结合而得出该申请的技术内容，因此否定该申请的创造性。

5.向国务院专利行政部门申请专利和向外国申请专利是两个程序，之所以做这项规定是为了防止泄露国家重大技术秘密。这条规定的意思是：你必须先向国知局提交专利申请，是否委托代理机构都可以；然后你可以通过任何一家具有涉外代理资格的代理机构提交PCT申请或直接向外国专利局提交专利申请。实践中还有有一方式就是直接提交PCT申请，并在申请中指定中国。

以上解答如有不对之处，请指正。

北溟之鲲 wrote:
俺晕。刚才在专利论坛版块看到这个贴子，输完了回复内容一点提交说帖子不存在，原来跑到这里来了。再发一遍吧：

1.实施行为才会造成侵权，专利之间并不会造成相互侵权。实施上位概念也可能对下位概念构成侵权，为了便于说明，以下通过例子说明。
甲在先申请了一项专利A，其中用了上位概念金属；乙在后申请了一项专利B，其中用了下位概念银。则A不能破坏B的新颖性，假设B同时具有创造性，可以取得授权。那么，甲在实施其专利A时，如果采用除银以外的其它金属，不侵犯乙的专利权，如果采用银这种金属，则构成侵权；乙只要实施其专利B，就构成对A的侵权。也就是说，如果不经对方同意，甲和乙都不能采用银来实施专利。

2.理解正确。不过还忽略了构成抵触申请的一个要件：他人提出的申请。

3.两者不一样。不管是发明还是新型，两者意义都是不一样的。公开是处于公众可知的状态，专利申请文件的公布是国知局的一种行政行为，公布的结果是该文件的公开。

4.申请日前未公布的专利申请文件还处于保密状态，不构成现有技术，别人不可能将它与另一篇技术文件相结合而得出该申请的技术内容，因此否定该申请的创造性。

5.向国务院专利行政部门申请专利和向外国申请专利是两个程序，之所以做这项规定是为了防止泄露国家重大技术秘密。这条规定的意思是：你必须先向国知局提交专利申请，是否委托代理机构都可以；然后你可以通过任何一家具有涉外代理资格的代理机构提交PCT申请或直接向外国专利局提交专利申请。实践中还有有一方式就是直接提交PCT申请，并在申请中指定中国。

以上解答如有不对之处，请指正。

辛苦大哥了！[s:4]o(∩_∩)o…我以为这么长的文字没有人看呢。没想到大哥还依然锲而不舍，写了两遍，可以体会到其中的艰辛，因为我也是，快写完了，点击提交，网页却关闭了。因此，我以后要都在word里面先写好，再提交。^_^

1.“实施上位概念也可能对下位概念构成侵权”,此话是否暗含了：实施下位概念对上位概念可以构成侵权是一种“常态”？依据是“上位概念保护范围宽，在后申请的下位概念落入到上位概念的保护范围内，因此，下位概念对上位概念侵权”？？根据你的例子，看来可以得知，是否破坏新颖性与是否侵权没有必然的联系，要具体问题具体分析。传说中的专利交叉许可是不是就利用了这个原理？o(∩_∩)o…不过你举的例子中，乙没有“资本”可供甲交叉使用，除非其专利还具有其他专利点。

2.如果是“自己”在申请日之前提出，并且记载在申请日及申请日后公布的专利申请文件中，将被驳回的依据应当是是专利法实施细则第十三条第一款吧？即：同样的发明创造只能被授予一项专利。

3.只是觉得专利法第二十二条第二款的前半部分和后半部分有点重复的嫌疑或者有点啰嗦了。呵呵 不过现在我错了。我把其中的申请日理解错误了。该条款中的“申请日”应该是你即将要在某一天申请的专利的申请日，而不是对比文件的申请日，如此看来，我要申请专利的那一天，即寄出文件的邮戳日，判断新颖性所使用的对比文件已经在“申请当中”，只是在我要申请专利的那一天，即寄出文件的邮戳日，该对比文件尚未公布，也就是处于保密状态。因此，处于保密状态的对比文件，当然就无法用于判断发明的创造性，可是又为什么可以判断发明的新颖性呢？不也一样处于保密状态吗？

4.如上。只是不明白为什么处于保密状态的对比文件可以用于评判发明的新颖性，却不可以用于评判发明的创造性。如此看来，发明的新颖性的评判标准更高一些？

5.我没有过涉外机构的从业经验，理解起来有点困难。不过现在豁然开朗了。呵呵

顶一下，不希望它沉掉。^_^

关于新颖性和创造性的问题，首先我们应该明确法律究竟是怎么规定的，然后我们应该认定法律“的确就是那么规定的”。至于这样规定的道理何在，那是另一个问题，或许并没有明确的答案。

按照通常的理解，新颖性要求一个专利的内容必须是新的，创造性则进一步要求“不仅是新的，而且要比现有技术高出一定的高度”。这是专利制度的一个基本点，可以说是国际通行的标准。

如果把新颖性的“新”的对比参照的范围仅限于“现有技术”而排除“抵触申请”，那么会发生的一个严重问题就是“权利冲突”。虽然我不能肯定避免权利冲突是引入抵触申请的唯一理由，但它的确是个充分的理由，对不对？

我似乎不同意楼上的观点
如果是为了权利冲突就属于重复授权的范畴了，何必再弄一个抵触申请来画蛇添足呢。而且抵触申请是全文对比，并不只是对比权利要求，也不会是为了避免权利冲突。
我认为引入抵触申请是为了维护公共的利益，因为如果前面已经有人把这个技术公开了，只是没有列入权利要求，同时公开日又在本申请的申请日之后，不能作为对比文件，那很可能造成本申请被授权，那就平白无故多出来一个专利权，社会公众的利益 就会受损了。

专利法的初衷应该是既有利于技术进步，鼓励发明创造，同时又要防止专利权的泛滥，影响公众的利益吧
个人观点，嘿嘿

只是觉得专利法第二十二条第二款的前半部分和后半部分有点重复的嫌疑或者有点啰嗦了。呵呵 不过现在我错了。我把其中的申请日理解错误了。该条款中的“申请日”应该是你即将要在某一天申请的专利的申请日，而不是对比文件的申请日，如此看来，我要申请专利的那一天，即寄出文件的邮戳日，判断新颖性所使用的对比文件已经在“申请当中”，只是在我要申请专利的那一天，即寄出文件的邮戳日，该对比文件尚未公布，也就是处于保密状态。因此，处于保密状态的对比文件，当然就无法用于判断发明的创造性，可是又为什么可以判断发明的新颖性呢？不也一样处于保密状态吗？

关于上位概念与下位概念以及侵权等问题，现在还是有点糊涂。

Imdragon wrote:
我似乎不同意楼上的观点
如果是为了权利冲突就属于重复授权的范畴了，何必再弄一个抵触申请来画蛇添足呢。而且抵触申请是全文对比，并不只是对比权利要求，也不会是为了避免权利冲突。
我认为引入抵触申请是为了维护公共的利益，因为如果前面已经有人把这个技术公开了，只是没有列入权利要求，同时公开日又在本申请的申请日之后，不能作为对比文件，那很可能造成本申请被授权，那就平白无故多出来一个专利权，社会公众的利益 就会受损了。

你的意思是说，“现有技术”的对比只是对比“权利要求”？？而“抵触申请”并非如此？而且，损害公共利益不就是因为有了权利上的冲突吗？如果权利没有冲突，或者说没有利益上的冲突，又怎么可能造成损害公共利益的后果呢？

“我认为引入抵触申请是为了维护公共的利益，因为如果前面已经有人把这个技术公开了，只是没有列入权利要求，同时公开日又在本申请的申请日之后”，其实，“对比文件”既可以是专利文件，也可以是非专利文件的。

相闻 wrote:
关于新颖性和创造性的问题，首先我们应该明确法律究竟是怎么规定的，然后我们应该认定法律“的确就是那么规定的”。至于这样规定的道理何在，那是另一个问题，或许并没有明确的答案。

按照通常的理解，新颖性要求一个专利的内容必须是新的，创造性则进一步要求“不仅是新的，而且要比现有技术高出一定的高度”。这是专利制度的一个基本点，可以说是国际通行的标准。

如果把新颖性的“新”的对比参照的范围仅限于“现有技术”而排除“抵触申请”，那么会发生的一个严重问题就是“权利冲突”。虽然我不能肯定避免权利冲突是引入抵触申请的唯一理由，但它的确是个充分的理由，对不对？

按照法理学的知识，法律的制定，或者法律条文在某种程度上一定是体现了某种法律价值的，如自由，秩序，公正，公平。就比如民法中还有等价有差，诚实信用等原则。^_^ 法律的制定一定是按照某种立法上的技术来操作的。这是我的观点。呵呵  最近在学习法理学，准备司法考试。