“修改超范围”之我见
案例：原说明书中记载了一种装置A，包括部件B和部件C，申请人经过修改增加了一项权利要求：一种装置A，包括部件B。
问题：上述修改超范围吗？
一般而言，对发明来说，对申请文件进行修改的时机有两个：提出实审请求同时和收到进入实审通知书之日起3个月内进行主动修改；实审程序中答复审查意见时进行修改。
首先，勿庸置疑，专利法33条是这两种修改都必须满足的基本条件。下面分别对两种情形进行讨论。
1. 上述修改是答复审查意见时所作的
对于答复审查意见时所作的权利要求书修改，出于节约审查程序的考虑，审查指南第二部分第八章第5.2.1节作出了进一步的限制，增加了四种不予接受的修改情形，但需要注意的是，其前提承认了有可能不超出原说明书和权利要求书记载的范围。就本例而言，先讨论一种比较简单的情况，（1）说明书中还记载了一种装置A，仅包括部件B。那么，首先这种修改是不超范围的，其次，由于属于不予接受情形的第1种而不能被接受。还有另一种情况，（2）说明书中仅记载了一种装置A，包括部件B和部件C。这种情况留待下面一并讨论。
2. 上述修改是主动修改时所作的
同样分上述两种情况，（1）说明书中还记载了一种装置A，仅包括部件B。这种修改不超范围，应该予以接受。（2）说明书中仅记载了一种装置A，包括部件B和部件C。
对第（2）种情况就只能依靠对专利法33条的理解来判断了。审查指南中对“记载的范围”的解释为：文字记载内容＋直接地毫无疑义地确定的内容。对于文字记载，基本不存在争议，而对于何为直接地毫无疑义地确定，标准却各不相同。因此，有必要从立法本意来考虑，对此，《新专利法详解》第228－229页中有下述文字：
“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果”。
看来，如何确定“记载的范围”与先申请原则有着密切的关系。而众所周知，“先申请原则”指的是，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。这样，如果两个人就不同的发明创造分别提交了申请，那么在申请提交时是不涉及先申请原则的，而如果在先申请人进行了，使得修改后的发明创造与在后申请相同，就会造成先申请原则所指向的情况，从而导致在后申请被驳回，这样对在后申请人显然是不公平的。我想这就是先申请原则与专利法33条的联系所在吧。也就是说，“修改超范围”所要排除的，应该是经过修改而导致与原申请不同的情况。
而何为相同呢？根据审查指南关于新颖性判断的规定，“……如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”假设技术领域、技术问题、预期效果都相同，那么，只要技术方案相同，就能得到两项发明创造相同的结论。
回到本例，所要考虑的就变成了原始记载的技术方案与修改后的技术方案是否相同。如果相同，就不超范围，如果不同，就超范围。对于开放式权利要求而言，根据审查指南，解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。这样，从字面上理解，新增加的权利要求有两种技术方案：仅具备部件B的装置A；除部件B外还具备部件C的装置A。实际上，由于判断主体是本领域技术人员，所以如果装置A还具备部件C是公知常识，即使不写明包括部件C，实际上也是必然包括的，那么第一种技术方案就仅仅是理论上的推断，实际是不存在的，所以事实上只有一种技术方案，也就是原始记载的技术方案，因此，不超范围；反之，如果装置A还具备部件C不是公知常识，那么第一种方案是存在的，也就是说增加的权利要求涵盖了原说明书和权利要求书没有记载的技术方案，超范围。
综上所述，得出以下观点：修改是否超范围，应看修改后的技术方案是否超出了所属技术领域的普通技术人员经阅读原说明书和权利要求书并结合其掌握的知识，所能惟一地、确切地理解到的技术方案，如果修改使所属技术领域的普通技术人员对原说明书和权利要求书所揭示的内容有了新的理解，则应认为已构成修改超范围（参考北京市高级人民法院行政判决书 （1998）高知终字第39号）。 |
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