[实务/流程] 一个发明创造怎么样获得两项授权

2012-4-20 15:27
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calin  注册会员 | 2012-5-3 15:06:58
其实不可以,因为实用新型公开了的话,审查员是可以检索到的,而且你是实用新型先申请,因此构成了发明的现有技术,发明是绝对地驳回!
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calin  注册会员 | 2012-5-3 15:09:00
作为补充,如果你的实用新型比发明早一天申请的话呢,还是驳回,审查员会发抵触申请的OA。但实用新型的授权并不会被撤销。
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oval  认证会员 | 2012-5-3 22:24:03
1,这不是一案两报。
2,新型被授权可能性很高,但不排除个别审查员会去检索导致驳回。
3,发明会被授权。
4,如果无人去无效你的新型的话,证书可以忽悠人。
debao  注册会员 | 2012-5-4 10:45:34
1、最好是同日申请同时声明;

2、次之,等发明快授权的时候再申请实用新型吧!就没啥问题了。

3、三楼说的问题,并非定论。

1)审查指南并没有给出这种情况的具体指导。

2)假设申请人不同,先申请的发明审查时间长,那么是否因为后申请的实用新型先授权,就不给先申请的发明授权了呢?显然不是,因为法9条第二款规定:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。如果因为后申请的实用新型先授权而不给先申请的发明授权的话,显然不公平,这也不是禁止重复授权原则的立法本意。因为实质上需要评价的并不是发明,而是实用新型,新颖性和创造性的评价优于“重复授权原则”(指南167页),在实用新型根本不具备新颖性的前提下,何谈“重复授权”?

3)如果不同的申请人可以使先申请的发明授权的话,那么同一个申请人为什么就得不到授权?
这又需要讨论。
在后申请的实用新型是一个不当授权,实质上不具备专利权,难以适用“禁止重复授权原则”,只要对其不当授权进行纠正即可,这与不同的申请人道理一样。
而对于同一申请人的这种故意,也应该有惩罚的措施,比如可以视其为非正常申请进行弃权,但是,让该申请人最终一项专利权也得不到,这种惩罚太过于严厉。因为其他人可以利用该发明轻易的无效掉该实用新型,并不会对公众利益造成损害。
所以,从维护申请人利益、平衡社会公众利益和公平原则来看,该发明申请是可以授权的。
debao  注册会员 | 2012-5-4 12:02:37
这种现象完全是近年来一些过激的追求专利数量的政策引起的。

梳理了一下禁止重复授权原则的四种情形:
对于同样的发明创造(权利要求相同):
1、不同的申请人先后提出两个申请;
     适用法9.2 ,即先申请原则。专利权授予先申请的人。

2、不同的申请人同时提出两个申请;
     适用法9.1、细则41.1,由双方协商确定。协商不成均被驳回。

3、相同的申请人同时提出两个申请;
    一种是两个发明(或两个实用新型)适用法9.1,通知申请人选择或修改,不答复的视为撤回,不选择或修改后不满足条件的,均被驳回。
    一种是同时申请发明和实用新型,适用法9.1、细则41.2,要同时在两个申请上声明,才可以放弃先授权的专利,不声明的按一般情况处理,即后审查的发明不修改会被驳回。

4、相同的申请人先后提出两个申请。(本次问题)
    没找到法条,如果按照法9.2,虽然并不适用,但是比照来说在先的申请并没有瑕疵,而先授权的实用新型是不当授权;
    如果按照法9.1,不得重复授权: 这里对重复授权的含义可以理解为“不得有两个专利权存在”,也可理解为“不得两次被授权”,如果 按照第一种解释,就可以放弃实用新型,如果按照第二种解释,发明就得不到授权。
   
但是,应当注意到:国知局下发的《关于规范专利申请行为的若干规定》:

第三条  本规定所称非正常申请专利的行为是指:
    (一)同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请,……;
上面没说同日还是先后,多件应当是两件及以上,而且给出了不予费用减缓、撤回或主动放弃权利等处罚措施,是不是可以依据此条主动放弃后申请先授权的实用新型,为发明的授权扫清障碍。
对实用新型一般不会对第九条做检索审查,这是审查制度的漏洞,倘若因此让申请人蒙受丧失全部权利的损失,是不妥当的。
法律应当对这种情况作出清楚的规定。也请大家指教!

oval  认证会员 | 2012-5-4 20:06:19

回 debao 的帖子

没那么复杂。
早一天交的发明会授权。
晚一天交的新型,授权概率蛮大的。除非审查员前不久刚见到过同样的案子,或者申请人已上了黑名单。
现在新型的专利在许可时,往往要出具专利权评价报告,所以新型的证书在手里去忽悠别人也很难。
实际上,专利局是把新型审查的责任扔给了大众,让第三方花钱去无效它的形式进行实质审查。无效新型的时候用法9条或26条都可以,最好两个都用。
所以,严格说来,拿了新型的证书就是个奖状,无什大用。
arian  专利工程师/助理 | 2012-5-15 17:07:56
你们都看了没有啊,发明先交,新型后交。
orangebear  注册会员 | 2012-5-16 09:37:15
最简单的办法是,使用同样的说明书,使权利要求略有不同即可
只要在同一天申请,一案两报也好,同时申请多个发明也好,都能获得授权
llonfei  注册会员 | 2012-5-18 18:49:49

回 debao 的帖子

debao:1、最好是同日申请同时声明;

2、次之,等发明快授权的时候再申请实用新型吧!就没啥问题了。

3、三楼说的问题,并非定论。
....... (2012-05-04 10:45)
有很强的法律功底啊
robinliu5  中级会员 | 2012-5-18 22:24:33

回 debao 的帖子

debao:1、最好是同日申请同时声明;

2、次之,等发明快授权的时候再申请实用新型吧!就没啥问题了。

3、三楼说的问题,并非定论。
....... (2012-05-04 10:45)
首先,谢谢参与讨论,debao很用心啊!
在此想说一下我的观点:
1. 就此例来说,发明的授权应该是没有问题的;
2.对于您的第2点,“发明快授权的时候再申请实用新型”,那本质上还是没有变化,就是发明授权没有问题,实用新型没有新颖性,不应被授权;
3.对于第3. 2)点,我认为即使实际上没有新颖性、创造性,但只要国知局授了权,就应该算是有权利(即使这个权利有瑕疵),仍应可作为重复授权的评判基础,因为我们做任何事情都是以假设是“真“的基础为前提的,实用新型实际上的无效性并不会成为以此为基础评判重复授权的障碍,实际上在我们发现障碍之前,视为无障碍。

最后想说明一点,不当的授权也是授权,在依照法定程序无效它之前,它的权利与其他正当权利并无区别。
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