能否以专利权人的OA答复为证据在无效中应用禁止反悔原则

案情稍有点复杂，各位看官有空的可慢慢看~~希望能和各位同仁讨论一下：

专利权人在申请时公开的一件专利：
权1一种方法，包括特征A，其特征在于B
权2，如权1所述的方法，其特征在于还包括特征C。

审查员在审查意见中指出特征A被D1公开，对比文件D1加公知常识给出了特征B的启示，认为权1无创造性，对权2未发表意见。

专利权人在答复OA时，没有明确表示不同意审查意见中关于权1无创造性的问题，只是将权利要求改为：
权1：一种方法，包括特征A，B，其特征在于C。

后审查员以上述修改后的权利要求做出了对该专利的授权。

现在无效宣告程序中：

1）请求人以D1公开了特征A和B，对比文件D1+D2的结合给出了区别特征C的启示为理由，提出授权文本中权1无创造性；

2）专利权人在答复无效宣告请求时，以特征A、B并没有被对比文件D1和公知技术所公开、特征C并没有被对比文件D1+D2公开为理由请求维持专利权有效。

现无效宣告请求人提出以下意见：

1、请求复审委适用禁止反悔原则对专利权人的理由和证据不予考虑：
因为专利权人在答OA时并没有明确表示反驳权1无创造性，而是将权2合并入权1，并重新进行了划界，将审查员没有否认创造性的特征C做为了修改后权1的区别特征。
    无效宣告请求人认为这种修改应视为专利权人同意审查意见所做的修改，而且这种修改时的重新划界表明专利权1同意特征A、B为现有技术。

2、正是因为这种重新划界使专利审查时的审查员认为专利权人是同意其第一次审查意见的，所以在第一次审查意见的基础上结合其修改后的权利要求对该专利做出了授权，很有可能并没有进行二次检索。

本人的问题：
1）在无效宣告中是否适用禁止反悔原则？
2）上述无效宣告请求人的理由是否成立？
3）如无效中复审委维持了该专利有效，那在侵权诉讼中，请求人是否可要求法院以专利权人的OA为证据适用禁止反悔原则？

先谢过各位赏光驻足……

能以专利权人的OA答复为证据在无效中应用禁止反悔原则

你说的上面的具体的没有看啊哈哈

大致浏览了下LZ的问题，从个人观点的角度解答如下：

1、在无效宣告中一般不能适用禁止反悔原则。

禁止反悔原则是指：在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。即专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与国家知识产权局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。

换句话说：禁止反悔原则不是独立存在的，而是一项反抗等同侵权的抗辩权，适用全面覆盖原则时无需考虑禁止反悔原则，而无效过程只对权利要求字面限定的保护范围进行考虑，不考虑等同技术特征等超范围的内容，所以也不会出现专利权人“反悔”而扩大保护范围的情况。

2、无效宣告请求人的理由不成立

独立权利要求划界的作用是方便审查员的审查及授权后专利的技术含量评价等，虽然本案专利权人答复OA的重新划界确实存在点问题（A+B无创造性及A、B均是现有技术并不代表A+B是现有技术，如果采用删除独权并将权2列为新独权的修改方式，个人认为改成“一种方法，包括特征A，其特征在于B和C。”更合适），但独权的错误划界并不会影响其有效性，独权是否有效与其技术方案的保护范围与客观存在的对比文件相关，而保护范围与其限定的所有技术特征相关，划界是否错误或者是否划界均不会导致删除、增加、改变技术特征，也不会影响客观存在的对比文件，因而不影响其保护范围。

“特征A被D1公开，对比文件D1加公知常识给出了特征B的启示”与“D1公开了特征A和B”有着本质的区别：
前者只能否定A+B的创造性，后者（不知LZ的A和B是否就是A+B，如果不是即特征A和B分别出现在对比文件D1的两个技术方案中，这种情况相对比较复杂，所以本人暂且认为是A+B）能否定A+B的新颖性，退一步讲即使无效过程中可以适用这种扩大意义的禁止反悔原则，也只能认为专利权人承认A+B属现有技术，而不能认定A+B被对比文件D1公开。

3、同理一：禁止反悔原则只是一项在侵权纠纷反抗等同侵权的抗辩权，不适用专利权本身有效性的判定，也不适用字面侵权的不侵权抗辩，因此不能适用。

PS：本案作为一个发明专利，个人认为无效理由采用对比文件D1、D2和公知常识的组合来否定其创造性更佳。

专利狂 wrote:
大致浏览了下LZ的问题，从个人观点的角度解答如下：

2、无效宣告请求人的理由不成立

独立权利要求划界的作用是方便审查员的审查及授权后专利的技术含量评价等，虽然本案专利权人答复OA的重新划界确实存在点问题（A+B无创造性及A、B均是现有技术并不代表A+B是现有技术，如果采用删除独权并将权2列为新独权的修改方式，个人认为改成“一种方法，包括特征A，其特征在于B和C。”更合适），但独权的错误划界并不会影响其有效性，独权是否有效与其技术方案的保护范围与客观存在的对比文件相关，而保护范围与其限定的所有技术特征相关，划界是否错误或者是否划界均不会导致删除、增加、改变技术特征，也不会影响客观存在的对比文件，因而不影响其保护范围。

“特征A被D1公开，对比文件D1加公知常识给出了特征B的启示”与“D1公开了特征A和B”有着本质的区别：
前者只能否定A+B的创造性，后者（不知LZ的A和B是否就是A+B，如果不是即特征A和B分别出现在对比文件D1的两个技术方案中，这种情况相对比较复杂，所以本人暂且认为是A+B）能否定A+B的新颖性，退一步讲即使无效过程中可以适用这种扩大意义的禁止反悔原则，也只能认为专利权人承认A+B属现有技术，而不能认定A+B被对比文件D1公开。

PS：本案作为一个发明专利，个人认为无效理由采用对比文件D1、D2和公知常识的组合来否定其创造性更佳。

非常感谢这位看官给出的解释~

第1点，我也查了有关的书籍，的确如你所言。但还想再继续讨教一下：

关于第2点，1）我说的A和B是A+B（A、B都属一个技术方案的先后步骤）2）我也完全同意你说的：”即使A+B属现有技术，也不能认定A+B被对比文件D1公开“。

但：
现请求人在请求宣告无效时，以D1为最接近的现有技术，却遭到专利权人的反对。专利权人在答复无效宣告请求时，现全部翻盘，既否认D1公开A，也否认D1公开B，更何谈D1公开A+B，所以现无法采用对比文件D1、D2和公知常识的组合来否定其授权专利的创造性。

个人认为专利权人在答OA时的确犯了一个划界的错误，即应当改为“一种方法，包括特征A，其特征在于B和C“，而这种划界错误的实质正是其为使其专利获得新颖性和创造性而做的部分放弃，因为在其OA答复中，并没有就审查员指出的”A被D1公开，D1+现有技术给出了B的启示“进行抗辩，而这种放弃才导致了该专利的授权。

因此，请求人还是希望复审委能应用“禁止反悔”的原则，对请求人答复无效宣告请求的意见陈述的理由不予考虑，而根据请求人提出的对比文件D1、D2和公知常识的组合来否定其授权专利的创造性。

本人认为你的意见不用这么着急，如果真的是对比文件1公开了特征1，即使现在你做无效，也可使复审委认可你的说法啊。早晚的事情而已。不用管专利权人以前是否认同。

lz真幸福，有人帮着做无效。

不知道有没有人在帮专利权人呢？

要是一会儿专利权人也冒出来，问大家怎么维持有效，那就好玩儿了，来个论坛大讨论，把复审委甩一边儿去，呵呵：）

伦毓 wrote:
本人认为你的意见不用这么着急，如果真的是对比文件1公开了特征1，即使现在你做无效，也可使复审委认可你的说法啊。早晚的事情而已。不用管专利权人以前是否认同。

已经有过第一次无效宣告请求了，复审委维持了该专利权有效，是别人做的，另找的对比文件也没有提到以OA答复做证据这事；这次准备提第二次无效，呵呵~

个人理解

禁止反悔中，专利权人以前对某自己不利事实的自认应是明示的，而不是默示的
比如，如果专利权人明确在答复OA时陈述，权利要求中的“连接”意思是“直接连接到”，那么以后就不能再说某未直接连接的关系侵犯了其专利权

本案中的重新划界，不应该算明示的自认
我想，不能应用禁止反悔

而且，如果确实D1公开了特征A+B，那么何必要用禁止反悔原则
就直接用证据D1得了
现在要借助禁止反悔
可见D1对专利权人专利的创造性攻击力不强
因此，估计胜算不大

同意楼上的，所以一般OA中出现可以利用的禁止反悔情况都出现在对于claim解释上，而一般直接修改的都不会被认为是禁止反悔的证明。
这个也是OA技巧啊