《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(四)
新专利法第九条所述的同样的外观设计的审查
新专利法第九条规定同样的发明创造只能授予一项专利权。《审查指南（征求意见稿）》（以下简称《审查指南》）依照新专利法的规定，对外观设计专利申请有关新专利法第九条的审查进行了细化的规定。
新专利法第九条所述的同样的发明创造对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。关于根据新专利法第九条进行审查时外观设计相同和实质相同的判断适用《审查指南》第四部分第五章第5.1.1节、第5.1.2节以及第5.2.1节至5.2.4节的规定，即适用根据新专利法第二十三条第一款进行审查时的规定。但需要注意的是，涉及新专利法第九条同样的发明创造的认定，应当将涉案专利或专利申请与对比设计所涉及的所有要素进行整体对比，如果所涉及的所有设计要素没有区别，或者其区别仅在于《审查指南》第四部分第五章第5.1.1节所列情形，则二者属于相同的外观设计；如果所涉及的所有设计要素的区别仅在于《审查指南》第四部分第五章第5.2.1节所列情形，则二者属于实质相同的外观设计。即这种对比是在涉案专利或专利申请与对比设计所涉及的所有要素进行整体对比的，这与依照新专利法第二十三条第一款进行的相同或者实质相同判断时不同，在依照新专利法第二十三条第一款进行相同或者实质相同判断时，对比是在涉案专利或专利申请的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素之间进行的。例如，A专利（对比设计）是具有某种色彩且要求保护色彩的产品外观设计，B专利申请是不具有色彩（黑白）的产品外观设计，两者的形状、图案完全相同，并且属于相同种类产品的外观设计，在判断是否符合新专利法第二十三条第一款规定时，由于比较是在B设计的全部外观设计要素与A设计的相应设计要素之间进行的，A设计的色彩不会被考虑，因此结论为外观设计相同。但在依照新专利法第九条进行审查时，由于是B专利申请与A专利所涉及的所有要素进行整体对比，因此颜色的区别会被考虑，则不能认为B设计和A设计属于同样的外观设计。
此外，如果一件专利涉及多项外观设计，应当将每项外观设计分别予以对比；如果一件外观设计产品为零部件，另一件外观设计产品为包含该零部件的整体产品，应当将该整体产品与零部件产品外观设计进行对比。
总体而言，根据新专利法第九条进行审查时，由于审查的目的是防止重复授权，这与依据新专利法第二十三条第一款审查时的目的不同，因此其判断方式存在明显差异。这种差异类似于发明专利审查中为防止重复授权而进行审查时关注于权利要求与新颖性审查时关注在对比文件全文的差异。
新专利法第二十二条的审查
新专利法第二十二条将我国原专利授权条件中采用的“相对新颖性标准”修改为“绝对新颖性标准”。《审查指南（征求意见稿）》（以下简称《审查指南》）根据该规定对发明和实用新型有关新颖性的内容做了适应性修改。主要修改点为：1.引入新专利法第二十二条的规定；2.将2006年版审查指南规定的“现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种”修改为“现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制”；3.将抵触申请的定义修改为“由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请”，以代替原审查指南抵触申请的定义：“由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请”。
为配合新专利法第二十二条规定的实施，《审查指南》进一步明确了现有技术的公开没有地域性限制，2006年版审查指南则规定，以出版物方式公开的现有技术是国内外范围的，以使用或者其他方式公开的现有技术仅限于国内。《审查指南》中明确了现有技术公开所涉及的出版物公开、使用公开和以其他方式的公开均无地域限制。此规定适应了经济全球化和网络的发展，有利于鼓励真正的发明创造，避免了在国外已经能够为公众自由使用的现有技术在我国得到专利独占权。
《审查指南》在重新定义的抵触申请中，取消了“他人”的限制，就是说，取消了抵触申请仅能是他人的专利或专利申请的限制，改为可以是任何单位或个人的专利或专利申请，其中包括了申请人的申请或专利，即抵触申请包括了由申请人本人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件。根据2006年版审查指南的规定，这样的专利申请文件或者公告的专利文件是影响待审申请重复授权的文件，根据《审查指南》的规定，这样的文件是影响待审申请新颖性的抵触申请文件。因此，以往造成重复授权的申请人本人的不同申请日的同样的发明创造不再作为影响重复授权的文件，而被作为影响新颖性的对比文件。此外，重新定义的抵触申请将原定义中的“公布的同样的发明或者实用新型专利申请”修改为“公布的专利申请文件或者公告的专利文件”，明确了抵触申请不仅包括专利申请文件，而且包括授权公告的专利文件，从而完善了抵触申请的定义。
新专利法第二十三条第一款、第二款的审查
近年来，我国外观设计专利申请量大幅度提升，外观设计专利授权标准相对较低，对于个别通过简单摹仿现有设计或者简单拼凑现有设计特征而得到的申请，在外观设计的初步审查甚至在专利权的无效宣告程序中，不能有效地予以排除。这种状况不利于充分发挥专利制度对我国产品外观设计创新活动的激励作用。在这种情况下，专利法第三次修改中增加了第二十三条第一款、第二款的相关规定，明确了对于外观设计专利在申请内容方面的要求，提高了外观设计专利的授权标准，并引入了抵触申请的概念。
新专利法第二十三条第一款规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中（以下简称抵触申请）。新专利法第二十三条第二款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。同时新专利法第二十三条第四款还对现有设计做出了定义，本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
《审查指南（征求意见稿）》（以下简称《审查指南》）依照新专利法的规定，对外观设计授权标准的审查进行了细化的规定。对于新专利法第二十三条第一款的审查，包含了判断涉案专利或专利申请是否与现有设计相同以及涉案专利或专利申请是否与抵触申请相同或者实质相同的判断。需要注意的是，对于“相同”的判断，无论是判断涉案专利或专利申请是否与现有设计相同，还是判断涉案专利或专利申请与抵触申请相同，这种判断只能在相同种类的产品外观设计之间进行。也就是说，即使产品外观设计完全一样，但由于其所应用的产品不属于相同种类，则其不属于相同的外观设计。与“相同”的判断有区别的是，对于“实质相同”的判断是在相同或者相近种类的产品外观设计之间进行。关于相同和实质相同的标准，参见《审查指南》第四部分第五章第5.1.1和5.2.1节。
对于新专利法第二十三条第二款的审查，包含了对涉案专利或专利申请与现有设计或者现有设计特征的组合相比其区别是否对外观设计的整体视觉效果不具有显著影响的判断（以下简称显著影响的判断）和涉案专利或专利申请是否是将现有设计通过已知设计手法进行变换得到的判断（以下简称变换的判断），以及涉案专利或专利申请是否是将现有设计或者现有设计特征通过已知设计手法进行组合得到的判断（以下简称组合的判断）。需要注意的是，对于显著影响的判断，只能在相同或者相近种类的产品外观设计之间进行。而对于变换的判断以及组合的判断，没有外观设计产品种类的限制。关于显著影响、变换以及组合的判断标准，参见《审查指南》第四部分第五章第7.1和7.2.节。
此外，从《审查指南》第四部分第五章第5.1.1、5.2.1节和7.1、7.2.节可以看出，《审查指南》中有关新专利法第二十三条第一款、第二款审查的思路，是从涉案专利或专利申请与对比设计的区别大小进行划分的，当两者外观设计相同或者仅存在特定的细微差别时，属于新专利法第二十三条第一款规范的内容；当两者的差别变大属于实质相同时，如果对比设计是抵触申请，则其属于新专利法第二十三条第一款规范的内容，如果对比设计是现有设计，则其被归入不产生显著影响，属于新专利法第二十三条第二款规范的内容；当然属于新专利法第二十三条第二款规范的内容不仅仅是实质相同，随着差别的进一步变大，还存在显著影响的判断、变换的判断以及组合的判断。在这样的过程中，对于对比设计的要求，也逐步从相同种类变化扩展到相近种类并进一步扩展到对种类不做要求，对比设计的数量也从一项扩展为两项或者两项以上。此外，在《审查指南》第四部分第五章第7.3节，对预料不到的视觉效果也做出了规定，明确在关于新专利法第二十三第三款的判断过程中，当涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果时，则可以认定涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。
总体上讲，目前《审查指南》关于新专利法第二十三条第一款、第二款的审查，与2006年版审查指南规定的外观设计相同和相近似的审查存在较大差异。可以认为，《审查指南》将2006年版审查指南中外观设计相同和相近似的绝大多数内容纳入了依照新专利法第二十三条第一款的审查内容中，但将部分涉案专利与对比设计相近似并且对比设计属于现有设计的情形纳入了依照新专利法第二十三条第二款的审查内容中，此外还依据立法宗旨和新专利法第二十三条第二款的规定，提高了外观设计授权条件，加入了涉案专利或专利申请是否是将现有设计通过已知设计手法进行变换得到的判断，以及涉案专利或专利申请是否是将现有设计或者现有设计特征通过已知设计手法进行组合得到的判断。
外观设计审查中的权利冲突
专利法第三次修改加入了有关外观设计权利冲突的内容，新专利法第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。这是为了解决不同类型知识产权之间产生冲突的问题。虽然2000年专利法第二次修改时已经关注到权利冲突问题，但新专利法作出了更加注重可操作性的规定。
由于知识产权保护客体的无形性，存在同样的客体受不同类型知识产权保护的可能。所以不同权利主体对同样的客体可能会拥有不同类型的知识产权。在这种情况下，当事人在行使某种知识产权时就会损害他人的合法权利权益。同时，这种知识产权相互冲突的现象也会被少数人利用，例如，在申请外观设计专利的包装袋设计中使用他人商标，从而干扰正常的市场经济秩序。因此，新专利法第二十三条第三款的规定旨在防止与他人已有合法权利冲突的外观设计专利的产生来杜绝外观设计专利权与其他知识产权相冲突的可能性。
《审查指南（征求意见稿）》（以下简称《审查指南》）依照新专利法第二十三条第三款的规定，对权利冲突进行了细化的规定。明确了他人是指专利权人以外的民事主体，包括自然人、法人或者其他组织；合法权利是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益，包括商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等；在申请日以前已经取得（下称在先取得），是指在先合法权利的取得日在涉案专利申请日之前；相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。
此外，《审查指南》还明确了审查的方式。首先，以不符合新专利法第二十三条第三款为理由请求宣告无效时，请求人应当是在先合法权利的利害关系人并应当就其主张进行举证，包括证明其与在先权利有利害关系以及在先权利有效。这与以其他无效宣告理由提起请求时不同。第二，在判断方式上，并非使用外观设计专利申请的判断方法和判断标准，而是使用在先权利所属类别知识产权的判断标准进行冲突的判断，例如，在考虑在后专利申请是否与在先商标权冲突时，是以商标侵权的判断标准进行，即是否属于未经商标所有人许可，在涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计，专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆，损害商标所有人的相关合法权利或者权益。
当一项外观设计专利权被认定与他人在申请日（有优先权的指优先权日）之前已经取得的合法权利相冲突的，该外观设计专利权会被宣告无效。
新专利法第二十五条第一款第（六）项的审查
专利法第三次修改增加了第二十五条第一款第（六）项，该条款规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不授予专利权。目前，在我国受理的外观设计专利申请中，存在相当数量的瓶贴、平面包装袋等外观设计，这些外观设计创新水平不高，而且常常涉及到外观设计专利权与商标权、著作权之间的权利交叉与冲突。为了进一步提高我国外观设计的创新性，新专利法增加了上述条款。
《审查指南（征求意见稿）》依照新专利法第二十五条第一款第（六）项做出了细化的规定。明确如果一件外观设计专利申请同时满足以下三个条件，则认为所述申请属于新专利法第二十五条第一款第（六）项规定的不授予专利权的情形。一是该使用外观设计的产品属于平面印刷品。平面印刷品主要是指平面包装袋、瓶贴、标贴等用于装入被销售的商品或者用于附着于其产品之上、不单独向消费者出售的二维印刷品，也可以包含用于标示某种服务的二维印刷品，审查员应当根据申请的图片或者照片以及简要说明，判断使用外观设计的产品是否属于平面印刷品。二是该外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的。也就是说，产品的形状要素不予考虑，所以任何二维产品的外观设计均可认为是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的。三是该外观设计主要起标识作用。主要起标识作用是指二维印刷品的图案、色彩或者二者的结合主要是用于让消费者识别被装入的商品或者被附着的产品的来源或者生产者，或者所涉及的服务的来源等。
在具体的审查中，对于外观设计专利申请是否属于新专利法第二十五条第一款第（六）项的判断，应该依照上述规定进行。对于不满足其中条件之一的，不能认定为外观设计属于“主要起标识作用的平面印刷品”。例如，壁纸、纺织品由于其外观设计并非主要是用于让消费者识别其所涉及的产品或者服务的来源，因此其不属于“主要起标识作用的平面印刷品”，其符合新专利法第二十五条第一款第（六）项的规定。再如，冰箱贴等产品的外观设计，其主要用于装饰产品，使得产品更“富有美感”从而吸引消费者，从而不属于“主要起标识作用的平面印刷品”，符合新专利法第二十五条第一款第（六）项的规定。还如，某展会的宣传海报，其主要用于让消费者识别其产品或者服务的来源，即使其采用了非常别致的形状和设计，但由于形状因素不予考虑，其满足前述的三个条件，属于“主要起标识作用的平面印刷品”，不符合新专利法第二十五条第一款第（六）项的规定，不能被授予外观设计专利权。（知识产权报 刘勇刚 李虹奇） |
