请问：就同一主题的技术方案能否同时申请一个发明和一个实用新型

假设申请人获得实用新型专利后有人侵权,申请人于是利用实用新型专利维权,通过2年的诉讼,法院开始准备判决,但此时发明专利也已经可以授权,则申请人只能放弃其中一项,此时如果放弃发明专利,显然非常荒谬,但如果自申请日起放弃实用新型专利,已经起诉的案件就要全部从新开始,以侵犯其新型专利权告对方的,就是这样弥补了时间差吗?所以，同时申请新型和发明没有意义.

http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/jdlt/2006/200612/t20061220_125093.htm
就同样发明创造提出双重申请的策略

　　新修订的专利审查指南于2006年7月1日起开始实施。新修订的审查指南相对于原审查指南有比较大的改动，现就其中对于同一申请人就同样的发明创造进行双重申请问题的修改及其影响进行简要分析，以期对申请人在今后就此问题的申请策略有所帮助。



　　新修订的审查指南涉及有关双重申请的修改明确了对“同样的发明创造”的判断原则



　　新修订的审查指南中明确规定“同样的发明创造”是指两项权利要求的“保护范围相同”，即在进行判断时仅仅是将两者的权利要求进行比较，而且此处所说的相同是指完全相同，不包括上下位概念和数值范围的相互包容，以及权利要求保护范围的相互交叉重叠，相互包含的情形。



　　因此，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型的权利要求进行比较，而不是将权利要求书与申请（或专利）文件公开的全部内容进行比较。如果一件专利申请（或专利）的一项权利要求与另一件专利申请（或专利）的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。



　　另外，新修订的审查指南还规定，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与在先发明或实用新型专利申请（或专利）权利要求中的范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。



　　规定涉及双重申请的专利权的放弃是自申请日起放弃



　　原审查指南6.2.2.1节规定，对于同一申请人提出的一份申请和一项专利权的处理中规定，若申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明。新修订的审查指南对于同样的情况，规定：若申请人选择放弃已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交一份自该已授权专利的申请日起放弃其专利权的书面声明，从而避免了申请人通过双重申请的方式，使其一项发明创造的保护期超过二十年的可能性。



　　修改对提出双重申请的申请人的影响



　　由于新修订的审查指南中明确了“同样的发明创造”是指两项权利要求的“保护范围相同”，从而会减少审查员将保护范围不相同（如重叠的或相互包含的情形）的两项权利要求判断为是同样的发明创造的可能性，使申请人得以保全在先已授权的专利。



　　但我们认为仍然可以采用同时申请实用新型和发明的方式来更好的保护其发明创造，其有益之处与原审查指南规定下的情况基本相同。



　　所不同的是，在原审查指南下，申请人在其申请的实用新型被授权后，若发明专利申请经实质审查被认为符合授予专利权的其他条件，申请人提交放弃其已授权实用新型专利的专利权的书面声明，就可以得到发明专利的专利权，并且在其发明专利授权之前，其实用新型专利权还存在并有效。但新修订的审查指南就此情况的规定是：申请人选择放弃已经授予的专利权的，应当提交一份自该已授权专利的申请日起放弃其专利权的书面声明。这样，若申请人选择放弃已经授权的实用新型专利，则在其发明专利的权利生效日也即其授权日以前，从法律意义上讲，就没有任何有效的实用新型专利申请和实用新型专利权存在过。



　　从程序问题上讲，如果在实用新型专利授权公告日到发明专利授权日期间申请人（曾经的实用新型专利权人）根据实用新型专利权已经对发生的侵权行为采取了强制性法律措施，如提起侵权诉讼或者请求地方专利管理机关处理侵权案件，则该强制性法律行为就失去了权利基础，有可能会导致法院或地方专利管理机关撤销案件。如果想继续维权，则只能以发明专利权作为基础，作为一个新的案件提出，而且在此期间涉及的也是临时保护问题而不是侵权问题。



　　从实体问题上讲，实用新型的自始放弃将导致实用新型专利授权公告日到发明专利公开日期间（大约有8 至10个月），他人使用该发明创造是合法的。即使在发明专利授权日之前法院已经应申请人的请求就侵犯实用新型专利作出生效判决，只要判决没有被执行，拖延到发明专利授权日，申请人放弃实用新型专利权时，我们认为，参照专利法第四十七条的立法本意，执行程序就应该予以终止。对于发明专利公开日到发明专利授权日期间，由于实用新型的放弃，对于此发明创造的保护由实用新型专利的专利保护变成发明专利的临时保护，未经许可实施该发明创造的人也不再是侵权者，也无需承担侵权责任，而只是根据专利法第十三条的规定支付适当的费用。



　　但在实际中，同一申请人提出的双重申请最终遇到上述需要放弃其中一件的情况的几率很小。其原因在于，就同一发明创造同时申请发明和实用新型的，由于实用新型不进行实质审查，如果申请人提交的两份申请的权利要求相同，且先进行审查的实用新型符合授权条件，则实用新型将先被授予专利权。那么，在发明专利进行实质审查时，绝大多数与上述实用新型相应的发明的权利要求均会经过修改，即其保护的范围发生了变化。这时，如果发明被授权，也就不存在重复授权的问题。



　　综合以上分析，我们认为申请人仍然可以采用同时申请实用新型专利和发明专利的方式来更好地保护其发明创造。（知识产权报　作者　宋焰琴  陈 桢）

2006-12-20

我还没有遇到过不放弃的,审查员通常在一审意见中就提出这个问题,然后申请人就声明放弃了.

楼上说的有点片面，你是针对特有的情况而言，就专利保护策略上讲，同时申请时非常有必要的，而且客户往往需要较早的获得一些权利，但是如果出现特定的情况，按实际操作，当然同时申请利大于弊，客户也就相当多出一份实用新型的代理费买保险差不多吧，呵呵

马龙 wrote:
我还没有遇到过不放弃的,审查员通常在一审意见中就提出这个问题,然后申请人就声明放弃了.

一审意见中就提出？呵呵，有些不可思议。

是你们写的文件太完美？还是那个审查员太菜啊？

为了省事，审查员在提出全部权利要求没有创造性的同时，在通知书的后面还会指出有相同的实用新型申请，这种事我遇到过多次了。

马龙 wrote:
假设申请人获得实用新型专利后有人侵权,申请人于是利用实用新型专利维权,通过2年的诉讼,法院开始准备判决,但此时发明专利也已经可以授权,则申请人只能放弃其中一项,此时如果放弃发明专利,显然非常荒谬,但如果自申请日起放弃实用新型专利,已经起诉的案件就要全部从新开始,以侵犯其新型专利权告对方的,就是这样弥补了时间差吗?所以，同时申请新型和发明没有意义.

我觉得这里面的问题是把时间列出的过于凑巧，如果不是那么凑巧哪？
假设新型一年授权了，发明五年还没有授权？

马龙 wrote:
为了省事，审查员在提出全部权利要求没有创造性的同时，在通知书的后面还会指出有相同的实用新型申请，这种事我遇到过多次了。

发明拖很久的也不少见,能有几个是一通就授权的.
在者,专利很大程度上是为了威慑,而不是诉讼,天天打官司,就是个天大的公司也跨了.
中国的法院,大家都明白啥意思,大部分都是双方座下来谈的
有专利才有筹码跟人谈.
没授权去跟人家谈,谁理你,随便告吧/