从华为的数据卡旋转头专利说起-浅谈要素省略发明的撰写误区及技术方案的扩展
【案例简介】虽从事专利撰写多年，由于工作中没有碰到过相关案例，因此除了当年考专利代理人的时候看过“要素省略发明”的定义外，几乎已经把“要素省略发明”这个概念忘的一干二净了。
2011年华为起诉中兴用到的“数据卡旋转头”专利（200810006325.5）让我开始思考“要素省略发明”的含义和撰写中需要注意的问题。
当时出于好奇，下载了华为告中兴的“数据卡旋转头”专利（200810006325.5）。以下是该专利公开文本的第一独立权利要求（为了便于叙述，本文以该专利的公开文本为例进行说明，该专利的授权文本与公开文本不同，但并不影响本文的观点）：
一种USB连接件，用于与USB母座相插接，其特征在于，该设备包括：金属焊脚，连接线和基体，所述金属焊脚的一端与所述连接线的一端连接，所述金属焊脚形成于所述基体表面，所述连接线固定在所述基体表面。
看了该专利文本后，发现一个奇怪的问题。该专利说明书中明确提出要解决的技术问题是减小USB连接器（即USB插头）的厚度，但权利要求的技术方案中完全没有解决该技术问题的技术方案。也就是说，所有权利要求中都没有包含与减小USB插头的厚度有关的技术特征。
【主题一：要素省略发明的撰写误区】
http://www.mysipo.com/data/attachment/forum/201303/21/085746g5hl125t10qlt02h.jpg.thumb.jpg
上图是现有技术中的USB插头的示意图。华为的这个专利的本意是通过去掉USB插头的外框来减小USB插头的厚度，这也是权利要求中没有出现外框这个概念的原因。我想代理人也许是认为该案属于“要素省略发明”，省略的要素就是现有技术中USB插头的“外框”，因此不在权利要求中提及。
但是，“要素省略发明”真的可以按照这种方式写吗？
按照上述写法，最明显的一个问题是缺乏新颖性。很显然，权利要求1中所要求保护的USB连接件与现有技术中的USB连接件（USB插头）没有任何不同。
缺乏新颖性还不是最致命的问题，最致命的问题是，如果代理人按照这种思路写，很可能会在权利要求中漏掉解决技术问题的必要技术特征，甚至会在整个文本中都漏掉相关的技术特征。
那么，从技术角度分析到底怎样才能减小USB插头厚度呢？
很显然仅仅通过去掉外框是不行的。如上图所示，现有技术中的USB插头去掉外框后，由于厚度减小，USB插头将无法稳定地插入插座中（除非用户愿意在用数据卡的时候下面塞根牙签）。
也就是说，这个技术方案最核心的技术特征是：增加基体的厚度。这一技术特征在权利要求中可以通过具体的数值范围去限定。
实际上，该案所有权利要求中都没有包含上述技术特征，但说明书中多次提到，例如：“基体13只要满足于USB母座插接的厚度即可”，“基体13的厚度为2.2mm～2.45mm等”。
也就是说该案的发明人已经给出了较为完整的技术方案，在这种情况下，代理人没有将其写入权利要求中恐怕不是粗心，而是被“要素省略发明”这个概念误导了，认为该专利属于“要素省略发明”，只需在权利要求中省略相关要素即可。
因此，我的观点是：从撰写角度来讲，根本就没有一种发明叫做“要素省略发明”，因为不可能有一种发明是将现有技术中的某个要素去掉，其它要素完全不用变更。作为专利代理人，应该重点关注那些要素发生了变更。上述观点也许过于武断，但如果采纳上述观点，在撰写时不会犯上述致命错误。
【主题二：技术方案的扩展】
进一步，我认为拿到发明人给出的上述技术方案后还可以对该技术方案进行扩展，下面简要描述下我的扩展思路。
<未完待续>
我明天贴出后半部分，如果感兴趣现在可以去我的新浪博客或微博去看，用我的论坛ID就能搜到，呵呵。
欢迎批评指正。 我没有看原文件，但根据你的描述，我感觉其不是“省略要素发明”，而是“要素改变发明”。因为该案的关键点不仅仅是去掉外框，在去掉外框的同时还必须加大基体的厚度，以使“基体13满足USB母座插接的厚度”，从而保证该USB能顺利的插入USB母座。当然，不知到该案的从权中是否有“以使基体13满足USB母座插接的厚度”的限定。
我的理解是，该案在申请阶段，一种可能是，申请人要求代理人这样写，以尽可能的扩大保护范围，另一种可能是，该案的代理人并没有真正理解该案本案发明点的精髓所在，只是简单的认为目前的权1已经和现有技术有区别了。
根据我的经验，几乎不会有纯粹的“省略要素发明”，在省略的同时，一定有其它要素发生了或多或少的改变，不然很难保持“发明省略一项或多项要素后，依然保持原有全部功能或带来预料不到的技术效果”。
回 老看客 的帖子
老看客: 我没有看原文件，但根据你的描述，我感觉其不是“省略要素发明”，而是“要素改变发明”。因为该案的关键点不仅仅是去掉外框，在去掉外框的同时还必须加大基体的厚度，以使“基体13满足USB母座插接的厚度”，从而保证该USB能顺 .. (2013-03-21 16:05) images/back.gif我理解这个专利同时包含了“要素省略”和“要素变更”两个特征，可以认为既是“要素省略”发明也是“要素变更
”发明。而且该案被省略的要素和被变更的要素，都非常重要，缺一不可。
这个案子不论是公开文本还是授权文本都没有包含类似“以使基体13满足USB母座插接的厚度”的限定，说明书中有。
回 老看客 的帖子
老看客: 我没有看原文件，但根据你的描述，我感觉其不是“省略要素发明”，而是“要素改变发明”。因为该案的关键点不仅仅是去掉外框，在去掉外框的同时还必须加大基体的厚度，以使“基体13满足USB母座插接的厚度”，从而保证该USB能顺 .. (2013-03-21 16:05) images/back.gif从您最后一段话来看，倒是让我想起了另外一个我始终存疑的问题：
一个案子是否可以：不具备新颖性，但却具备创造性？——听起来有意思吧：）？——见下例：
——
中医治疗【胃寒】症的方子，要申请专利，例如，发明人提出：
半夏，生姜，当归，黄芪——四味药。
-
而我自己经过试验之后，发现去掉半夏之后，治疗胃寒的效果更好——省去了一味药的同时，解决了相同的技术问题，且取得了意料不到的技术效果。
——从创造性的判断标准看，是有创造性的。
但我自己经常想：对新颖性，上述三味药的组方，相对于之前提交的专利中的四味药的组方，还具备新颖性吗？——我觉得从某些角度，可以把四味药的组方，看成是三味药的组方的一个更加详细的披露形式，或者从方案层面上讲，是它的一个下位概念。如果这样看待，则三味药的组方相对于四味药组方，就没有新颖性了。
就好比，我【先】申请了一个带有探照灯的安全帽的专利，而你后申请了一个去掉探照灯的安全帽。——我觉得审查员肯定会拿我的更加详细的技术方案来驳掉你的新颖性。
——这真是一个我长久来的存疑，幸好我从未在实务操作中遇到这种问题，在这里请高人们预先帮我开开窍，呵呵。多谢~！
回 finlinden 的帖子
finlinden:从您最后一段话来看，倒是让我想起了另外一个我始终存疑的问题：一个案子是否可以：不具备新颖性，但却具备创造性？——听起来有意思吧：）？——见下例：
——
中医治疗【胃寒】症的方子，要申请专利，例如，发明人提出：
....... (2013-03-22 14:57) images/back.gif
呵呵，你这个例子确实是典型的要素缺省类型的发明，看来我得改改我的文章了。
这个例子我认为是有新颖性的，因为现有技术中治疗胃寒的药方是四味药：半夏，生姜，当归，黄芪；而该案例中少了半夏。
我觉得写权利要求时可以用：“仅包含生姜，当归，黄芪”这样的限定方式。 从我经历的OA来看，审查员的思路是：如果在你的案子中找不到：【在你的发明中公开了但在对比文件之中没有公开】的技术特征的话，就很可能没有新颖性了。
而我的中医案例中，情况是：仅仅存在：【在对比文件公开了而在本发明没有公开】的技术特征，——这一般会被驳为无新颖性的。
但同时又符合创造性的标准，——这让我感觉奇怪：因为，一般的常识是：有新颖性则不一定有创造性，但有创造性的话一定会有新颖性。
回 finlinden 的帖子
finlinden:从我经历的OA来看，审查员的思路是：如果在你的案子中找不到：【在你的发明中公开了但在对比文件之中没有公开】的技术特征的话，就很可能没有新颖性了。而我的中医案例中，情况是：仅仅存在：【在对比文件公开了而在本发明没有公开】的技术特征，——这一般会被驳为无新颖性的。
.. (2013-03-22 21:33) images/back.gif
首先，我认为有创造性就一定具有新颖性，有新颖性是有创造性的前提条件。这是新颖性创造性的概念本身决定的，没有任何疑义。
新颖性是指不属于现有技术，而创造性是指与现有技术相比，有突出的实质性特点和显著的进步。不可能存在一种技术既属于现有技术，又相对于现有技术有突出的实质性特点和显著的进步。
一般判断新颖性确实是这样：对比文件是不是已经把发明中的所有技术特征公开了，如果是，则没有新颖性。我通常也是这么判断的，但这不是硬性规定，至少审查指南没有类似的规定。
因此，可以认为你给的案例完全不用评价新颖性，直接评价创造性，有创造性就一定有新颖性。已经证明b>a，就无需再证明b是否等于a了。
回 lijian21cn 的帖子
lijian21cn:首先，我认为有创造性就一定具有新颖性，有新颖性是有创造性的前提条件。这是新颖性创造性的概念本身决定的，没有任何疑义。新颖性是指不属于现有技术，而创造性是指与现有技术相比，有突出的实质性特点和显著的进步。不可能存在一种技术既属于现有技术，又相对于现有技术有突 .. (2013-03-22 22:54) images/back.gif
大哥：你这观点的确明快锐利~！醍醐灌顶啊~！佩服~！——巧妙引入指南对新颖性、创造性的定义，先直接证明有创造性，然后，从前述的定义为依据，间接证明一定存在新颖性，而不直接以新颖性为标的~！很新颖的证明方式，有点高等数学里的夹逼法则的感觉。好观点~~：解除了我多年的困惑，呵呵。
多谢~！！！！十分感谢~！！ 我对中医药不太了解，但仅从专利法上的判断原则讲，我认为你这个申请是具有新颖性、创造性的：
首先，现有技术是 半夏，生姜，当归，黄芪——四味药，可以理解为具有A、B、C、D四个技术特征，如果本申请是生姜，当归，黄芪——三味药，可以理解为为解决现有技术的问题，只需B、C、D三个技术特征即可实现，且在实现的同时还取得了意料不到的更好的效果。那么，套用审查指南的话，其是典型的省略要素发明。因此，具有新颖性和创造性。
其次，从法理上套的话，现有技术是由ABCD四个技术特征构成的完整技术方案，而本发明是由BCD三个技术特征构成的技术方案，而现有技术中并未公开BCD可以构成一个完整的技术方案，且根据现有技术的教导，只能是ABCD才能构成为解决本发明技术问题的技术方案，而只有BCD是不可能解决现有技术问题，因此，BCD相对于现有技术的ABCD是一个全新的技术方案，具体新颖性。
我觉得是否为省略要素发明的关键是，其减少技术特征后仍能够解决现有技术问题，且能够保持原有的全部功能。
至于你举例的带探照灯的帽子，在去掉探照灯后如果不改变其他要素仍能够实现照亮，其可以认为是省略要求发明，但这在机电领域几乎是不可能的。
看来我也要改变想法了，还是有省略要素发明的，呵呵。 非常好的实务探讨，虽然不是专业的代理人，但是收获颇多，顶一个
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