抽空学新指南-修改
1、修改内容与范围： 没有变化2、修改时机： 没有变化
3、修改方式：
（1）基本原则没有变化
根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。
（2）灵活掌握方式没有变化
只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。
（3）不予接受情况，前4项没有修改，增加了第5项
第1项：主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；
第2项：主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围；
第3项：主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；
第4项：主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；
第5项：主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
（4）对不予接受情况的处理有变化
原指南：
如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是按照通知书的要求作出的，而是属于上述的不能被接受的情况，则审查员应当发出修改文本不予接受通知书或审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本，同时指出，到指定期限届满日为止,申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定，将视为在此指定期限内未对本通知书作出答复，根据专利法第三十七条的规定，申请将被视为撤回。
应当注意的是，如果审查员认为，申请人答复审查意见通知书时提交的经修改的文本中，修改的内容有一部分是按照通知书的要求而另一部分不是按照通知书的要求进行的，则在这种情况下，审查员可以先审查该文本，并根据需要发出审查意见通知书，在提出其他审查意见的同时，要求申请人在指定期限内删除不符合前次通知书要求的修改内容，否则上述修改文本不能接受,并在通知书中告知，到指定期限届满日为止,如果重新提交的修改文本中不删除该修改内容或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容，将视为在此指定期限内未对本通知书作出答复，根据专利法第三十七条的规定，申请将被视为撤回。
新指南：
如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，则审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。
讨论：
1、值得注意的是，在征求意见稿中，第4项曾修改为“在保留原独立权利要求或从属权利要求的情况下，主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”。
显然，如果第4项真有这样的条件的话，那么实际操作中，第4项与第3项会出现矛盾。
2、对第4项和第5项的理解，
有一种理解为：两项的重点是“增加”和“新的”，只有同时满足这两个条件才属于禁止之列，例如：
（1）将原来独权或从权的并列方案拆分成两个独权或从权，虽然增加了独权或从权，但不是新的，因此可以接受；
（2）在原来的独权或从权中增加技术特征，虽然技术方案是新的（在原权利要求书中未出现过），但没有增加权利要求，不属于增加的，因此可以接受；
如果这种逻辑正确的话，那么
（3）在原来的独权或从权中变更一个或多个技术特征，虽然技术方案是新的，但没有增加权利要求，应该可以接受吧？
或者
（4）在原来一个技术方案的独权或从权中增加一个技术方案，虽然技术方案是新的，但也没有增加权利要求，应该也可以接受吧？
显然，上述理解忘了第4项和第5项的前提：
专利法实施细则第五十一条第三款规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。
3、2006年修改指南时增加了“第4项”还可以理解。本次增加“第5项”，不知道为什么？不会增加检索，也增加不了多少审核工作量啊！
4、关于处理方式
新指南的这种处理方式较老指南的“视为撤回”是不是合理或人性化一些。
但由于不符合专利法实施细则第五十一条第三款不是驳回理由，碰到执拗的申请人，依然不好操作。
没碰过这种情况，实在不好想象。
Re:抽空学新指南-修改
一、修改问题本是一个非常难的问题，要做到基本搞清楚都很不容易，况且实际操作又往往背离理论上的规定，又难免让人走入理解的误区。所以您开的这个话题，有人围观尚没有朋友愿意参与讨论。我也没有什么真知酌见，只是发表一点意见顶一项这个贴，期望有更多的朋友参与进来讨论。
laoqu wrote:
......
原指南：
......color=red]将视为在此指定期限内未对本通知书作出答复，根据专利法第三十七条的规定，申请将被视为撤回。
应当注意的是，如果审查员认为，申请人答复审查意见通知书时提交的经修改的文本中，修改的内容有一部分是按照通知书的要求而另一部分不是按照通知书的要求进行的，则在这种情况下，审查员可以先审查该文本，并根据需要发出审查意见通知书，在提出其他审查意见的同时，要求申请人在指定期限内删除不符合前次通知书要求的修改内容，否则上述修改文本不能接受,并在通知书中告知，到指定期限届满日为止,如果重新提交的修改文本中不删除该修改内容或者出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的内容，将视为在此指定期限内未对本通知书作出答复，根据专利法第三十七条的规定，申请将被视为撤回。
二、以上这一段是原审查指南里的老内容，《审查指南修改公报（第2号）》（第50号）对这部分内容作了修改的。
laoqu wrote:讨论：
1、值得注意的是，在征求意见稿中，第4项曾修改为“在保留原独立权利要求或从属权利要求的情况下，主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”。
显然，如果第4项真有这样的条件的话，那么实际操作中，第4项与第3项会出现矛盾。
三、关于不符合细则第五十一条第三款，审查指南中对审查员自由裁量权的限制
1、实际上是原审查指南的表述第（4）项与（5）项存在矛盾。对于第（4）指南中举了自行车把手和自行车座的例子，似乎是说，如果符合单一性要求而将仅记载在说明书中的技术方案作为修改后权利要求的主题是可以接受的，这势必要增加（如果这也算增加的话）新的独立权利要求；但从第（5）项来看凡是增加了新的独立权利要求，只要其技术方案在原权利要求书中未出现过，就不能被接收。
2、征求意见稿中在第（4）中加了半句话“在保留原独立权利要求或其从属权利要求的情况下”，请注意，中间有“其”字，后面没有“主动”二字。我估计当时的想法是为了克服上面所述的矛盾。
当然如果“增加”的含义理解为需要在原有的基础上添加，那么原来的（3）与（4）并不矛盾，反而是征求意见稿加的这个前提构成了重复限定。
laoqu wrote:2、对第4项和第5项的理解，
有一种理解为：两项的重点是“增加”和“新的”，只有同时满足这两个条件才属于禁止之列，例如：
（1）将原来独权或从权的并列方案拆分成两个独权或从权，虽然增加了独权或从权，但不是新的，因此可以接受；
（2）在原来的独权或从权中增加技术特征，虽然技术方案是新的（在原权利要求书中未出现过），但没有增加权利要求，不属于增加的，因此可以接受；
如果这种逻辑正确的话，那么
（3）在原来的独权或从权中变更一个或多个技术特征，虽然技术方案是新的，但没有增加权利要求，应该可以接受吧？
或者
（4）在原来一个技术方案的独权或从权中增加一个技术方案，虽然技术方案是新的，但也没有增加权利要求，应该也可以接受吧？
显然，上述理解忘了第4项和第5项的前提：
专利法实施细则第五十一条第三款规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。
3、原指南的表述确实是不清楚的，岐义是多方面的，这次修改在每项前面加上了“主动”二字，表明这五种不能接受的情况的前提是修改不符合细则第五十一条第三款。也就是说如果是针对通知书指出的缺陷进行修改，比如：原说明书记载了技术方案A+B、A+B+C+D，权书中将A+B+C作为独权，审查意见指出其得不到说明书支持，申请人将独权中的特征C删除并对从权作了适应性修改，这种情况是“删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围”，但应该得到允许。（对不对？请指正）
4、与您的理解相反，您所列的（1）、（2）、（4）以及不扩大保护范围的第（3）种情况的修改，如果不符合R51.3，则应属审查员可以自由裁量的情形。
5、“出现过”如何理解，是要完整地存在过，还是部分出现过？
laoqu wrote:3、2006年修改指南时增加了“第4项”还可以理解。本次增加“第5项”，不知道为什么？不会增加检索，也增加不了多少审核工作量啊！
四、同样的疑惑，审查员同志能不能出来释惑一下？
Re:抽空学新指南-修改
这个R51.3已经快把我折磨疯了Re:抽空学新指南-修改
我的理解，1、对于撰写的要求提高了
撰写的时候就必须把所有要保护的点都写到权利要求书中去。不能向以前那样答复审查意见的时候可以尽情地加。。导致撰写的时候独立权利无限地放大，而隐藏着很多技术内容在说明书里，慢慢地答复审查意见。
2、对于公众更加公平。
不会出现看公开说明书的权利要求没有的东西，放心大胆地用，结果授权文本加进去了，被套进去了。
实际操作中还会出现很多新情况，慢慢探讨吧。
再说一句，对于参加2010年专***试的人来说无疑是个好消息，不需要在说明书中苦苦寻找技术作为从属权利要求了
Re:抽空学新指南-修改
修改的难，难在实际操作中如何理解规则、如何把握度。对A33来说，核心和难点在于如何理解和把握“直接、毫无疑义的确定”，前段时间以来论坛上好多朋友对审查员适用A33太多有颇多抱怨，正是反映出在这个问题上理解的分岐；而且似乎也反映出申请人（及其代理人）可能还要和官僚体制对A33的影响进行PK。
R51.3是另外一个难点，Staroffish先生曾在考试论坛一个贴中根据《操作规程》《审查业务四联动公报》、《审业会议纪要》、《专利审查质检报告》、《专利质检讨论纪要》、果汁局专利局医药部《专利审查基准》、审业部2006-2009的28项课题研究报告等对符合以及不符合该条款的典型情形作了一个总结，我也看了很多遍，却总也没能掌握这个条款，甚至对指南里规定的不符合R51.3且不能接受的五种情况都理解不了，自感资质愚钝，常为此纠结。
这次修改的指南在这五种情况的前面都增加了“主动”二字，似乎表明，每种情况如果是被动的，则完全可能符合R51.3。比如我上面举的例子：原说明书记载了技术方案A+B、A+B+C+D，权书中将A+B+C作为独权，从权以D作为附加特征，审查意见指出独权得不到说明书支持，申请人将独权中的特征C删除并对从权作了适应性修改，应不属于第（1）种情况，难道不是？
增加了“主动”二字之后，指南里原来第（1）、（2）、（3）种情况所举的例子基本没有变动，当然所举的例子里面原来也都有“主动”二字。那么什么情况是“被动”呢？是不是“被动”的意思就是指按照通知书指出的缺陷进行修改，符合R51.3呢？或者“被动”是指虽然修改不符合R51.3，但是属于审查员可以自由裁量的范围(即并非应当不予接受)？
“出现过”的含义是什么？如果是指权利要求书中完整地限定了这个技术方案，那还叫“增加新的”吗？显然“出现过”不是完整地存在过的意思。而如果是部分地限定了技术方案，比如只“点了名”没有限定“连接关系”或者部分“点名”、部分说明“连接关系”，那么这个部分的程度是什么？或者说可以缺少多少个必要技术特征或者可以多多少个非必要技术特征？
这次修改增加了第（5）种情况，似乎是希望提高专利的撰写水平，对公众合理利用公开的发明专利申请似乎也有利（非常非常有限，因为还可能有其他的修改方式、还可以分案、还可能有要求其优先权的申请），但我想还不如说是为了简化审查程序更合适。
再说增加了第（5）种情况对考试的影响，我倒不认为对今后参加专***试的考生是利好消息。因为首先，虽然2010年很可能会考答OA并修改权书，但答OA的修改也不是每年必考的；其次，虽然独权、从权在权书中都出现过，但如何写出一个符合A22、A26.4、R20.2、A31.1、A33的独权、从权其难度是可以变化的，恐怕表面上简单了，实际上提高了难度；第三，每个考生面对的是同样的考题，退一步说如果不需要从说明书中找从权是容易了，那么只对那些不太喜欢从说明书中找很多从权的考生有利一点而已，而且这是有个前提“退一步说……”的。
Re:抽空学新指南-修改
第5项：主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。我觉得费用规避也是一个原因吧。
申请10项，无附加费；
后期增至20项，规避了1500的费用。
Re:抽空学新指南-修改
stan2 wrote:第5项：主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
我觉得费用规避也是一个原因吧。
申请10项，无附加费；
后期增至20项，规避了1500的费用。
这个倒是很实在。只是不知实际中有多少人这么干过，这么干过的朋友有没有被审查员同志使用自由裁量权否定过？
如果实际中没几个人这样干，而且这样干审查员也可以不予接受，那堵住这种投机应该不是主要原因。当然这个确实是一个实实在在的原因，银子哗哗的。
Re:抽空学新指南-修改
stan2 wrote:第5项：主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
我觉得费用规避也是一个原因吧。
申请10项，无附加费；
后期增至20项，规避了1500的费用。
费用原因可能不大，毕竟主动修改时可以增加从权。感觉还是审查方面的考虑。
Re:抽空学新指南-修改
洛飞 wrote:这次修改的指南在这五种情况的前面都增加了“主动”二字，似乎表明，每种情况如果是被动的，则完全可能符合R51.3。比如我上面举的例子：原说明书记载了技术方案A+B、A+B+C+D，权书中将A+B+C作为独权，从权以D作为附加特征，审查意见指出独权得不到说明书支持，申请人将独权中的特征C删除并对从权作了适应性修改，应不属于第（1）种情况，难道不是？
我觉得大部分审查员不允许将独权中的特征C删除，将原来的A+B+C修改为A+B。
估计有2种处理可能：
1、独权修改为A+B+C+D；
2、对A+B方案进行分案。
考虑个极端的情况，原说明书记载了技术方案A+B，独权要求保护A+B+C，C在说明书中没有。
处理结果是：
1、审查员要求将C补充到说明书中；
2、如果C是公知的，则符合26.4；
3、如果C是发明点，则存在26.3问题。
Re:抽空学新指南-修改
从这次指南的修改我提出自己的理解：1、虽然增加了\"主动\"，但从实际操作来说，并没有实际上的改变。请注意审查指南中仍然有这么一段描述\"当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。\"在审业部宣讲的时候，也没有特别的解释\"主动\"二字。
2、第五条的增加实际上是为了避免在答复通知书的过程中，申请人主动增加了大量的从属权利要求。而审查员只能空叹息，继续审查。这种做法在PCT申请中尤为常见。而申请人这么做一则是为了避免费用，二则是基于审查员所检索到得对比文件而认为本案有可能授权从而大量的增加从属权利要求。R51.3给予了审查员自由裁量的空间。我觉得如果不是上述的情况，审查员一般不用使用R51.3
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