2006年9月24日，对全球专利制度而言可谓历史性地达成了一致。包括日美欧在内，41个发达国家就统一专利认定标准的《实体专利法条约》的主要部分达成了一致。
该条约一旦生效，就意味着取得一项专利后，该专利将通用于全球，也就是说有可能成为通往“全球专利制度”的一大步。
那么，该条约生效后，对于国内的技术人员和知识产权工作者而言，将会发生哪些变化呢？下面就向读者做一下总结。
1.向先申请原则的统一
截止目前，作为专利优先权的判断标准，只有美国采用“先发明原则”*2。所谓先发明原则，就是指当2个相同的专利提出申请时，将把专利权授予先发明者。在此次达成的协议中明确表示，美国将放弃先发明原则，而采用将优先权授予先申请者的“先申请原则”。
*2 除美国外，加拿大和菲律宾也曾采用过先发明原则，但这2个国家分别于1989年和1998年采用了先申请原则。
向先申请原则的统一，对企业而言好处很大。不仅能够消除个人发明家等以“我先发明的”为由提起专利诉讼的风险，而且不必再为确定发明时间而花费庞大的财力和人力。
对于每天埋头于研发工作的技术人员来说，无需为确定发明日期而耗费精力同样也是一大好处。过去，技术人员必须在研究记录中详细地把日期和认证签字记下来，以备申请美国专利时使用。条约生效后，至少不需再作为“在美国的专利诉讼对策”而去做这些工作了。
不过，并非不再需要研究记录了。为了保护技术人员与职务发明有关的权利，在与其他企业的联合研究中明确权利的所属关系，仍需要以某种形式保留含有署名的研究记录*3。
*3 在专利优先权方面，美国还有一项放弃制度。这就是称为“Hilmer doctrine”的判例原则。一般来说，在A国最先提出的专利一年内再向B国申请时，从专利优先权来说，以A国申请日为标准（根据巴黎公约第4条B的规定）。不过，如果B国是美国，根据美国采取的Hilmer doctrine判例原则，优先权标准则是在美国的申请日。因此，向A国提出申请后再向美国申请时，假设在此期间别人已向美国申请了同样的专利，那么向A国申请的专利人就不能在美国主张专利的优先权。如要主张优先权，根据先发明原则，就必须按照法律程序提供先发明的证据。
专利公开制度和先发明原则一样，至今也只有美国采用特殊的制度。日本和欧洲规定专利要在申请后的18个月内公开。美国虽说也导入了公开制度，但对于未向其他国家申请的专利有一项特殊规定，专利可以不公开。因此，业界过去担心在美国会再次发生“潜水艇专利（submarine patent）”的问题*4。
*4潜水艇专利是指，提出专利申请后，在非公开状态下潜伏数十年后突然生效的专利。从广义上讲，有时也表示在市场形成之前一直不为世人所知，在市场形成后突然开始要求支付授权费的专利。
此次在由41个发达国家达成的协议中，对公开制度做出了统一规定：“所有专利必须在（提出申请后的）18个月内公开”。如此一来，应该说企业基本上完全无需担心潜水艇专利了。
3.围绕专利新颖性与进步性的标准统一
“新颖性”和“进步性”是决定是否将发明专利权授予申请人的最基本、最重要条件。大体来说，新颖性是指“申请的发明是不是新的？”而进步性是指“申请内容是不是有助于技术进步的优秀内容？”
如果2个判断标准实现了统一，就能在各国专利局之间交换领先技术的信息，大大减少审查业务的重复工作。如此一来，就能逐步减少国际专利的申请费用，并有助于迅速完成对国际专利的审查。
另外，对于申请专利的技术人员来说好处也很大。如果新颖性和进步性标准能够统一和明文化，就无需再根据各国不同的标准调整申请内容。比如，根据欧洲专利制度，如果在所申请的专利中存在有关其他新发明的描述，此后即便提出与该发明有关的专利也会遭到拒绝，这就是所谓的“自我冲突（self-collision）”原则。如果该条约生效，此项规定估计将被废除。在向欧洲申请专利时就无需再去注意自我冲突了。
4.宽限期和宽限标准的统一
所谓宽限期（grace period）就是指，发明公开后到申请专利前所容许的宽限时间。比如，发明人在申请专利前向公众公开了发明内容，假如是在宽限期内，此项发明的新颖性将予以承认，可以申请专利。
此前，宽限期标准在日美欧存在很大的区别。欧洲事实上不承认宽限期，在学术会议等场合公开的发明不允许再申请专利。而美国则允许1年的宽限期。日本则居于欧美之间，只要是在法律规定的学术会议和刊物中公开的，就有6个月的宽限期*5。
*5 由于此项制度的不同，欧洲化学界曾有这样的说法：在美国化学学会上公开的研究成果无需交纳授权费，即可随意使用。这是因为美国化学界尚未形成在学会上公开发明内容之间前申请专利的习惯，此时在没有宽限期的欧洲其专利权是不予承认的。对于此次达成的协议，欧洲化学界曾强烈反对引入宽限期制度。
根据此次达成的协议，宽限期将统一采用美国方式，即“在提出申请的日期前的1年时间里由发明人自行公开的发明将不再视为领先技术”。不像日本那样仅限于特定学会和刊物，向公众公开的所有发明都将成为施救对象。
宽限期的统一对于企业技术人员来说影响不大。因为企业技术人员在申请前基本上都不会公开专利内容。宽限期主要用来帮助在学会发表前没有来得及申请专利的大学研究人员等专利申请人。宽限期统一成美国方式后，将更加方便大学研究人员申请专利，因此有望推进产学协助。
BRICs各国未加入此条约 此次达成的协议如果放任自流的话，也存在一些不容乐观的因素。参加此次会议的41个国家没有一个发展中国家*6。以非洲为代表的发展中国家强烈反对认定标准的统一。发达国家最优考虑的是尽快缔结条约，因此只能希望先完全由41个发达国家达成一致。
*6 此次参加会议的41个国家除日本、美国、EU或者说加入欧洲专利厅的32个国家外，还包括加拿大、澳大利亚、新西兰、挪威、安道尔、梵蒂冈、圣马力诺。不包括韩国、台湾、中国、印度、俄罗斯和巴西等国家和地区。
然而，像BRICs一样有些地区有可能发展成全球大市场。尤其是中印两国，作为研究和生产基地，毫无疑问将成为极其重要的国家。假如在这些地区失去重要专利的话，就可能为将来留下后患，因此需要多加注意。在白色LED行业，由于主要厂商在BRICs各国未能控制基本专利，因此就形成了台湾新兴厂商能够轻而易举地进入BRICs市场的情况。
在日本，日本知识产权协会（JIPA）正在开展在发展中国家获取专利的启蒙活动，比如向业界介绍在中印两国取得专利的经验等，希望务必加以利用。
2007年9月10日，美国众议院以225票赞成，175票反对的结果通过了2007年专利法修正案。这是美国现行专利法实施55年来最全面的一次修正，众多位于创新前沿的美国知名企业对此极为关注。此次修改主要涉及以下几个方面内容：
一、确立专利复审制度以挑战专利有效性。对专利的复审必须在专利公布一年之内提出；设立专利审判和上诉局，其职能包括：主持专利复审、对审查员的不同意见进行复审并决定专利的新颖性和可专利性等。
二、对专利案件司法管辖做出限制。明确专利案件诉讼必须在当事人任何一方所在地提出，或是被告侵权行为发生地并且被告在该地有固定营业场所。企业所在地是指：其主要营业场所或其合并所在地。
三、关于损害赔偿，维持损害赔偿额不能低于专利的合理使用费的原则，但增加如下规定：法院判定“合理使用费”时须基于该专利与在先技术相比的特殊贡献，即损害赔偿以其实际专利技术价值来判断，专利侵权诉讼的胜诉方将不能再按含有侵权技术的商品数量来计算赔偿金额。
四、采用绝大多数国家的做法，修改“先发明制”为“先申请制”，即对同样的发明创造而言，专利权将授予第一个向专利局提出申请的人。
美国此次专利法修改，绝非偶然。专利法与其他涉及财产权的美国法律相比，是一个更新较快、变化幅度也较大的领域。究其原因，除了科学技术本身不断进步，专利的重要性也随之增加的以外，还在于政府常面对利益集团的游说，需要不断在集团利益和使用新技术和发明涉及的公众利益之间寻求新的平衡。美国近年来关于专利法律和政策的讨论大为增多，专利法在变得更为重要的同时也变得更有争议。2005年6月8日美国德州共和党议员拉马尔.史密斯在第109届国会上提出了《2005年专利改革法案》（H.R.2795）。随后在7月26日史密斯又提出具有替代H.R.2795性质的正式修正案。此次通过的修正案由史密斯和加州民主党议员霍华德.伯曼联合提交。
二、专利司法推动立法改革
美国是实行普通法制度的国家，与专利有关的判例有解释和创制法律的作用。近年来，美国最高法院积极介入专利审判，相继做出一系列重要的判决和解释，为推动美国专利制度改革发挥了不小的作用。最高法院对一些专利案件的判决，可以视为美国专利制度改革的风向标，对推动专利法修改有不可低估的影响。
（一）Ebay诉MercExchange
2001年，MercExchange公司指控eBay公司使用的“立刻购买”(即“Buy It Now”，一种在线固定价格拍卖技术，允许消费者不参与拍卖过程即可购买商品)交易方法技术侵犯其专利权。2003年，弗吉尼亚联邦地方法院做出有利于MercExchange的判决，裁定eBay侵权，并向MercExchange支付赔偿金。法院同时签发限制eBay使用该专利技术的永久性禁制令。随后，eBay上诉至联邦巡回上诉法院，辩由是MercExchange从未实施相关专利，仅仅通过征收高于专利自身价值的使用费达到渔利目的，但eBay的上诉请求被上诉法院驳回。巡回上诉法院提出了特别适用于专利侵权纠纷的一般性原则，即一旦专利侵权和专利有效性被确定后，就应该发出永久禁止令，只在在不同寻常的案件中，在保护公共利益等极少数特殊情况下，才可以拒绝发布禁令。2005年，eBay向联邦最高法院提起上诉，同时对禁止令这一英美法系国家知识产权诉讼的常用救济措施提出质疑，提出目前法院在做出侵权裁决后即签发禁制令的现行做法不合理，要求法院改变现有惯例。2005年11月28日，最高法院接受了eBay的上诉请求并于2006年5月做出判决，废弃联邦巡回上诉法院的二审判决，发回重审。最高法院认为，禁止令作为救济措施并非在认定侵权后自动产生，原告若想寻求永久禁令必须依传统衡平原则符合以下四要素测试，即：（1）原告已经遭受不可挽回的损害；（2）证明法律上的救济方式（如金钱损害赔偿）无法适当补偿此损害；（3）在比较原被告双方的利弊得失后，此项衡平法的救济方式具有正当理由；（4）永久性禁止令的发布不会对公众利益造成损害。该案的判决结果很明显使专利权人请求法院发布永久性禁止令更加严格。
当前在整个高科技领域，围绕专利的侵权案件已经是家常便饭。一些不生产产品但是拥有专利的公司（所谓“专利渔翁”）开始以侵权案来获得发财机会，大多数科技公司为此而困扰，往往会向这些专利公司支付一笔可观的许可费用来打发，而不愿与之对簿公堂，因为提起诉讼，不仅要支付高额的律师费用，而且还得冒失败的风险。专利公司NTP诉RIM一案便是这一现象的最好例证。2001年，NTP公司向美国弗吉尼亚州联邦地方法院提起诉讼，指控RIM公司“黑莓”掌机产品技术侵犯该公司的16件专利，2003年获判胜诉。法院准发禁制令，强制RIM停止在美国销售BlackBerry装置与服务。但因RIM上诉，法官暂停实施此禁令，静待结果。上诉法院支持侵权的指控，但缓和对RIM不利的裁决。RIM诉至最高法院，但美国最高法院也驳回RIM关于重审该案和界定美国专利法适用范围的请求。面临被关闭服务的风险，RIM被迫和NTP于2006年三月达成和解并支付6.125亿的赔偿金。2007年，NTP又以其在无线电子邮件领域持有的8项专利遭到侵犯为由，一举将美国Verizon无线、Sprint Nextel、T-Mobile USA以及AT&T的移动分公司这4家顶级移动服务供应商告上了法庭，并向法庭申请禁令和寻求赔偿。eBay诉MercExchange一案可以看作是科技巨头对这些具有勒索性质的诉讼的反击。美国一些知识产权律师认为，最高法院对该案的受理及其在在该案中表明的态度，表明最高法院也看到类似RIM诉NTP案对大企业不利，专利权人和公众之间利益需要重新平衡。
（二）Medimmune诉Genentech
1999年，专利持有人Genentech公司与药品制造公司MedImmune签署一项有关“嵌合抗体”(Chimeric Antibody)专利(即Cabilli I)及正处在审查未决期的 “Cabilly II”专利技术的制造、使用和销售许可协议，MedImmune公司向其支付专利使用费。
2001年3月，加州北区联邦地方法院裁定，美国专利商标局应宣布预定2006年到期的英国Celltech制药公司的一件制造单克隆抗体的专利无效，并授予Genentech的 “Cabilly II”专利权，有效期至2018年。由于两家公司的专利技术相似，经过私下协商，Genentech同意向Celltech公司原2006年有效期之前的收益提供赔偿。同年12月， Genentech公司致函MedImmune公司，称其生产的用于预防儿童呼吸道疾病的“Synagis”药品利用了 “Cabilly II”专利的相关技术，希望MedImmune自2002年3月1日起支付专利使用费。由于“Cabilly II”专利是制造“Synagis”的核心技术，即“基础专利”技术，为避免卷入耗时耗财的专利纠纷，阻止Genentech插足“Synagis”的销售业务，MedImmune公司不得已同意按要求缴纳使用费，但随即向加州中央区联邦地方法院提出确认“Cabilly II”专利无效或不可执行的诉请。MedImmune公司认为,向Genentech公司授予新专利使Celltech公司在先专利的有效期长达29年(1989年至2018年)，从而使Genentech公司得以在专利有效期内从专利转让费中赚取不合理的收益，遂附加反托拉斯和不公平竞争的控告。法院以MedImmune公司在上诉期间仍遵照许可协议缴纳使用费，Genentech公司也未取消许可协议，因此本案缺乏《美国确认判决法》第2,201条所要求的“实际争议案件”的条件为由，并根据在先判例，认可Genentech的专利权，对其他控告均予以驳回。联邦巡回法院收到上诉后，于2005年10月作出维持原判的裁决。
2007年1月7日，美国最高法院以8对1的多数推翻了先前的联邦巡回法院做出的判决，认为法律并未规定，专利实施被许可人在请求法院做出在先专利无效、不可执行性、或者未被侵权的判决之前，须终止许可协议的效力。这也意味着MedImmune可以对Genentech提起诉讼，进一步对Cabilly II专利的效力提出质疑。
对于一件能带来丰厚利润的重要“基础”专利，专利持有人往往会采取一切办法延长其专利有效期，其他厂商应采取何种措施阻止这种做法，避免企业恶意垄断，从中赚取不合理的专利转让费用是该案的一个核心争论点。最高法院的判决再次表明平衡公众利益和专利权人利益的态度。
（三）Microsoft诉AT&T
2001年，美国电报电话公司(AT&T)指控微软(Microsoft)公司生产的Windows操作系统侵犯了其“数字语音编码”专利。2004年，联邦地方法院裁决Microsoft公司侵权行为成立，须为在美国本土销售的系统以及由外国厂商利用在美国制作的主版复制生产的系统负赔偿责任。但Microsoft公司只承认其对国内市场负有责任，并称以美国境内供应的软件主版制成的海外复制版事实上是在国外制造的，超越了美国司法的管辖权范围，并以此为由诉至联邦巡回上诉法院。Microsoft辩称，侵权责任仅适用于该公司销售的每张光盘，若在美国以外地区制造的主版复制产品被组装在境外销售电脑上，则不应由其承担软件销售的法律责任。2005年 7月，联邦巡回上诉法院根据《美国专利法》第271条(f)款，支持地方法院做出的Microsoft侵权行为成立的判决，并也以对来自美国的软件主版进行复制的行为不能避开《美国专利法》的保护以及该法禁止通过输出产品绕过专利侵权管辖为由，判决Microsoft在海外地区发布Windows操作系统主版的复制行为构成侵权。Microsoft对裁决不服，于2006年1月向最高法院递交调卷令请求。同年10月，最高法院宣布介入Microsoft公司与AT&T之间的专利海外侵权纠纷案。2007年4月，最高法院法官以7比1的压倒多数认定：美国专利法仅对国内侵权有管辖权；在海外组装的配件可能会造成专利侵权，但是，供出口、复制并用于海外软件组装的主版软件光盘不能算作是“配件”。因此，Microsoft无须对以美国境内供应的Windows操作系统软件主版制成的海外复制版负法律责任。同时，最高法院也承认，此判决有可能会给软件制造商提供打“擦边球”的机会，但根据《美国专利法》第271条(f)款，美国本土的软件公司须对其所有的海外销售行为支付费用，否则禁止销售，这种将美国本土专利保护规定扩展到海外市场的做法亦有失妥当。该案的判决引引发了是否要在专利法中加入有关治外法权侵权条款的讨论。
（四）KSR诉Teleflex
2002年11月，Teleflex及其附属公司Technology Holding向美国密歇根州联邦地方法院提起诉讼，控告KSR公司的可调节油门踏板装置侵犯其Engelgau专利权利要求（4）。2003年12月，地方法院认定KSR不存在侵权行为，并根据《美国专利法》第103条(a)款，判决Engelgau专利权利要求（4）具有“显而易见性”。随后Teleflex上诉至联邦巡回上诉法院。2005年1月，联邦巡回上诉法院裁定地方法院在判断权利要求是否具有“显而易见性”时，不正确地运用了 “教导-启示-动机” 审查标准，撤销原判，发回重审。KSR公司不服该裁定，向最高法院提出请求，要求签发调卷令，对该案以及美国联邦巡回上诉法院的非显而易见性判断标准进行审查，KSR公司辩称，该专利是无效的，因为其显然是两项现有技术的结合。美国最高法院于2006年6月最终做出决定，对KSR案签发调令，并审查美国联邦巡回上诉法院所确立的“教导—启示—动机”的非显而易见性判断标准。
该案是自上世纪70年代以来，美国最高法院受理的第一件有关“非显而易见性”的专利案件，因此引起美国各方对一直以来所遵循的非显而易见性判断标准的重新审视。美国司法部也向最高法院提出建议，认为联邦巡回上诉法院所确定的“教导-启示-动机”标准过于僵化，不利于专利制度。2007年4月，最高法院做出最终判决，推翻联邦巡回上诉法院对该案的判决，认为涉案专利具有“显而易见性”，KSR没有侵权。最高法院对适用“教导－启示－动机”这一 “显而易见性”测试标准，采用了更灵活，更基于常识的态度，并且指出巡回上诉法院在使用“教导－启示－动机”标准时，错误地认为只有专利权人提出的问题才是对参考技术进行组合的动机来源，并且对普通技术人员的要求过于狭隘，剥夺了他们在解决问题时所具有的普通创造力。
创造性是专利的本质属性和要求。一项专利与现有技术完全相同的情况很少出现，所以通过“显而易见性”，对申请的专利提出异议或是对授权专利提起无效，成为重要途径。美国通过判例逐渐确立了统一稳定的“显而易见性”判断标准，并于1982年美国联邦巡回上诉法院引入“教导－启示－动机”测试标准作为具体的工作指导。根据该标准，法官被要求在确认显而易见性时应首先检索出相关技术文献证据，再指出本领域普通技术人员可从这些技术文献中得到明确教导和启示并产生动机，将这些文献相结合得到专利技术，否则就不能认为具有显而易见性。美国联邦巡回上诉法院在KSR一案中就是在严格地执行“教导－启示－动机”标准。但是，“教导-启示-动机”虽然在客观上防止了审查人员在判定非“显而易见性”时的主观随意性，却牺牲了一部分人的创新积极性，一定程度上阻碍了科技的创新。因此在KSR诉Teleflex一案中，最高法院对 “教导－启示－动机”标准提出质疑，纠正对其僵化死板的应用，重新塑造新的社会平衡，被企业界视为美国提高专利创造性要求，降低对现有技术组合专利保护的风向标。
三、专利改革法案最终通过仍需时日
尽管美国国内改革专利法的呼声很高，最高法院也积极介入专利审判，对专利改革推波助澜，专利改革法案获得众议院的批准也并不意味着该法案会顺利成法，这仅仅是自2001年以来美国参众两院出于对专利滥用、专利诱饵等行为进行规制，以及统一专利保护措施考虑提出修订专利法取得的最新进展。从目前情况来看，大型技术企业、软件和信息产业，包括微软、IPM、思科、ADOBE、惠普、英特尔、苹果等企业都对该修正案表示积极支持，认为通过提高专利质量以及限制专利侵权司法诉讼权力的滥用，专利制度必将在鼓励创新和促进经济发展方面发挥更大的作用。而一些大制药企业，如强生、礼来、宝洁等，以及小企业和发明人都对该修正案持反对态度，认为专利改革法案削弱了对大学、个体发明人和企业的专利保护，不但不会鼓励创新反而会抑制创新。高科技企业和制药业在改革中的不一致，根本还在于专利权对他们各自在商业上的影响大相径庭。药品通常的生命周期会超过10年，而电子设备的生命周期往往不到一年；一个专利可能应用于一种特定的药物，而一部蜂窝电话可能平均含有数百项甚至上千项专利；专利侵权诉讼中，高技术企业往往是扮演被告的角色，制药企业往往是作为诉讼中的原告；高技术企业常常抱怨自己已成为一些不打算将专利技术用于生产和服务的专利持有人的诉讼目标，而药品的复杂性和高成本则赋予制药公司对此类恶意诉讼行为有一定的免疫力。类似微软这样的大企业早就希望能有更多权利来质疑现有专利的有效性，并以此减轻其在诉讼中的负担。5年多来，微软和英特尔一直致力于督促国会议员大幅度改进美国的专利制度。迄今为止，微软已遭受35起以上的专利侵权诉讼，其知识产权部负责人称，绝大多数诉讼案由一些主要业务就是专利许可的个人和小公司提起，其专利质量和专利合法性本身就存在很大的不确定性，而专利制度又赋予专利持有人太大的权利，使其可以要求任何规模的赔偿。
除了制药企业、小型企业和发明人外，一些较为依赖专利授权费用的公司，如通用电气和高通等，同样反对专利改革法案。白宫管理和预算办公室也认为总统将会否定这项立法，因为新的关于损害赔偿的计算方法“将使问题更加复杂并降低创新的积极性”。由此看来，该修正案要获取参议院同意，势必还需协调利益各方不同意见。特别是关于损害赔偿计算方面，要取得一致意见还须做出很大努力。 |
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