在实务中,客户会提出一些申请文件的缺陷,咨询我是否应该提出主动修改。在我看来,这些缺陷往往是实质性缺陷(例如单一性,A26.3等),可以根据审查员发出一通的内容进行有侧重性的争辩或修改,而无需主动提出修改。

但是在说服客户的同时,我也在考虑主动修改程序一般性针对哪些条款提出,在什么情况或存在什么缺陷时适合作出主动修改,在什么情况下又适合根据审查员发出的一通进行答辩呢?
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kavin1406  新手上路 | 2009-5-21 18:44:02

Re:我很想知道专利局设立主动修改程序的初衷是什么?

自己顶!各位高手帮个忙吧^^
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shenxian  中级会员 | 2009-5-21 21:02:04

Re:我很想知道专利局设立主动修改程序的初衷是什么?

主动修改好处有很多,一言难尽!

举个简单的例子,原权利要求仅仅记载了一套方法权利要求,主动修改可以增加一套实现该方法的装置权利要求(前提是该装置已经记载在原始说明书中),而如果仅仅在收到OA通知书进行修改的时候,你就很难说服审查员,来增加这套装置的权利要求了。

还有很多其他好处,恕不详述!
kavin1406  新手上路 | 2009-5-22 00:49:22

Re:我很想知道专利局设立主动修改程序的初衷是什么?

谢谢^^ 长见识了,还有没有其他好处列举啊?(h)
benson198458  版主 | 2009-5-22 03:22:15

Re:我很想知道专利局设立主动修改程序的初衷是什么?

主要是节约程序。
patent2001  注册会员 | 2009-5-22 18:24:54

Re:我很想知道专利局设立主动修改程序的初衷是什么?

我认为不必就\"单一性\"作主动修改,等一通,审查员让分案再说。以下几点供参考及指正:

1.公开前修改:

如果申请在递交后发觉不应该披露某些内容,比如knowhow之类,可以利用主动修改删去,当然不要导致公开不充分。

PCT A19的修改,使得公开的权项有专利性,在一些国家可能有回溯保护作用。如果减少了权项数目,还可以在进入中国国家阶段时节省或避免附加费。

2. 提实审前的修改:

如果已经有了检索报告,如ISR,且申请人认为某些权项不具备新颖性,可以考虑缩小范围,以简化实审程序,省时省钱。

如果申请人认为原始权项范围过小,或者漏掉了某些重要特征,可以利用这个机会扩大/增加权项。

其他不符合形式要求的地方,比如多引多,omnibus claims,也应该在这个时候修改。
ezcome  认证会员 | 2013-3-25 16:30:42
个人觉得如果你想扩大权利要求保护范围时,就要采取主动修改,如果是想缩小范围或使权利要求保障范围更清楚,更能得到说明书支持,则无需主动修改。也即仅在要扩权时才需主动修改,其它则不必。不知说的对不对。
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