国内首个知识产权许可操作指引出台

国内首个知识产权许可操作指引出台


　　为了贯彻落实《国家知识产权战略纲要》，推进深圳市创新型城市建设，市知识产权局举办了“知识产权战略与创新型城市建设”专题讲座。


  编者按：

  众所周知，深圳手机电池、ＭＰ３、ＤＶＤ、ＬＥＤ等行业的不少企业，近年来都先后吃过来自国际巨头的知识产权“哑巴亏”——被诉专利侵权；华为、中兴等一批企业也被迫与欧洲ＳＩＳＶＥＬ公司等签署过知识产权许可协议。市知识产权局迎难而上，最新出台的《深圳市知识产权许可操作指引》将对深圳科技企业及相关主体如何有效进行知识产权许可，防御相关风险，提出详细的应对策略和法律指引。

  【本报讯】９月２４日，市知识产权局正式印发了《深圳市知识产权许可操作指引》（以下简称《许可指引》），是市知识产权局贯彻“服务型”政府宗旨的较好体现，是市知识产权局落实自主创新大会精神的具体举措。

  国内首个知识产权许可的操作指引

  据了解，这是国内首次出台的关于指导平等主体之间进行知识产权许可活动的操作性较强的政府指导性文本，具有较强的可操作性、借鉴意义和参考价值。

  《许可指引》包括总则、一般性指引、专利权许可指引、著作权许可指引、商标权许可指引、附则６章，共计６０条，约６０００字左右。《许可指引》通过对知识产权许可活动进行深度总结，提炼出了许可活动应当关注的重点内容，对于维护深圳企业、高校、科研院所等有关主体在知识产权许可过程中的合法权益，减少、降低知识产权许可活动的经济与法律风险，促进技术创新与产业发展有着重大现实指导意义。

  《许可指引》积极服务市场主体

  深圳企业曾因遭遇国外“潜水艇专利”袭击而苦恼不已。实际上，伴随国外“潜水艇专利”袭击的还有专利权利人或其授权主体抛出的专利权使用许可协议，极少数实力强、视野广的企业可以凭借自身的积累把握专利使用许可协议等知识产权许可协议中的核心条款，但遗憾的是绝大多数企业没有这样的专业实力，他们从未接触过长达数十页的全英文的知识产权许可协议，不清楚谈判的底限、接受有关协议条款所承担的义务和国际上通行的知识产权许可游戏规则等，匆忙间又较难找到有效的中介资源并获得帮助，迫于市场压力等原因，其结果常是被迫签署对自身不利的许可协议，甚至某些知名大企业也摆脱不了这样的命运。

  深圳市以高科技企业集中扎堆而闻名。可以预见，深圳企业在未来的发展中还将遭遇知识产权许可谈判等知识产权的挑战。作为深圳市知识产权行政管理和服务部门，通过制定《许可指引》，旨在切实指导广大企业逐步熟悉知识产权许可领域的国际通行游戏规则，提升民族企业的知识产权实务工作能力。

  促进深圳高新技术及相关产业健康发展

  有关专家指出，《许可指引》总结了深圳企业、科研院所在知识产权许可领域的经验与做法，此文本的发布，可使得市场主体了解在过去的十年左右时间里，我国高新技术及相关企业在知识产权许可方面曾有过什么样的经历，这些经历给了他们什么样的启示等。

  总体来看，《许可指引》突破了长篇大论的说教定式，在深刻调研和认真总结的基础上抽象提炼出了市场主体应对知识产权许可工作的有效方法，从企业等核心市场主体的视角全面看待知识产权许可活动所涉的实质内容。从这个角度看，《许可指引》具有较强的可操作性和参考价值，其对于增强深圳市高新技术及相关产业知识产权许可谈判的意识和能力，规范有关主体知识产权管理制度，促进深圳市高新技术产业实现新一轮大发展具有重大指导意义。

专家点评



  深圳市知识产权局局长徐友军：

  提供公共产品弥补市场不足

  在市场经济率先发育、高新技术产业领军发展的深圳，知识产权局作为政府部门之一，更应该集中精力，强化自己的公共服务职能。概括说来，就是要切实把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来，通过制定一系列知识产权服务文本，确保市场经济的有效运行，弥补市场之不足，为社会提供市场不能够提供的公共产品和服务。

  市知识产权局对制定《深圳市知识产权许可操作指引》的工作高度重视并就有关问题进行了深入调研，与华为、中兴、燕加隆等处于知识产权许可事务前沿的企业进行充分沟通，并认真倾听了深圳中小企业、科研院所对此的迫切需求。《许可指引》的出台对于充分实现知识产权的价值，促进深圳市高新技术及相关产业知识产权的有效运用，必将起到积极促进作用。

  中兴通讯知识产权总监刘建：

  专业文本为企业提供优质服务

  《许可指引》内容很详尽，共有６０条，分６大章，基本涵盖知识产权许可，特别是接受许可涉及的各个方面，包括许可的准备和策划、许可的开展、合同的签订，基本上可以直接指导实际的许可工作。

  《许可指引》条理很清晰，第一章总则给出了一些原则性指引，第二章一般性指引给出了各类知识产权许可的共性问题，第三、四、五章分别针对专利、著作权、商标许可做出规定。

  《许可指引》意见很专业，可以看出制定者有知识产权许可的丰富经验，亲历了知识产权许可的法律活动，包括决策层面、许可活动组织层面、具体谈判环节、合同拟定等都有一些专业意见给出来。

  比如第十八条，囊括了许可合同的主要条款，许可的关键点，对于签订许可合同、谈判的重要事项都是很好的指引；再如第三十五条，对于定义条款的理解和解释，确实非常专业。再如第三十八条，在专利许可中，只有专利是不够的，还需要许可人大量技术支持，本指引中也充分考虑到这个实际需求。再如第十九条定义条款，第二十二条知识产权归属条款，第二十六条商务谈判条款，第三十条知识产权审计条款，都很有指导意义。这点我们也深有体会，比如审计，看似没有什么争议，应该秉承公平原则，但是就有很多许可人很强势，甚至不讲道理，当然也有可能是认为被许可人不懂，所以制定的条款很苛刻，在审计人员的选择、审计次数的规定、审计费用的承担上，都是很不合理的。当然，每个合同也可以看出这个企业的特色，很可能这个企业在这方面就是很苛刻的，这就需要被许可人去积极争取，不卑不亢、有理有节地争取。当然不排除，许可人最开始提供最严格的条款，看被许可人的态度，如果被许可人经验欠缺，或者没有意识到，很可能就被许可人占尽先机，导致带来被许可人的经营风险和法律风险，利益受到损失。有时候，我们还会争取到，许可人开始审计，要经过我们同意，什么时间审、在哪里审我们都要给出规定。

  市律师协会崔军：

  ***知识产权许可难题

  《深圳市知识产权许可操作指引》是国内首个知识产权许可指引，适用于专利、商标、著作权等知识产权许可活动。出台该《指引》是深圳市知识产权局为中小企业提供的一种新的服务手段和服务方式，在专业性和技巧性上做了大胆的探索和创新，有助于提高中小企业知识产权运用能力和风险抵御能力，充分实现知识产权的价值。

  该《指引》特别适合于需要应用他人知识产权的中小企业，对如何寻找技术来源、与知识产权人的谈判策略，许可合同中应注意的条款内容，包括但不限于如何确定公平价格和价格支付方式，以及风险防范等一一作了详尽的提示，具有很强的实用性。

  深圳市顺天达专利商标代理有限公司郭伟刚：

  传播专业精神争取和谐共赢

  这次出台的《深圳市知识产权许可操作指引》是市知识产权局以宏观全局为视野，传播专业精神，争取和谐共赢，为广大中小企业做的一件既务实又超前的好事。

  在知识经济时代，任何一个企业都有机会涉足知识产权的许可和被许可，新出台的《许可指引》给出了许可的定义、分类、许可的谈判以及许可合同中应该考虑的条款，尤其在许可谈判前对许可方主体及其客体法律上的有效性进行审核，是非常有必要的。相信《许可指引》不仅能帮助企业减少在许可操作中的盲目性，更可以帮助企业充分利用知识产权这样一种无形资产，来优化自己的赢利模式。

  深圳市迅雷网络技术有限公司肖寒：

对企业实务指导意义强

作为中小企业的一员，我谨代表广大中小企业对《许可指引》发表一点自己的看法，我认为《许可指引》结构合理，其包含总则、一般性指引、专利权许可指引、著作权许可指引、商标权许可指引等篇章，总的来看，其内容全面，涵盖了三种最重要的知识产权许可，对企业实务指导意义较大。

  另外，我个人真实的感受是《许可指引》对于在知识产权许可活动中相对弱势的中小企业而言，提供了足够让其入门的在许可活动中应当注意的重点条款和知识产权问题，在操作层面给企业巨大的帮助。在实践中，由于知识产权许可是非常具有个体特征的专业活动，应当ｃａｓｅ ｂｙ ｃａｓｅ来进行，所以，《许可指引》能够提炼出６０条核心的内容，我个人认为对指导中小企业实施知识产权战略具有深远意义。

  本版文／图 本报记者 杨柳纯 通讯员 曹 祎

《许可指引》八大亮点




　　腾讯（深圳）有限公司举办 “腾讯授权专利突破１００件庆祝仪式”，市知识产权局局长徐友军应邀出席庆祝仪式并向腾讯公司颁发“互联网专利先锋企业”称号牌匾。



　　“知识产权鹏城论坛之‘美国专利申请许可诉讼策略’”研讨会，吸引众多来自企业和中介机构的听众。


  《许可指引》在国内属于首创性文件，结合深圳市知识产权许可实践，记者仔细阅读了《许可指引》全部条款后发现，其至少具有八大创新内容：

  亮点一 《许可指引》服务受众广泛

  个人、企业、高校、科研院所等公民、法人及其他组织参与知识产权许可活动时均可以参考使用本《许可指引》。从这个角度看，《许可指引》很好地服务于民，创造性地为有关主体提供了知识产权许可谈判的核心内容和关键条款，非常实用且便于有关主体把握。

  具体条款如下：第二条【使用参考】本指引供个人、企业、高校、科研院所等公民、法人及其他组织参与知识产权许可活动时参考使用。

  亮点二 《许可指引》专业强调保密原则和保密条款的内容

  保护自己的商业秘密以防被竞争对手等主体轻易窃取已经成为知识产权保护领域的热门话题。《许可指引》从实际出发告诫有关主体从事知识产权许可活动时应当遵循保密原则并在许可合同中订立明确的保密条款。

  具体条款如下：第七条【保密原则】与对方沟通许可事宜前，应当签署书面的相互保密协议。企业、科研院所等进行专利权许可、软件许可的，尤其应当注意审核相互保密协议中的保密信息范畴、保密义务内容、保密期限等条款。

  第二十一条【保密条款】对于重要的许可，可在合同中约定下列保密内容：

  （一）双方已经签署的相互保密协议适用于本次许可；

  （二）双方在讨论、订立及履行本合同中的有关事宜、本合同的内容、本合同的存在均应视为保密信息加以严格保密；

  （三）未经对方事先书面同意，任何一方不得发布新闻会议、在自身网站进行相关报道或者宣称对方为自己的客户等；

  （四）其他根据本次许可应当明确约定的保密事项。

  亮点三 提供全面的知识产权条款供企业等主体把握核心内容并明确底限

  企业等主体在知识产权许可谈判中，可以首先通过对许可合同文本的审定从而确定有关分歧点。因为技术许可必然涉及该项技术背后的权属问题，因此对合同中重点知识产权条款这个谈判焦点进行把握也成为关键。《许可指引》第十八条至第二十五条详尽地说明了合同中核心知识产权应当把握的内容、注意的重点以及商业惯例确定的一般原则等，企业等主体通过参考使用《许可指引》，可以清楚国际上通行的知识产权许可游戏规则，明确知识产权条款谈判的底限，承担有关条款带来的合理义务。

  《许可指引》第十八条明确了许可合同文本中应当重点研究的知识产权内容为：（一）定义条款；（二）知识产权许可条款；（三）保密条款；（四）知识产权瑕疵担保条款；（五）知识产权归属条款；（六）知识产权侵权责任条款；（七）争议解决条款。

  亮点四 提供全面的商务条款供企业等主体把握核心内容并明确底限

  许可活动中，知识产权条款和商务条款是紧密联系不可分割的，《许可指引》同时列出了许可合同中应当重点把握的商务谈判内容，便于有关主体掌控全局，明确自身商业重点，从而达到既定的商业目的。

  《许可指引》第二十六条将许可合同文本中应当重点协商的商务内容概括如下：（一）交付条款；（二）许可费及支付条款；（三）销售报告与预测条款；（四）知识产权审计条款。

  亮点五 总结专利权许可应当注意的关键内容和通行原则

  专利权许可是深圳市高新技术企业在成长过程中不可回避的一个挑战，且专利权许可将随着企业的壮大而呈几何增长的趋势。《许可指引》在全国首次以专章形式（第三章）明述企业应当注意的专利权许可合同中的重点条款，非常实用且便于企业根据实际情况把握。

  亮点六 抽象出了专利权许可活动中应当重点注意的定义条款供有关主体参考

  具体条款为：第三十五条【定义条款】被许可方对专利权许可合同文本应当重点审核如下内容：（一）标准。基本专利权的许可会涉及此定义，主要用于明确所许可的专利权与哪些标准相关。被许可方应当审核其产品所使用的标准是否列入其中；

  （二）许可专利权。即许可方许可给被许可方使用的专利权的范围，可在附件中列举或约定为“符合某项标准的专利权”；

  （三）许可产品。较常见的定义为被许可方使用了许可专利权的产品；

  （四）销售额。即许可产品销售收入；

  （五）净销价。即销售额减去成本等抵扣项后的许可费计算基础。

  此五个定义为层层递进的关系，每一个定义的细微变化均会引起其他定义范围的变化，双方应尤其注意。

  亮点七 细化软件著作权许可应当注意的关键内容和通行原则

  深圳软件企业不但数量多而且质量较高，加之软件著作权的许可使用已经走进各行各业千家万户的日常生活中。有鉴于此，在以往实践基础上，《许可指引》创造性的专章（第四章）归纳并细化了软件著作权许可的分类及重点类型软件著作权许可应当注意的关键问题，便于有关主体从事软件许可活动时更加有针对性地进行谈判。

  亮点八 根据实践经验将软件许可分为试用许可、自用许可和外发许可三种方式，便于高新技术企业灵活掌握并自如运用

  从使用目的、方式、范围等方面，可将软件许可分为如下类型：（一）试用许可，即以测试技术性能等为目的，许可方授予被许可方在特定期限内使用其软件的活动，如试用杀毒软件；（二）自用许可，即以家庭或商务办公使用为目的，许可方授予被许可方使用其软件的活动，许可方一般不提供源代码，如使用ＷＩＮＤＯＷＳ系统；（三）外发许可，即以销售集成了许可方软件的被许可方产品为目的，许可方授予被许可方使用其软件的活动；根据被许可方是否修改或改进所涉软件，可将外发许可分为集成外发许可（如终端设备供应商适当修改有关软件的源代码以便技术适配集成）和转售外发许可（如计算机硬件供应商在中国销售产品时应预装某些正版软件）。

  这种从实践而出的分类可以很好地帮助有关主体明确自己到底需要获得何种许可权利，从而有针对性地进行谈判，最大程度地节约成本。

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