“不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围”的发言的汇总
问题:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围
发言:但是说明书可以用于解释权利要求书的保护范围啊
发言:电话讨论吧。。。
发言:可能审查员和你的理解有偏差。。。
发言:作者仍然会修改超范围?
发言:什么程序中修改,你所谓的说明书支持的结论是否得到了认可?
发言: 支持和超范围是两码事,他们之间没有一点联系,不要将他们联系在一起。超范围就是看你原说明书和权力要求书中是否有记载,以及是否能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定。而支持,则是看能否从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出。举个例子,说明书中记载了铁、铜、铝等,你在原来的说明书和权利要求书中概括为金属,并且本领域技术人员可以预知所有的金属都能解决其技术问题并取得相同的技术效果,那么OK,你可以写成金属,这是关于支持的问题;但是如果在原说明书和权利要求书中没概括,修改的时候概括为金属,虽然本领域技术人员能确信所有的金属都能解决你的技术问题并达到相同的技术效果,那么也是不允许你概括的。因为,“金属”是在原说明书和权利要求书中没有记载的,也不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的,这是修改超范围的问题。
重申一下,修改超范围与支持之间没有任何联系。在答复OA的时候不要用得到说明书的支持来证明修改不超范围。
最近在看意见陈述书的时候发现总有人这么辩解,很无奈。
发言: 超范围的依据是原始申请文件记载的范围。 而支持的依据是原始申请文件公开的范围。 记载和公开是不同滴
发言:
不能说记载和公开不同吧。
超范围是不允许概括的。必须直接、毫无疑义地确定。必须记载了什么就是什么。而支持是允许概括的。如果在原始提交的时候就概括了,并且是合理范围的概括,那么这时候是支持的。但是如果原始提交的时候没有概括,而在后面主动修改或是答复通知书的时候才进行概括,由于概括出来的这个特征在原来的申请文件中没有记载,也不能从记载的内容中直接毫无疑义地确定,所以是超范围的。
发言: 重申一下,修改超范围与支持之间没有任何联系。在答复OA的时候不要用得到说明书的支持来证明修改不超范围。
最近在看意见陈述书的时候发现总有人这么辩解,很无奈。
这样啊,这种归纳的上位是超范围的啊,难道不能从认为是“直接或毫无异议得出”的吗?就像您举的例子,说明书都写了那么多种金属,修改的时候还不能上位为金属啊?
不知这样可否用来证明修改不超范围:
增加的内容可以从说明第X页第X行到第X行记载的内容直接或毫无异议的得出,因此没有超出原始申请文件记载的范围,符合专利法33条的规定。
上面都是自己平时处理的方法,还请阿审指点下啊。
发言: 楼上有几位的回答很清楚;
支持和超范围是两码事,两者针对的对象不同,
支持是权利要求相对于说明书的,
超范围是后一次的申请文件(包括权利要求书和说明书)相对于原始申请文件。
撰写申请文件的时候,可以在写权利要求的时候对说明书中公开的方案进行概括,
修改的时候不允许再概括。
那个金属的例子很有代表性,即使是公知常识、所属领域技术人员容易想到之类的,只要说明书中没有说,修改的时候就不允许再概括到权利要求里面。
发言:此外,关于公开和记载的问题
专利法、实施细则、指南中没有对公开和记载进行明确的解释,两者关系到底是不是一样的,不好说。
目前还不好下结论说两者一定含义不同。
可以看一下法三十三条和细则四十三条一款的表述。
另外还可以看看专利法的英文版,对于三十三条的表述
会有启发
发言:这样啊,这种归纳的上位是超范围的啊,难道不能从认为是“直接或毫无异议得出”的吗?就像您举的例子,说明书都写了那么多种金属,修改的时候还不能上位为金属啊?
不知这样可否用来证明修改不超范围:
增加的内容可以从说明第X页第X行到第X行记载的内容直接或毫无异议的得出,因此没有超出原始申请文件记载的范围,符合专利法33条的规定。
上面都是自己平时处理的方法,还请阿审指点下啊。
你这种写法,通常都是从那几行中总结概括出来的。按照目前在实审阶段超范围的标准判断,十之八九是超范围的
发言: 从实践的角度,既然各位审查员都这么说,大家这么做才是务实的。而且你自己在申请的时候,都不能进行多层次的概括,本身就说明你的代理水平非常初级,赶紧改进才是正道!
从法理的角度说:
首先,我们先问问为什么要制定法33条?专利法赋予人们这样的权利:依据自己向公众披露的事实(not
文字)提炼出自己的发明实现构思作为保护范围。专利法不希望这个事实随意变动,因为允许的话,后果可向而知,专利法的申请日就毫无疑义了。法33条的本意是希望不要改变事实。谁能解读出法33条是希望限定申请人对保护范围的概括????????
其次,再从主动修改的角度考虑一下,如果这样的修改不能被接受,主动修改的时候,对技术特征的重新概括同样不会被接受。这样的情况下,请问那么主动修改有何意义???法律为什么允许申请人主动修改,从各个修改时机的规定来看。立法的本意是:1.
我国采用先申请制,对于申请人来说申请日是至关重要的,因此申请人很有可能没有足够的时间,对自己请求保护的范围进行充分的思考,为了弥补先申请制在这方面的不足,应该有对应的措施;2.
申请人不可能每次都能一次性把问题考虑清楚,如果不给申请人机会重新考虑一下,显然不太公平。主动修改不能重新概括,有何存在的意义?
再说了,本来我国的审查制度中,申请人与对照专利局之间的地位很不对等,这种与法律精神背离的审查规定会加剧这种不对等,因为,这样的审查规定,只对专利局有利,专利局省事嘛。
最后,尽信指南不如无指南。审查指南对法律的错解真的不少,当然我不会像马龙那样找点小问题胡扯。二部分九章是最失败的之一,审查指南承认计算机程序可以是改进现有计算机的本质所在,同时又说计算机程序不是可专利的客体。这很明显:审查指南的意思是“细则二条”与“法二十五条”是冲突的,谁赋予审查指南这个权利。
再请思考一下,无效中的修改原则。
根据专利法的对于权利要求解释的规定:专利保护范围应当以权利要求书记载的内容(非文字)为准。根据法的规定,任意一个权利要求方案都可以被拆解为多个得到说明书支持的保护范围更小的并列技术方案。从逻辑上讲,我对权利要求做任何的限缩都是满足删除合并技术方案这一原则的。但事实上呢?????
很多人学了一点指南就忘了法和细则,这样的学习方法绝非上乘。
发言: 其他的不说了,对于说A33目前的规定对专利局省事倒是不怎么赞同,
至少对审查员是不省事的。。。
每年审查员在A33上倒下的例子真是数不胜数啊。。。
看了修改对照页都不放心。。
还得看看替换页是不是真的只改了那几个地方。。。
一句话、一个词思来想去是不是超了。。
又怕指错了,又怕漏过了。。哪个都是大罪。。。
发言: 瞧,楼上这种逻辑很有趣。是不是厨师的工作很辛苦,他就应该偷工减料,不洗菜?每年在菜品卫生上倒下的厨师数不胜数。是不是代理人辛苦,就可以把技术方案写错,背离事实?每年在撰写上倒下的代理人也数不胜数。
审查员在三十三条上下工夫,那是他的本职工作,有什么好说的。省事很显然是相对原来少了工作。请结合语境理解省事这个两个字。
发言: “……能直接地、毫无疑义地确定的内容”是指南规定的法33条执行标准中出现诸多争议的问题所在。什么算是“直接地、毫无疑义地”?“直接地、毫无疑义地”弄着弄着就“间接”了。
发言: 呵呵,别激动,我想表达的只是:
如果A33如果能够有一种相对更宽松或更明确的表述,
对申请人、代理人和审查员都有好处。
现在的A33是既不宽松,又不明确,
操作起来,代理人不理解,审查员很多时候也头疼。
发言: 最近连续收到四五个OA,都是修改超范围的问题,类似的修改有很多,但是以前这类问题很少,所以第一感觉是这类超范围的问题越来越严格了。
wenlau说的我理解,关于修改中不能概括的问题,这个也是我向国外客户最近一直汇报和建议的,即在今后的说明书撰写中,一定要原始申请中加入概括的上位的概念。
但是问题在于:什么是直接、毫无疑义的确定。
例子一:原权利要求为A进入到B,后改为B接受A,审查员说这样的修改超范围;
例子二:原权利要求中记载:A在B的中心布置;附图中A,B沿同一轴线对称布置,轴线已经画出,后改为A、B同轴布置,审查员说修改超范围;
类似的例子很多,我也和几个审查员讨论过直接、毫无疑义确定到底如何确定,也都言之不详,基本上的观点就是如果原文没有记载的,就基本上认为修改超范围。
最近准备就这个问题做一些总结,所以在此希望大家继续讨论
发言: 对于你说的给与主动修改的立法本意,不敢苟同,如果保护范围都没考虑清楚,谈何申请专利?如果问题都没考虑清楚,又谈何申请专利?
另外,关于你举例说的第九章的问题,还是希望你仔细理解了法和指南再发表意见吧。
可能我确实没有考虑周全,那请您指教一下主动修改的立法本意。
美国是先发明制,他们的申请人可以算是有足够时间考虑清楚吧。但是人家美国可以扩大专利范围的机会却一直延伸到授权后两年。欧洲有主动修改,在OA也可以扩大。
说心里话,我在计算机程序这个问题上出奇地自信,没有遇到更有理的答案之前,我无法相信我的说法是错误的。法条我会继续看和研究的,至于指南,正确的地方我也了解了差不多了,我没有理由把那些在我看来是明显常识性,逻辑性错误灌输给自己。当然了,实务中我还是会遵循这些我不太认同的规定。
我给第九章出的主意是:取消第九章,不要谈论计算机程序客体问题,把审查任务留给新颖性和创造性......,如果不取消,科学技术的不断发展,会导致更多第九章的出现。
发言:主动修改的时机的立法本意,可以参考专利法详解里面准予修改的解释。那是条法司编的。其
发言: 最近连续收到四五个OA,都是修改超范围的问题,类似的修改有很多,但是以前这类问题很少,所以第一感觉是这类超范围的问题越来越严格了。
wenlau说的我理解,关于修改中不能概括的问题,这个也是我向国外客户最近一直汇报和建议的,即在今后的说明书撰写中,一定要原始申请中加入概括的上位的概念。
但是问题在于:什么是直接、毫无疑义的确定。
例子一:原权利要求为A进入到B,后改为B接受A,审查员说这样的修改超范围;
例子二:原权利要求中记载:A在B的中心布置;附图中A,B沿同一轴线对称布置,轴线已经画出,后改为A、B同轴布置,审查员说修改超范围;
类似的例子很多,我也和几个审查员讨论过直接、毫无疑义确定到底如何确定,也都言之不详,基本上的观点就是如果原文没有记载的,就基本上认为修改超范围。
最近准备就这个问题做一些总结,所以在此希望大家继续讨论
关于例子一:个人认为:B接受A包括多种方式,A进入B只是B接受A的一种方式;
关于例子二:个人认为:A、B同轴布置包括了各种各样的同轴布置的方式,而你附图中给出的只是其中的一种方式
因此,都可以理解为概括。大家也可以发表自己的看法,讨论则明
直接地、毫无疑义地确定实在是太难了,正如你说的,除非原文有记载,否则很少是直接地、毫无意义地确定,除非例如:原来记载了,线a垂直线c,线b垂直线c,现在改为线a和线c平行这种,我指的是平面内。
说实话,现在审查员都头疼超范围的问题,目前这方面是最麻烦的事情,没有人能说清楚“直接地、毫无疑义地确定”的确切含义。
审查员碍于质检的压力,因为一旦出一个这问题,就是一类问题,有时候自己认为不超范围的东西都指超范围,除非有明确的记载。因为,只要有一个人能指出两者不同,那么质检的时候你可能就无话可说。审查员从自己不犯错的角度出发,对超范围的把握是越来越严。但是,个人认为,现在对超范围的掌握,很多都超出了立法的本意,当初修改指南的时候是希望效仿欧专局的标准,但是没想到现在实际执行过程中变成了这种情况。相信过一段时间,应该有所改善。现在,审查员都将大部分的精力放在了超范围上,好多驳回也都是因为超范围。真希望能早点对这个问题有个确切的定义,免得大家都受苦。
发言: 这个帖子真的很好,大家的论述都很精辟,尤其同意linxiang关于主动修改立法本意的观点
现在修改超范围真的有走火入魔的感觉,一季度我们所的N审数量翻了一倍,大部分都是因为A33
甚至有审查员因为质检的压力有意无意地将责任推到复审阶段, 质检带来的副作用,无论是审查员还是代理人都很无奈
发言: 这个是典型的:外国的好东西到了中国,来一件毁一件,没例外的。
专利法也一样。从欧洲抄过来的本来好好的,让中国人给改了几次、解释了几次以后,越来越烂了。
我认为比较合理的标准是:主动修改时限内,可以提交得到支持的、合理概括式的修改;主动修改时限之后,不允许虽然得到支持但扩大了保护范围的修改。这才是合理的。如成本上升,可增加主动修改的收费。
现行标准侵害了申请人的合理权益,应该改革,否则容易造成无谓的损失。理想情况下的确应当要求申请人在递交申请前就完美地对技术方案进行有层次的保护,但实际情况下并非如此。不能把所有责任都推到申请人身上。专利局如想省事,岂不是直接规定递交申请后不允许任何修改最简单?那样大家都不用琢磨超范围不超范围的问题了。申请人提出需要修改的时候,专利局一样可以拿出一副官老爷的口吻说,你早干嘛去了?谁让你自己在申请文件里写错了?自己出错自己负责吧!——这是非常恶劣和不负责任的态度。
再说大点,专利法第33条也好,细则第43条也罢,再大它也不能大过专利法第1条去。专利法的制定及其解释,必须得有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新,否则是早晚要被淘汰的。
发言: 现在的实审阶段确实有这样的趋势,就是没写在原说明书中的话,就算超范围的。至于直接地毫无疑义的确定,其实是很难确定的。比方从附图中来的,语言文字描述的和实际的附图总不可能是一模一样的;比如从一段话中概括出来一句,只要有人仔细琢磨,总能琢磨出点不一样来。再加上汉语本身也不是特别精确的语言,往往有多种解释,这就造成很难严格的“直接地、毫无疑义地”得到。现在发中通,几乎一半都涉及三十三条,费时费力,把结案时间拖长,审查员也不是有意为之。如果审查员不去指申请人超范围,就会有质检员来指审查员三十三条的问题,到时候一类错误,就不好了。所以对法的运用,还需要指南给出一个明确的合理的解释,审查员才好照着做。现在法指南各级质检规定都很细化的情况下,审查员的自由裁量权相当小。
发言: 现在某些审查员甚至已经在判定26.4(支持)的时候都开始找原文了…… |
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