[实务/流程] 请教答复2通的建议

2008-3-11 19:33
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我手里有个案子,主要是一个组合物的权利要求,A+B。审查员一通的时候列举了一个美国的专利,其中提及一种方案,即A+B。但是其实施例只有一个关于a1(A中的一个具体物质)的具体实验数据。我们答一通的时候修改了权利要求将A+B修改成a2+B,并且提供了对比实验数据,说明a1+B实际上会影响B的活性,而a2+B则没有问题。
现在2通来了,审查员说没有创造性。我和代理沟通了一下,他认为以这个审查员来说,说服他的可能性较低。大家帮我想想办法。
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8 个回复

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JH001  高级会员 | 2008-3-11 20:35:42

Re:请教答复2通的建议

A1、A2同是A的具体物,那么就一般的原则来说,审查员是对的,这个权利要求基本没戏了。

至于“我们答一通的时候修改了权利要求将A+B修改成a2+B,并且提供了对比实验数据,说明a1+B实际上会影响B的活性,而a2+B则没有问题”,关键是,这个关于活性的差异的描述是否披露在最开始提交的申请文件中,如果没有,那么这个修改的权利要求也就没有成立的基础了。
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wei402  注册会员 | 2008-3-11 21:45:52

Re:请教答复2通的建议

谢谢楼上,在我们的实施例中,做的就是a2+B的方案,但是并没有a1+B的方案,对比实验是在答实审时提交给审查员参考的。我们的观点是在A+B的技术方案中,并不是可以不加选择的随意配伍,而是要经过选择才能发现a2+B才是真正可行的方案。而对比文件只是给出了A+B,以及做了单独的a1的实施例,a2以及配伍可能出现的问题也没有提及。我觉得本领域技术人员在对比文件的基础上,首先是想不到要对A+B中的各个技术方案作选择,当然也就更谈不上有a2+B的技术启示。
dormancy  专利代理人 | 2008-3-12 01:09:47

Re:请教答复2通的建议

wei402 wrote:
谢谢楼上,在我们的实施例中,做的就是a2+B的方案,但是并没有a1+B的方案,对比实验是在答实审时提交给审查员参考的。我们的观点是在A+B的技术方案中,并不是可以不加选择的随意配伍,而是要经过选择才能发现a2+B才是真正可行的方案。而对比文件只是给出了A+B,以及做了单独的a1的实施例,a2以及配伍可能出现的问题也没有提及。我觉得本领域技术人员在对比文件的基础上,首先是想不到要对A+B中的各个技术方案作选择,当然也就更谈不上有a2+B的技术启示。
我感觉还是可以和审查员争辩一下的。
最好先和审查员电话沟通一下。
只是具体的情况,不太了解,不便详细评论。
至少在A中选择一个a2,并且能够产生意想不到的效果(a2不影响B),应该符合选择发明的定义吧。
不清楚你说的“不影响”具体指哪方面不影响。
xiaoyi828120  注册会员 | 2008-3-12 17:00:32

Re:请教答复2通的建议

论述本领域技术人员在对比文件的技术启示下,不能直接得到a2+B的技术方案的理由,还是可以说服审查员滴!
wei402  注册会员 | 2008-3-12 17:52:31

Re:请教答复2通的建议

我的意思是,答1通的时候,关于创造性的争辩其实已经很充分了。但是2通审查员还是认为没有创造性。在这种情况下,是不是很难让这位审查员改变想法,如果2通的意见回复还是坚持原来的答法,就有可能驳回了?大家觉得复审(关于创造性)过的可能性大嘛?
xiaoyi828120  注册会员 | 2008-3-12 18:25:47

Re:请教答复2通的建议

有可能驳回,但复审可以一试!
JH001  高级会员 | 2008-3-12 20:45:14

Re:请教答复2通的建议

wei402 wrote:
我的意思是,答1通的时候,关于创造性的争辩其实已经很充分了。但是2通审查员还是认为没有创造性。在这种情况下,是不是很难让这位审查员改变想法,如果2通的意见回复还是坚持原来的答法,就有可能驳回了?大家觉得复审(关于创造性)过的可能性大嘛?

纯个人观点:

就LZ介绍的这个案情,如果2通驳了,复审翻盘的可能性很小。
godiam  注册会员 | 2008-3-14 00:07:46

Re:请教答复2通的建议

从说明书里面挖出点新的技术效果来,可以一试!
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