惑也 发表于 2009-10-7 19:32:10

未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

仅记载在权利要求书中未得到说明书支持的技术 方案能否作为优先权的基础？或者缺乏实施例支持的技术方案可以作为优先权的基础吗？如果可以，是不是说可以在发明尚未完全成功的时候先提出申请，等到全部完成时(12个月之内)再提出新的申请 要求前一件申请的优先权，可以防止别人先申请，是不是可以理解为先申请制和先发明制的区别之一呢？

没谱 发表于 2009-10-7 19:49:06

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

你认为的技术方案是什么？

和曦 发表于 2009-10-7 20:10:42

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

肯定不可以!

sapphire_wang 发表于 2009-10-7 20:24:06

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

惑也 wrote:
仅记载在权利要求书中未得到说明书支持的技术 方案能否作为优先权的基础？或者缺乏实施例支持的技术方案可以作为优先权的基础吗？如果可以，是不是说可以在发明尚未完全成功的时候先提出申请，等到全部完成时(12个月之内)再提出新的申请 要求前一件申请的优先权，可以防止别人先申请，是不是可以理解为先申请制和先发明制的区别之一呢？

技术上可行，但实际操作没有这个必要

惑也 发表于 2009-10-8 04:30:54

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

sapphire_wang wrote:
技术上可行，但实际操作没有这个必要

非常有必要啊，如果一件申请因为实施例不够而造成权利要求未以说明书为依据的缺陷，而修改又不允许补充实施例，于是只有重新提出一件申请要求这件申请的优先权了。
再有，对于化学领域的发明，往往需要很多实施例或实验数据的支持，而可预期到发明能成功但完成实验尚需时日，为防止他人先申请，也会考虑采用这种方式，只是多交一次申请费、公布印费了。

惑也 发表于 2009-10-8 04:39:25

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

没谱 wrote:
你认为的技术方案是什么？

如果在后申请记载了技术方案A和实施例a1、a2,技术方案A和实施例a1已记载在首次申请中，则在后申请可以要求技术方案A和实施例a1的优先权，因为技术方案A要求的保护范围仅靠实施例a1不够支持，所以补入了实施例a2。

akite 发表于 2009-10-8 05:12:11

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

惑也 wrote:
如果在后申请记载了技术方案A和实施例a1、a2,技术方案A和实施例a1已记载在首次申请中，则在后申请可以要求技术方案A和实施例a1的优先权，因为技术方案A要求的保护范围仅靠实施例a1不够支持，所以补入了实施例a2。


说实话，这也是我长久以来的困惑，甚至可以设想在先申请只有技术方案，没有实施例，类似美国的provisional，而12个月之后提交新申请，加入实施例，技术方案完全不变，要求优先权。虽然实施例不享有优先权，但是该申请在技术上审查员以什么理由驳回呢，假设检索到PX文件？

benson198458 发表于 2009-10-8 05:37:50

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

什么是技术方案？要求优选权有个前提就是已经清楚记载，原文件都有问题，再后的当然也会有问题了。不然出现得不到说明书支持的情况，岂不要求个优先权就OK了？

niushan2008 发表于 2009-10-8 06:57:48

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

关于这个问题，我个人是这样理解的。以本国优先权为例，
1、优先权的定义
专利法29条第2款规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。
2、相同主题的发明创造的定义
根据《审查指南》的解释：对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

    依据上述定义，则可知：只要是记载在首次申请中的技术方案，就可以作为在后申请权利要求保护的技术方案的要求优先权的基础的，并没有要求记载在首次申请中的技术方案一定要得到说明书的支持。对此问题进一步举例如下：
   
    如果甲在1991.1.1向国家知识产权局提交了一件发明专利申请，在该申请的权利要求书中首次记载了技术方案A，但是没有记载任何实施例，只要在1992.1.1日之前（包含本日）甲就可以提交一件要求该在先申请中记载的技术方案A的优先权的在后申请，在该在后申请中，甲尽可以补充相关的实施例（但须注意的是，补充的实施例相对于在后申请不能为现有技术），如果该在后申请符合相关的授权条件，则甲可以拿到在后申请中补充的实施例支持的技术方案A的权利。
   
    如果在甲的在后申请没有提交之前，乙就技术方案A也提交了一件新申请，此时，甲的第一次申请对乙的申请有没有影响呢？对此，我们逐一进行分析。假设如下：
    甲，申请日：1991.1.1，提交一件发明专利申请，在该申请的权利要求书中记载了技术方案A，说明书中未记载任何实施例。
    乙，申请日：1991.10.1，提交一件发明专利申请，在该申请的权利要求书中记载了技术方案A，说明书中记载了实施例a1,a2,a3,a4。
    甲，申请日：1991.11.1，提交一件发明专利申请，在该申请的权利要求书中记载了技术方案A，说明书中记载了实施例a5,a6,a7,a8。该申请要求了甲在1991.1.1提出的申请的优先权。
   
    根据新颖性的判断标准，乙提交申请中要求保护的技术方案A已经被甲提交的第一次申请公开，故，乙提交的申请要求保护的技术方案A丧失了新颖性，因此，乙要求保护的技术方案A必然得不到授权，此时，乙可以相关规定修改权利要求书，缩小其权利要求保护的范围，例如限定为具体的实施例a1,a2,a3,a4，进而获得相应的保护。
    而甲在1991.11.1提出在后申请之后，其在前申请被视为撤回。对于该在后申请，由于技术方案A要求了优先权，因此乙的申请不能用来评价该在后申请中技术方案A的新颖性，如果技术方案A也可由实施例 a5,a6,a7,a8概括得到，则在其他提交都符合授权的条件下，甲的在后申请势必可以得到授权。但是这样一来，就与乙的权利发生了冲突，这是不合理的。
    其实，此时要注意，权利要求保护的范围要得到说明书的支持，权利要求保护的范围由说明书公开的实施例合理概括而得到。尽管甲在在后申请中要求保护的技术方案A，但最后授权的技术方案必须是由说明书的实施例概括得到的，在在先申请中，甲并没有公开任何实施例，在在后申请中甲公开了实施例 a5,a6,a7,a8，但在在后申请之前的乙的申请中，乙公开了实施例a1,a2,a3,a4，故，甲的在后申请中最后得到授权的技术方案应该为排除了相对于在后申请已为现有技术的实施例a1,a2,a3,a4后，由实施例 a5,a6,a7,a8合理概括得到的技术方案，而不是其要求保护的技术方案A。
   
    如此下来，甲最后没有得到其最初要求保护的技术方案A的要求保护的范围，乙也没有得到最初要求保护的技术方案A的要求保护的范围，甲与乙到最后得到的权利是与其给社会公众的贡献是匹配的，即公开得到，得到多少，我想这样才是公平和合理的。

    因此，对于优先权，有利也有弊，应结合具体形式和目的，具体分析对待。
   
   注：以上仅是个人意见，如有任何错误，欢迎指正，非常感谢！

fifahou 发表于 2009-10-8 08:38:10

Re:未得到说明书支持的技术方案可否作为优先权的基础

楼上的思路紧凑。
但在这一点上有不同：“尽管甲在在后申请中要求保护的技术方案A，但最后授权的技术方案必须是由说明书的实施例概括得到的，在在先申请中，甲并没有公开任何实施例，在在后申请中甲公开了实施例 a5,a6,a7,a8，但在在后申请之前的乙的申请中，乙公开了实施例a1,a2,a3,a4，故，甲的在后申请中最后得到授权的技术方案应该为排除了相对于在后申请已为现有技术的实施例a1,a2,a3,a4后，由实施例 a5,a6,a7,a8合理概括得到的技术方案，而不是其要求保护的技术方案A”。
这句话是要说明乙的在“中”申请的实施例破坏了甲的在后申请的新颖性。
我认为此处乙的申请，正如楼上所说，不能被授权。根据审查的保密原则，乙申请的技术方案及实施例并没有被公开。那么，甲的在后申请及实施例可以享有优先权。
对于楼主的问题，我个人理解是这样：先针对部分技术方案申请，再利用优先权补充全部的申请方式，本身就是优先权的优点之所在。无可厚非。
也请指正。。
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