指南P61 “对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原说明书和权利要求书记载的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。\"

指南P78 “对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原图片或者照片表示的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原图片或者照片表示的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定,申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。”

指南P237 “然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。”

以上3段分别是指南中对实用新型,外观,及发明实审中答OA时修改的规定。在发明实审中,在答OA的时候,如果没有按照审查员的要求修改,但是只要修改消除了缺陷,就是可以的。
但是在实用新型和外观对OA的答复中,指南上只说了按照审查员的要求进行修改的情况。那么是不是说,实用新型和外观对OA的答复中,如果没有按照审查员的要求进行修改,即使修改也消除了缺陷,仍然是不可以的呢??
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2 个回复

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eterne  专利工程师/助理 | 2007-7-16 18:11:49

Re:关于实用新型与外观专利答OA时候未按规定修改的问题

个人认为,消除缺陷和修改超范围二者概念不同

p60页一段话“应当注意的是:”解释了修改超范围的含义,

所以不能说“即使修改也消除了缺陷,仍然是不可以的”, 只要不超范围。
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黑客帝国  注册会员 | 2007-7-17 00:44:49

Re:关于实用新型与外观专利答OA时候未按规定修改的问题

一般来说,不论发明、实用新型、外观,对于未按照审查员的要求进行的修改,只要是具有可授权的前景,克服了原申请文件的缺陷,有利于加快审查进程,节约审查程序,审查员都会接受,具体是否认可,由审查员来裁量。

具体理论依据是,《审查指南》(1-50)8.1申请人主动修改(对实用新型)和(1-67)6.3.1 申请人主动修改(对外观设计申请)一节所述。

对于未按照审查员的要求进行的修改,审查员可据此作出判断。
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