[复审/无效/诉讼] 一个侵权案例 大家来讨论下

2007-6-25 18:56
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某企业通过外贸公司与某国外企业签订了一项引进洗衣机生产设备和专有技术的合同。合同规定由国外的企业提供洗衣机生产设备、检测设备和相关的设计工艺和检测技术,合同有效期三年。合同结束后,我国内企业即利用自己的商标自行继续生产该产品并在国内和国际市场上销售该产品。但是遭到了该国外企业的起诉,原因是我国内企业侵害了其商品的外观设计。原来,在合同执行期间,该外商正在就合同产品进行外观设计的专利申请,并最终获得了专利权。这一情况的出现使我方企业面临困境。请问:我国内企业在上述合同签订过程中存在什么问题?你认为该如何解决?
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10 个回复

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eterne  专利工程师/助理 | 2007-6-25 19:09:25

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

好象很复杂,又涉及商业利益,建议同时找律所和代理咨询。
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resun  专利工程师/助理 | 2007-6-25 19:15:13

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

看样子以后和其他公司签订合作合同,一定要附属上合作项目中产生的专利权的使用问题,尤其是合作分阶段进行的合同。
出现了这种问题好像只能怪自己不小心,有什么好的救济办法吗?
请教高手。
忘情水  注册会员 | 2007-6-25 19:20:24

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

如果没有在合同里约定关于知识产权的事项,该外观专利属于某外国企业。

当然也可以请求该外观无效,因为在签订合同后中国的企业已经开始着手制造并销售,也无知识产权的保密条款,该外国企业是在履行合同中间才申请的,可以利用已公开这一点将其无效。但是如果不能利用这一点也不能利用其它的途径无效掉该专利的话,外国企业可以要求该国内企业支付专利费。

也有可能是所述外国企业的一种策略,故意在开始不提及知识产权问题,当你成熟后,且不得不依附他时的专利时,开始利用知识产权来宰你。就像国内的DVD,手机等知识产权事件一样,开始你发展该行业时专利权人都不会提起知识产权的问题,甚至帮助你建厂,无偿技术支持等你发展壮大后再来收取专利费。嘿嘿。
以太  专利工程师/助理 | 2007-6-28 00:09:44

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

呵呵,典型的先用权案例!
没关系的,国内企业拥有先用权,不会输掉官司的!

专利法第六十三条  有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

对楼主问题的回答:
1、我国内企业在上述合同签订过程中,应该对已经产生的和可能产生的知识产权的归属做出明确规定。
2、上述问题的解决:
一、无效途径。如果该产品在申请日前已经上市或者曾经有过公开,那么提交相关证据,诉至专利复审委员会将其无效掉。
二、先用权途径。向管辖法院提供证据:证明国内企业,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。用先用权进行抗辩。
三、权属纠纷途径。如果国内企业曾经参与过该产品外观的设计工作,可以通过司法或者行政途径争取到该专利的专利权。
dyjczr  专利代理人 | 2007-6-28 17:32:41

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

那国外企业有没有先用权啊 他们既然把机器和相关技术卖到中国 ,那拥有先用权应该是国外企业而不是国内企业的啊?
以太 wrote:
呵呵,典型的先用权案例!
没关系的,国内企业拥有先用权,不会输掉官司的!

专利法第六十三条  有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

对楼主问题的回答:
1、我国内企业在上述合同签订过程中,应该对已经产生的和可能产生的知识产权的归属做出明确规定。
2、上述问题的解决:
一、无效途径。如果该产品在申请日前已经上市或者曾经有过公开,那么提交相关证据,诉至专利复审委员会将其无效掉。
二、先用权途径。向管辖法院提供证据:证明国内企业,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。用先用权进行抗辩。
三、权属纠纷途径。如果国内企业曾经参与过该产品外观的设计工作,可以通过司法或者行政途径争取到该专利的专利权。
Freebat  注册会员 | 2007-6-28 18:14:30

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

如果外国公司是基于中国的外观设计专利来起诉,则可以依据国内使用公开将该公司的外观设计无效掉。

出口的产品就比较麻烦了。涉及到了专利的国际纠纷,不能仅仅依据中国专利法来处理,好像还有一点国际贸易的问题,如果对方的专利权很稳固,根据出口地的法律我国企业也不能取得先用权的话就没有办法了,也许只能交钱拿许可了。
不是很明白,请高手指点。
minleet  注册会员 | 2007-6-28 18:32:41

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

和以太观点基本相同。
先用权肯定成立,就看举证了,权属争议亦可考虑,
“原来,在合同执行期间,该外商正在就合同产品进行外观设计的专利申请”
这句话完全说明了先用权的存在,但没有讲清楚该设计成果是外方在合作之前就有,还是在与国内企业合作之后产生的,如果是后者,就有权属争议的余地,可以主张对该专利权的共有,提起权属纠纷诉讼,中止侵权诉讼。
当然如果还有无效的事由,也可主张专利无效了,但这个就和权属争议有取舍了,不能既主张专利权共有,又宣告该专利无效吧,哈哈!
nigerose  高级会员 | 2007-6-28 19:32:47

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

外国公司早有预谋的话,就不会让你们通过这些途径规避的。老外玩知识产权是老手啊。
wwww  注册会员 | 2007-7-1 07:13:48

Re:一个侵权案例 大家来讨论下

案情不清楚。根据所用的文字描述,不能断定申请日在合同签订日之后,所以不能判断是不是成立先用权。
如果不能成立,想办法无效吧。权属纠纷恐怕不能成立。
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