从无效决定看使用公开

请战友们看一下下面的无效决定。它完全颠覆了传统的“使用公开不意味着必然破坏新颖性”的判断。我原来一直认为反向工程无法获得原始技术方案的使用公开，不破坏新颖性。但这个无效决定把俺搞糊涂了！请大家讨论！

[决定号]第6314号
[决定日]2004年8月9日
[发明名称]治疗风湿和类风湿关节炎的中药制剂及其制备方法
[国际分类号]A61K35/78
[无效请求人]吉林方大药业集团股份有限公司
[专利权人]麻庸
[专利号]00136566.5
[申请日]2000年12月19日
[授权公告日]2002年12月4日
[合议组组长]李广峰
[主审员]程强
[参审员]张沧
[法律依据]中国专利法第22条第2款
[决定要点]: 1．除非证据明显不真实、存在矛盾，合议组对双方当事人均明确表示认可的证据可以予以认定，对双方当事人均明确承认的事实可以予以确认。 2．如果一项权利要求所要求保护的产品在申请日前已经在国内公开销售，则该产品不具备新颖性；如果一项权利要求所要求保护的方法是在保密状态下使用的，该技术方法并不为公众所知，则该方法具有新颖性。
四．
[全文]本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2002年12月4日公告授予的、名称为\"治疗风湿和类风湿关节炎的中药制剂及其制备方法\"的第00136566.5号专利权（下称本专利），其申请日为2000年12月19日，专利权人为麻庸(下称被请求人)。本专利授权公告的权利要求书如下:\"1、一种治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂，其特征在于它由下列配比的原料制备而成的，且该原料为1000粒胶囊的单位制剂所用的原料：土茯苓166.5ｇ，穿山龙83ｇ，青风藤、白屈菜各66ｇ，马钱子粉80ｇ，没药、马黄、天麻、烫穿山甲、炒并去头丝的僵蚕、去勾的全蝎、木瓜、桂枝各10ｇ，去头和足的蜈蚣7ｇ，川牛膝50ｇ和当归20ｇ。2、权利要求1所述的治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂的制备方法，其特征在于：将土茯苓166.5ｇ，穿山龙83ｇ，青风藤66ｇ，白屈菜66ｇ这四味药，加水2000ml，浸泡30分钟，煎煮三次，第一次3小时，第二次2小时，第三次1小时，分次滤过，合并滤液，在100oC温度下浓缩至密度为1.20-1.3g/cm3、80oC的清膏,留用；将100目马钱子粉80g，加0.5g淀粉，混合均匀，使士的宁的含量在0.78-0.82%，留用；将没药、马黄、天麻、烫穿山甲、炒并去头丝的僵蚕、去勾的全蝎、木瓜、桂枝各10ｇ，去头和足的蜈蚣7ｇ，川牛膝50ｇ和当归20ｇ粉碎成100目细粉，加入上述清膏中，混合均匀，在80oC温度下烘干，再粉碎成100目细粉，再将马钱子粉与其混合配研，装入胶囊，得1000粒胶囊。”针对上述专利权，吉林方大药业集团股份有限公司(下称请求人)于2004年1月2日向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为根据《专利法》第22条第1款的规定，本专利不具备新颖性，请求宣告本专利权无效，并提交了下述附件:附件1:“风湿痹康胶囊”的生产投料通知，复印件1页；附件2:“风湿痹康胶囊”的耗用原材料计划通知单（付页），复印件1页；附件3：“风湿痹康胶囊”的车间收料记录，复印件1页；附件4：“风湿痹康胶囊”的中药炮制记录，复印件1页；附件5：“风湿痹康胶囊”的提取岗位生产记录，复印件1页；附件6：“风湿痹康胶囊”的干燥室原始记录，复印件1页；附件7：“风湿痹康胶囊”的混配操作记录，复印件2页；附件8：“风湿痹康胶囊”的胶囊分剂量原始记录，复印件1页；附件9：吉林省梅河口市第一制药厂生产的“风湿痹康”的包装盒，复印件1页；附件10：吉林华佳药业有限公司生产的“风湿痹康”的包装盒原件、复印件及产品销售单据、证明复印件，共5页。请求人的理由如下：本请求人的前身梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司自1994年即已生产并销售商品名为“风湿痹康胶囊”、用于治疗风湿性和类风湿性关节炎的中成药。该中成药的成分和配比，以及工业化生产工艺的各个技术环节，在本请求人保留的原始记录中均有记载。本专利无论在药物成分、成分配比、生产炮制方法、炮制后加工及胶囊分装等生产制备工艺和所包含的技术实质上，与请求人在该专利申请日之前即已投产并销售的同商品名中药制剂完全相同。所不同的只是请求人的上述产品数据是工业规模生产的（放大）数据，而本专利中给出的数据则是实验室数据（例如制剂中各成分的剂量两者相差8000倍）。因此，本专利不具有新颖性。经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述请求，于2004年1月5日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《宣告专利权无效请求书》及其它有关文件的副本转送给被请求人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效请求案进行审理。2004年2月9日，被请求人提交了意见陈述书，同时提交了6份附件：附件1`：《关于新药保护及技术转让的规定》，复印件1页；附件2`：《协议书》，复印件1页；附件3`：新药证书及生产批件，复印件2页；附件4`：《中药品种保护条例》及中药保护品种证书、审批件，复印件6页；附件5`：吉林方大药业股份有限公司创立大会会议记录及企业法人营业执照副本、药品生产企业许可证、吉林方大药业集团股份有限公司企业法人营业执照副本及《关于组建吉林方大集团的批复》，复印件6页；附件6`：吉林省梅河口市人民法院破产裁定书、民事裁定书，复印件2页；附件7`：吉林华佳药业有限公司营业执照副本、《关于成立中外合资企业“吉林华佳药业有限公司”项目建议书的批复》、《关于办理营业执照延期的申请报告》、梅河口市对外经济局函，复印件5页。被请求人认为：1、请求人吉林方大药业集团股份有限公司的前身不是梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司。2、梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司虽然在本专利的申请日前就已经开始使用本专利的方法生产本专利的产品，但并不能得出本专利在申请日前已经被“公知公用”的结论。理由是：（1）根据《关于新药保护及技术转让的规定》（附件1`）及专利权人与吉林华佳药业有限公司签定的《协议书》（附件2`），生产厂家负有保密义务，使得具体配方和生产方法不能对外公开；（2）1994年，本专利产品经国家卫生部批准为三类新药（见附件3`），保护期4年，1999年7月21日，国家药品监督管理局批准并公告“风湿痹康胶囊”为国家中药保护品种，保护期限7年，因此，“风湿痹康胶囊”的生产始终处于国家保护之下保密状态，其配方及生产方法并未公开过。（3）本发明专利是一种胶囊剂，公众通过胶囊中的经过加工的中药粉末是不能得知本发明的配方和生产方法的。因此，被请求人认为，本专利符合专利法第22条有关新颖性的规定，请求专利复审委员会维持本专利有效。2004年3月15日，本案合议组向双方当事人发出口头审理通知书，拟定于2004年4月22日对该专利权的无效请求进行口头审理。2004年4月22日，口头审理如期进行。双方当事人出席了口头审理，各自陈述了自己的意见和观点。双方当事人对合议组成员无回避请求，对对方出庭人员身份无异议。请求人仅提供了附件10中温州市医药公司销售证明的原件，被请求人只提交了其附件3`中新药证书原件以及附件2`的原件。被请求人认可请求人提交的附件1-10的真实性，请求人认可被请求人提交的附件1`-7`的真实性。被请求人承认请求人附件9、10的产品于本专利申请日之前销售过，并确认附件9、10的产品系本专利权利要求1的配方所制备的中药制剂。请求人确认无效理由和范围是本专利权利要求1和2不具有新颖性。请求人当庭提交一份《中华人民共和国卫生部国家标准（新药试行标准转正式标准）颁布件》复印件1页和一份《中华人民共和国卫生部部标准》复印件2页。合议组经合议，当庭宣布上述证据为逾期提交的证据，根据专利法实施细则第66条的规定不予考虑。至此，合议组认为本案的事实清楚，可以作出审查决定。二、决定的理由1、关于证据和事实除非证据明显不真实、存在矛盾，合议组对双方当事人均明确表示认可的证据可以予以认定，对双方当事人均明确承认的事实可以予以确认。由于被请求人认可请求人提交的附件1-10的真实性，请求人认可被请求人提交的附件1`-7`的真实性，并且上述证据并不存在明显不真实或自相矛盾的情况，故合议组对上述证据的真实性均予以认定。对于请求人举证主张的事实，被请求人承认梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司在本专利的申请日前就已经开始使用本专利的方法生产本专利的产品，同时，被请求人承认请求人附件9、10的产品于本专利申请日之前销售过，并承认附件9、10的产品系本专利权利要求1的配方所制备的中药制剂。由于上述事实是双方当事人都承认的事实，并且不存在明显不真实或自相矛盾的情况，故合议组对上述事实予以确认。2、关于新颖性专利法第22条第2款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。如果一项权利要求所要求保护的产品在申请日前已经在国内公开销售，则该权利要求不具备新颖性；如果一项权利要求所要求保护的方法是在保密状态下使用的，该技术方法并不为公众所知，则该权利要求具有新颖性。本专利权利要求1要求保护一种治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂，其特征在于它由下列配比的原料制备而成的，且该原料为1000粒胶囊的单位制剂所用的原料：土茯苓166.5ｇ，穿山龙83ｇ，青风藤、白屈菜各66ｇ，马钱子粉80ｇ，没药、马黄、天麻、烫穿山甲、炒并去头丝的僵蚕、去勾的全蝎、木瓜、桂枝各10ｇ，去头和足的蜈蚣7ｇ，川牛膝50ｇ和当归20ｇ。从本专利权利要求1的内容可以看出，权利要求1的类型是产品权利要求，其所要求保护的主题是一种治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂，其所要求保护的客体是该中药制剂本身。前文已述，由于本专利权利要求1要求保护的中药制剂产品在申请日前已经销售了，而对国内的购买者并没有限制，任何人想购买就可以购买，因此，这种销售构成了在申请日前在国内的公开销售，故权利要求1不具备新颖性。本专利权利要求2要求保护根据权利要求1所述的治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂的制备方法，其所要求保护的主题是治疗风湿和类风湿性关节炎的中药制剂的制备方法。虽然梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司在本专利的申请日前就已经开始使用本专利的方法生产本专利的产品，但是被请求人提交的附件2`载明：“甲方于1995年十二月十日与原梅河口市第一制药厂法人代表韩洪玉签订的协议继续有效，由乙方负责履行原协议有关条款”，附件3`上原协议有关条款的内容为：“该品种生产权归梅河口市第一制药厂，知识产权和科研成果归麻庸教授”，根据附件2`和3`的内容可以看出，梅河口市第一制药厂和吉林华佳药业有限公司都与被请求人之间有相应的协议，与所获知的技术内容均有利害关系，因此应当承担保密义务。同时，请求人也没有证据证明上述各方未承担保密义务，以致权利要求2中的技术内容在申请日前已经处于公众中任何人想得知就可以得知的状态。因此，合议组尚不能认定本专利产品的制备方法已经在申请日前公开并为公众所知，故权利要求2具备新颖性。基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。三、决定宣告第00136566.5号发明专利的权利要求1无效，维持权利要求2有效。当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会
[标引人]否
[评述]

这个决定是有问题的。

虽然我认为中药专利都是垃圾，但还是要说一下。那个权利要求1不仅有中药材料，还有成分。实际上显然无法从市场销售的成药上反向得到配方和含量。

当然, 还有理论上不可能和实际上不可能。只要理论上有可能, 就没有新颖性了.

有意思,其实我认为这个问题可以归结为举证责任的问题,就是能否从成药上反向获知配方和含量.
显然,复审委的默认值是可以,认为应由请求人来证明\"无法从市场销售的成药上反向得到配方和含量\".
这个思路也不能说错把,我认为这个决定还是站得住脚的.

专利权人不可能证明\"无法从市场销售的成药上反向得到配方和含量\".因为这不具有可证性。我认为这个判决有问题，应当由原告告知用怎样的化验手段能够从公开销售的产品得知独立权利要求1公开的全部内容。

问题来了：
权利要求2有效的话，无效请求人是不是会面临侵权指控？如果方法相同的话……
无效请求人声称改用另外方法制药，但是方法保密，专利人要控告侵权的话，如何能获得证据？

没去查，但从专利权权利要求书来看，质量不太好，可能是未委托或者等于未委托代理人。在侵权中是否能用存在问题。
新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知。
从理论上讲，此处的“公开使用过”是指某种技术方案被公开使用，而不是指某种产品公开使用，以公众可获知的技术信息范围为限。
但产品已经公开，产品中包含的技术方案是否就可以被公众或获得，这是个不太好确定的领域。所以，司法实践中，只能是推定为倾向于公众利益的可获知。因此，大家以后还是要对这一点加强认识。

要证明一个\"不能\"做到的事情是比较困难的.

而且, 严格来说我觉得无效请求人没有完成他的举证责任.  所谓\"公开\"是指\"技术方案的公开\". 无效人证明了药物的公开销售, 还没有到这一步. 无效人应继续证明\"可从销售的药物反相获得技术方案\".

辛巴跳 wrote:
有意思,其实我认为这个问题可以归结为举证责任的问题,就是能否从成药上反向获知配方和含量.
显然,复审委的默认值是可以,认为应由请求人来证明\"无法从市场销售的成药上反向得到配方和含量\".
这个思路也不能说错把,我认为这个决定还是站得住脚的.