[实务/流程] 有关权利要求书的修改

2007-6-1 00:11
46069
补正书中提到:“权利要求1中所记载的技术特征“机座”与说明书中记载的不一致”。
    原说明书中未提到“机座”,且其为现有技术特征,请问可否将其删除?这种修改是否认为超出原权利要求的范围?
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9 个回复

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jerrybinbin  注册会员 | 2007-6-1 00:41:53

Re:有关权利要求书的修改

可以试一下,不过结果一般不会被审查员接收
对权利要求书的修改应当以说明书为依据。申请人可以修改权利要求的前序部分,也可以修改其特征部分,使其更准确地与发明内容相适应或更符合逻辑。
在补正书中应强调说明书中并无“机座”这一技术特征
一般审查员会以扩大了范围核驳,因为权利要求的范围界定包括前序部分和特征部分。
比较好的办法是在说明书中增加“机座”这一技术特征,权利要求书中有记载而说明书中没有的可以补正
如此选择的权利要求范围会比想要的小,写案的时候要仔细啊,特别对于权利要求书要字字句句的反复考虑
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新审查员一名  专利审查员 | 2007-6-1 06:12:54

Re:有关权利要求书的修改

既然是权利要求中与说明书的不一致,那么肯定说明书中也对此部件进行了陈述,直接用机座替换说明书中的术语即可,一般不要删除技术特征,可能引起范围扩大,会有超范围嫌疑.
刘掌柜  注册会员 | 2007-6-1 18:10:24

Re:有关权利要求书的修改

以上几位人员在未搞清楚修改超范围的问题前不要乱讲。

所谓“超”,即有一个比较,比什么“超”,比什么呢?根据专利法的规定“应当是不超出说明书和权利要求书的范围即可”。

关于范围扩大的问题,请问在专利法、实施细则、审查指南这些个文件中,有哪里规定在专利申请的审查过程中,申请人的修改不可以扩大权利要求的范围。
jerrybinbin  注册会员 | 2007-6-1 19:14:41

Re:有关权利要求书的修改

这个问题我们老板和我们讨论过中美两国的差别
审查指南第2部分第8章5.2.1 修改的要求
但是,当出现下列情况时,由于不利于节约审查程序,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是经审查员同意的修改,因而不能被接受。
    (1) 删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
    例如,申请人从独立权利要求中主动删除技术特征,或者主动删除一个相关的技术术语,或者主动删除限定具体应用范围的技术特征,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大,则这种修改不能被允许。
waitson  新手上路 | 2007-6-2 08:13:05

Re:有关权利要求书的修改

需要具体问题具体分析,就那几句话,很难分析。
fioname  注册会员 | 2007-6-6 01:33:13

Re:有关权利要求书的修改

如果删除\"机座\"可能会扩大权利要求的话,可以根据审查指南242页,细则4.1(5)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容.......如果独立权利要求未作修改,则允许在不改变愿技术方案的基础上,对该部分进行顺利外呢子,改正不规范用次,统一技术用语等修改.

如果说明书中没有关于机座的描述的话,恐怕就没有办法了!
2677  新手上路 | 2007-6-12 20:18:18

Re:有关权利要求书的修改

“机座”是现有技术并能够对此给出充分证据的话,

1.可以将该技术特征补入到说明书中,从而克服形式上的不一致;

2.可以在权利要求中将其直接删除;虽然这样会使请求保护的范围扩大,但是判断修改内容是否超范围的唯一标准,是“修改对象”与“原始提交的申请文件”之间的比较,而“申请文件”包括说明书/权利要求书/说明书附图;因此权利要求的范围是否变化与修改是否超范围并没有直接联系。目前确实有部分审查员对此存在错误理解,近期的质检会议对此进行了讨论。

但如果没有证据表明“机座”是现有技术时,

是否能够通过将其补充到说明书中而克服不一致的缺陷呢?这个问题目前还存在分歧。

请批评指正。
2677  新手上路 | 2007-6-12 20:29:53

Re:有关权利要求书的修改

jerrybinbin wrote:
这个问题我们老板和我们讨论过中美两国的差别
审查指南第2部分第8章5.2.1 修改的要求
但是,当出现下列情况时,由于不利于节约审查程序,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是经审查员同意的修改,因而不能被接受。
    (1) 删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
    例如,申请人从独立权利要求中主动删除技术特征,或者主动删除一个相关的技术术语,或者主动删除限定具体应用范围的技术特征,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大,则这种修改不能被允许。

对于jerrybinbin的意见,我补充的是,
指南的上述规定存在一个前提即存在主动修改,也就是首先判断“修改的时机”是否符合细则51条的规定;如果并不符合,则需要判断其“修改的内容”是否有利于加快审查,这时如果删除了权利要求的部分技术特征从而导致保护范围扩大,一般认为是不利于加快审查的,因此判定修改超范围。
但如果修改并非主动修改而是对审查员意见的答复,这条规定是不适用的。
jerry1234  新手上路 | 2007-6-13 18:19:53

Re:有关权利要求书的修改

将权利要求书中提到的“机座”补充到说明书中,应该就可以了吧。
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