在网上看到了大家对 2006年卷一 29题的不少讨论内容，很多网友也对此题带有疑问。现将对此题的一些理解公布，供大家讨论和参考。
29、以下关于权利要求的说法哪些是正确的？
A．独立权利要求不具有新颖性，从属于该独立权利要求的从属权利要求有可能具有新颖性
B．独立权利要求具有新颖性，从属于该独立权利要求的从属权利要求有可能不具有新颖性
C．从属权利要求不具有创造性，其所从属的独立权利要求不可能具有创造性
D．从属权利要求不具有实用性，其所从属的独立权利要求有可能具有实用性
参考答案：A、B、D
【解析】
A、各项不同的权利要求的新颖性必须分别予以判断。独立权利要求不具备新颖性，不等于其从属权利要求也不具备新颖性，故选项A正确。
B、通常情况下独立权利要求具有新颖性，说明独立权利要求的所有技术特征或技术方案未在一份现有技术中公开，因而从属于该独立权利要求的从属权利要求的所有技术特征或技术方案也应该未被任何一份现有技术公开，所以从属权利要求也应具备新颖性。
不过上述情况也存在特例：申请人在要求一项优先权的同时往往会在“在后申请”中将新增加的“进一步的改进方案”作为从属权利要求。这时由于该从属权利要求的内容并不包括在优先权文件中，所以该从属权利要求并不能享有优先权。这样在该专利文件的优先权期间公开的现有技术或者出现的抵触申请，虽然不能影响独立权利要求的新颖性，但是却能影响该从属权利要求的新颖性。而且上述情况是在要求优先权的申请中，申请人经常采取的一种做法，并不属于个别现象。由此可见，从严格角度来说选项B正确。但在国家知识产权局初步公布的标准答案以及最终公布的标准答案中都没有选项B，故选项B值得商榷。
C、通常情况下，由于该从属权利要求已不具有创造性，说明包括独立权利要求在内的从属权利要求的技术方案已经是显而易见的，独立权利要求也必然不具备创造性。不过从前面选项B的解析中可以看出上述情况也存在特例：前述因不能享有优先权而不具备新颖性的从属权利要求，自然也不具备创造性，而其独立权利要求却可能因为享有优先权而既有新颖性也有创造性。从严格角度来说选项C错误，故选项C也值得商榷。
审查指南中并没有类似选项C的说法，比较相关的规定是，2006版《审查指南》2-4-3.1<对发明创造性的审查原则>中规定：“如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。”其中“则不再审查……”的说法和大部分欧洲国家专利审查制度中的规定是一致的。这一规定主要是从节省审查程序的角度来考虑的，因为一项发明或实用新型的最大保护范围取决于独立权要求，在一项独立权利要求具备创造性的情况下，已经没有必要再审查这项独立权利要求的从属权利要求的创造性，但这并不表示该从属权利要求已经具备了创造性。
D、本题中此选项比较引起争议。一般来说从属权利要求具有实用性，其所引用的独立权利要求通常也具有实用性，反之则相反。但两种情况又都存在特例，例如，当独立权利要求具备实用性，其从属权利要求也可能因为引入一个不合适的技术特征导致该从属权利要求不能实施而不具备实用性；一项从属权利要求具有实用性，但其所引用的独立权利要求可能因为相比从属权利要求而缺少了一个必须的技术特征而无法实施而不具备实用性。比如，在美国专利商标局的《专利审查手册》中对实用性的判断原则中就有如下的说法：“判断所要求保护的发明是否符合实用性针对的对象，要对每项权利要求进行评价。一般来说，如果确定独立权利要求具有实用性，从属于该独立权利要求的从属权利要求也会具有实用性。但有所例外，所确定的从属权利要求的实用性不同于其引用的独立权利要求的实用性，在这种情况下就要对各个权利要求分别进行判断。”
综上，笔者认为，本题D选项应该是正确的，但在国家知识产权局初步公布的答案中并没有选项D，故当初笔者认为选项D值得商榷。在国家知识产权局最新出版的《试题解析》一书中公布的标准答案中已经将选项D作为正确，并在解析中也认可了上述观点。
参考答案： A、B、D |
|
