考题讨论—2004年卷四（第14题）

14、以下关于实用新型专利申请的初步审查程序的哪些说法是正确的?
A 实用新型专利申请的初步审查程序包括格式审查和实质性缺陷审查两个部分。
B 在实用新型专利申请存在可被改正的缺陷的情况下，审查员应当发出审查意见通知书。
C审查员要求申请人补正的事项只能是格式问题，申请表格的种类、数量，使用和填写等。
D在任何情况下，审查员作出驳回决定之前都应当发出审查意见通知书。
参考答案： 无正确

说明：
A：错误
    实用新型专利申请初步审查的范围是：申请文件的形式审查，申请文件的明显实质性缺陷审查，其他文件的形式审查，有关费用的审查。
B：错误
    对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请，审查员应当进行全面审查，并发出补正通知书。
C：错误
    原指南记载部分已被删除，无依据。但从理解上讲，“补正”所针对的对象是“申请文件存在可以通过补正克服的缺陷”，而没有限定一定是形式缺陷。
D：错误
    申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定。
    申请文件存在形式缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定。

讨论：
1.关于A：
    老指南明确记载了“实用新型专利申请的初步审查程序包括格式审查和实质性缺陷审查两个部分”，因此该选项在2004年算对。
    但新指南有所修改，将以前的“格式审查”称之为“形式审查”，而且增加了有关费用的审查，因此对于现指南，该选项算错。

2. 关于D
    在初步审查程序中，审查原则中的听证原则为：
    审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时，驳回决定所依据的事实、理由和证据，应当是已经通知过申请人的，不得包含新的事实、理由和/或证据。

    上述原则不能直接推出“在任何情况下，审查员作出驳回决定之前都应当发出审查意见通知书”，只能推出“在任何情况下，审查员作出驳回决定之前都应当将驳回决定所依据的事实、理由和证据通知过申请人。而通知可以是“审查意见通知书”，也可以是“补正书”。

见指南第一部分第二章3.5
    申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的，或者申请文件存在形式缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定。

基本上同意laoqu的意见。选项A中的文字，来自于老审查指南以及去年实用新型审查部对外的培训资料。仔细看了一下新版指南的修改意见稿，其中增加了费用的审查和其它文件的审查两项，新指南修改后应该不再有这样的说法了。
对于选项D，是老指南中的原话，实际上规定的有些问题，仔细看了一下新指南，此处已经作了修改，如今应当不再正确，laoqu的解析是很正确的。

和原稿核对了一下此题的解析稿中出现了打字错误，例如，选项B应为错误。下册在处理时已经针对这样的问题增加了原稿核对的步骤，毕竟出现这样的情况将给阅读理解带来很多不便，即使推迟发布也要尽量避免再出现类似的情况。

laoqu的看题的速度真快，不过由于现在忙于下册的审稿工作，来不及和你一一讨论了。等完稿后，会就你提出的问题和你逐一讨论确定。

2. 关于D
在初步审查程序中，审查原则中的听证原则为：
审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时，驳回决定所依据的事实、理由和证据，应当是已经通知过申请人的，不得包含新的事实、理由和/或证据。

上述原则不能直接推出“在任何情况下，审查员作出驳回决定之前都应当发出审查意见通知书”，只能推出“在任何情况下，审查员作出驳回决定之前都应当将驳回决定所依据的事实、理由和证据通知过申请人。而通知可以是“审查意见通知书”，也可以是“补正书”。

见指南第一部分第二章3.5
申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的，或者申请文件存在形式缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定。

我概念上有点混淆： 我一直以为“审查意见通知书”是一个大的概念，也就是说“补正书” “视为未提出” “视为撤回”等都算是审查员给的答复，即都属于“审查意见通知书”。  从laoqu 给的解析中发现好象这些都是独立的，不同的概念。  是这样吗？？？？

“审查意见通知书”、“补正书” 是一类概念，分别用于审查员与申请人就申请文件进行沟通，但分别用于不同情况：
1. 申请文件存在明显实质性缺陷（没有授权前景），审查员发出审查意见通知书，申请人可以说明情况，也可以修改。
2. 申请文件存在形式缺陷（有授权前景），审查员发出补正通知书，主要要求申请人修改。
    申请人如果认为审查员说的不对，可以说明情况，但如果不能说服对方，申请就会被驳回。从这个意义上讲，“审查意见通知书”、“补正书” 都算听证文件。

“视为未提出” 、“视为撤回”、“驳回决定”等是另一类概念，分别是审查员作出的处分，属于法律决定，不服只能启动后续程序。