先用权抗辩浅析
摘自http://www.chinaiprlaw.cn
先用权抗辩是针对“先申请原则”的一种救济性措施，在实行“先发明原则”的国家，如美国，则不存在先用权抗辩。我国实行“先申请制度”，其目的是鼓励发明人公开其发明创造，使得社会公众能够从其公开的技术中受益，以避免重复研发。《专利法》第九条（以下简称法9，其它条款同）规定，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。然而，在权利人提出专利申请时，不排除他人已经自行研制出同样的发明创造，并已准备好实施或已经在实施该发明创造，如果在授予专利权之后禁止先用者继续其实施行为，则显失公平，先用权正是为了避免出现上述显失公平而设立的。
法11规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。 “本法另有规定”，是指：
1、专利的推广实施（法14）；
2、专利实施的强制许可（法48、49、50）；
3、不视为侵犯专利权的4种情形（法63）。
其中法63.1(2)的“先用权抗辩”在诉讼实践中因立法上不尽明确，学术界观点也不统一，各方认识有所分歧。本文结合笔者的工作实践对先用权抗辩作以浅析。
法63.1(2)规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。法63.1(2)是先用权的法律基础。
《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（以下简称会议讨论稿）对研究和判定先用权抗辩是否成立具有重要的参考价值。
先用权并不是一种单独存在的权利，而是一种对专利权的抗辩权，先用权的成立必须同时具备下述5个条件：
1、有效的专利权、未经授权实施该专利技术的行为，和基于该行为的诉讼或行政调处。先用权的存在，必须是针对专利授权后的未经权利人授权实施该专利技术的行为，没有专利授权后的未经权利人授权实施该专利技术的行为是无论如何都不存在先用权的。比如在发明专利公开后的临时保护期，就不存在先用权抗辩。
2、作为主张先用权的在先实施行为必须是在该专利的申请日或优先权日以前，且在先实施行为只能是制造相同产品或使用相同方法的行为，不包括进口、许诺销售、销售、使用相同的产品或者依照不同方法直接获得产品的行为。另外，笔者认为专利权丧失又恢复时他人的使用权，因其性质、成立条件、后果等均与先用权相似或有着密切的关联，可以合并讨论。会议讨论稿49.2对此作出了规定，在专利权丧失期间，他人开始制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且在专利权恢复后仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
3、先使用人所使用的发明创造必须是独立完成或者合法获得的且与专利权人无关。关于主张先用权的技术是否必须与专利权人无关，学术界分歧很大，目前仍没有统一的解释，笔者认为先使用人所使用的发明创造必须与专利权人无关，才有可能具有先用权。先用权所可以来源于专利权人本身的发明创造的观点主要是基于二个特例：一是权利人在申请日前许可的密秘使用，二是权利人在申请日前不丧失新颖性的展览。笔者认为，前者属于合同法规范的范畴，先使用人对发明创造的使用权是因合同的约定而存在和终止的，如果原合同中没有相关约定，即便许可人申请了专利并被授权，被许可人也无需支付专利费用，而可以依合同继续使用该发明创造；后者则是立法上的一个缺陷，特定展览会上展览不丧失新颖性是基于法律的规定，但法律又未对由此而产生的先用权抗辩问题作出规定，必须明确的是抄袭特定展会上展出的发明创造的行为违背了公平原则和诚然信用原则，不是善意取得。先用权人所实施的发明创造必须是在专利申请日以前自己研究开发、设计或者合法受让取得的，抄袭、窃取或者以其他不正当手段实施侵犯他人权益的技术或者外观设计的，不享有先用权。笔者在诉讼中遇到过一个案例，先用权主张人和权利人（也是原始专利申请人）的发明创造来自同一个第三人，且专利权有效，最后我们认定本案先用权符合技术独立性原则，理由仍然是主张人所实施的技术与专利权人无关，而且是合法取得。
4、先用权人必须是在该项专利的申请日以前已经在实施该发明创造，即已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好了制造、使用的必要准备。会议讨论稿47规定，法63.1(2)所称“已经做好制造、使用的必要准备”，是指已进行了实质性的专项投资，并且完成了必要的技术准备。制造或者购买专用设备、完成产品设计图纸和工艺文件、完成样品试制和各项技术性能的检测等，可以视为已经做好制造、使用的必要准备。
5、先用权人只能在原有的范围内利用发明创造，即继续制造原有的相同产品或者使用原有的相同方法，并不得扩大使用范围。关于原有的范围的界线学术界也是有争议的，有人认为，原有的范围包括原有的实施方式、原有的生产规模，不得自行扩大适用范围和实施规模，而且产品产量不得超过专利权人提出专利申请时先用权人原有设备可以达到的生产能力。但笔者倾向于会议讨论稿47的观点，法63.1(2)所称“仅在原有范围内继续制造、使用”，是指先用权人为自身发展的需要在专利申请日以前已经实施技术或者外观设计的产业领域内自己继续实施。在专利申请日以后以合理的方式,如增加生产线、增设分厂等,扩大生产规模的，仍属于在原有范围内的实施。另外，先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。
先用权是针对专利权的一种抗辩权，在专利侵权诉讼中，权利人对被告侵犯专利权的事实负举证责任，当权利人通过举证证明了侵权事实后，权利人的举证责任就应结束。如果被告用先用权抗辩，则先用权的举证责任在被告，而且是一种全面的举证责任，即被告需要至少对上述5个方面进行证明。关于先用权抗辩主张人的全面举证责任，广东省广州市中级人民法院（2004）穗中法民三知初字第386号民事判决，很有代表性，该案二审虽然以专利权无效结案，但对先用权的举证责任分配非常清晰。
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参考文献：
胡佐超主编，《专利基础知识》，2004版，知识产权出版社
尹新天主编，《新专利法详解》，2001版，知识产权出版社
程永顺主编,《专利侵权判定实务》, 2002版，法律出版社
徐中强，《关于先用权若干问题的研究》，2006-9-22，河北知识产权律师网 |
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