同日申请的发明专利授权时，保护范围部分相同仍需放弃全部实用新型专利权

同日申请的发明专利授权时，保护范围部分相同仍需放弃全部实用新型专利权
张浠娟  福建泉州专利律师
【摘要】同一申请人同日对同样的发明创造既申请发明又申请实用新型的（简称同请），对发明专利的权利要求作了修改，导致发明专利与实用新型专利的保护范围部分相同，此时，是放弃部分实用新型专利权？还是放弃全部实用新型专利权？

专利申请人出于多种考虑，在申请发明专利的同时，将该发明专利案申请实用新型专利，这种情形简称为同请。
目前实用新型专利审查较快，半年内即可授权。当发明专利授权时，申请人再放弃实用新型专利，即可获得发明专利授权。但是，当发明专利在审查过程中，对发明专利的权利要求作了修改，导致发明专利的一项权利要求与实用新型的一项权利要求相同，即该实用新型的保护范围与发明专利的保护范围部分相同。此时，是放弃部分实用新型专利权？还是放弃全部实用新型专利权？
根据《审查指南》第二部分第三章第6.2.2节，即使该实用新型的保护范围与发明专利的保护范围部分相同，也是放弃全部实用新型专利权，为什么不能放弃部分实用新型专利权？

【示例一】单一性的问题
同请的发明、实用新型专利申请时的权利要求如下：
权1：A+B+C
权2引权1：D
权3引权1：E
权4引权1：F

发明专利授权时的权利要求如下：
权1：A+B+C+ D
权2引权1：E
权3引权1：F

发明专利在实质审查过程中，权利要求1因其不具备新颖性、创造性而不能被授权，故，申请人将权利要求2、3、4的特征部分D、E、F与现有技术进行比对，认为D、E、F分别是针对现有技术作出的贡献，最终放弃权利要求1，将权利要求2作为修改后的权利要求1，以期获得授权。
针对实用新型专利权而言，若只放弃保护范围相同的权利要求2，其他的权利要求3、4因其特征部分各不相同，可能存在单一性的问题。权利要求1在发明专利实质审查过程中因其新颖性、创造性的问题也不应被授权。

【示例二】对公众不公
同请的发明、实用新型专利申请时的权利要求如下：
权1：A+B+C
权2引权1：D
权3引权1：E
权4引权3：F

发明专利授权时的权利要求如下：
权1：A+B+C+E
权2引权1：D
权3引权1：F

发明专利在实质审查过程中，为了争取授权，申请人将权利要求2、3的特征部分D、E与现有技术进行比对，认为E是针对现有技术作出的贡献，最终放弃权利要求1，将权利要求3作为修改后的权利要求1，以期获得授权。
针对实用新型专利权而言，若只放弃权利要求3、4，那么其他的权利要求1、2经过发明专利的实质审查，A+B+C、D并非针对现有技术作出了贡献，因此允许申请人保留权利要求1、2，只放权利要求3、4，显然对公众不公。

可见同请时，如何针对发明专利的权利要求进行修改，以期获得发明专利授权，固然重要，如何在获得发明专利授权时，仍然保留实用新型专利权？也是值得思考的。否则发明专利的权利要求修改后，即使是发明专利权、实用新型专利权的保护范围部分相同，仍需放弃全部的实用新型专利权。
此外，实用新型专利权在无效宣告请求程序中进行修改时，可放弃部分专利权。

【2014-6-16】

完全赞同上述观点，我也遇到过类似的案例。
这类案件的处理办法只有拖延发明审查周期，对实用新型提部分无效，周期比较长。
最好的办法就是在撰写初期，要慎重考虑发明和新型的两份权利要求的撰写，进而为获得两个专利权作准备。