[实务/流程] 同时提发明和实用新型

2013-5-13 17:31
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请教,有一个技术方案,同时提了发明和实用新型申请,发明在审查过程中修改了权利一要求,导致发明申请可授权的范围与实用新型不同了,那么在发明授权时是否可以不放弃使用新型?
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晴天专利  认证会员 | 2013-5-13 19:37:31
不可以,必须放弃实用新型专利权。因为实用新型还是会包含发明的范围,也就是发明的范围与实用新型的部分范围会完全重叠,判定为同样的发明创造。所以要求放弃实用新型专利权,而放弃专利权必须全部放弃,而不能放弃一个专利的部分权利。
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bpxuxuan  新手上路 | 2013-5-14 09:57:41
谢谢回复,但是审查指南中指出
“在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人同日(指申请日,有优先权的指优先权日) 就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的,应当驳回其专利申请。]。”可见,发明人可以选择对发明专利进行修改使得发明与实用新型不属于同样的发明创造,从而能够不放弃实用新型。
    另外,参见最高人民法院在2008年7月,就涉及禁止重复授权原则的“舒学章案”,最高院显然认为当两件发明或实用新型的权利要求的范围即使存在重叠,并且其中一个包含另一个时,两者不属于同样的发明创造。那么当把发明的权利要求通过添加说明书中的技术特征而范围改小时,是否与实用新型不属于同样的发明创造而无须放弃实用新型?请指教
botman1234  认证会员 | 2013-5-14 10:58:21
那么当把发明的权利要求通过添加说明书中的技术特征而范围改小时,是否与实用新型不属于同样的发明创造而无须放弃实用新型?

将发明的独权修改到和实用新型任何一项权利的保护范围都不一样吧  ,就能保证不会完全重叠了吧
zhaolj  中级会员 | 2013-5-14 17:24:42
bpxuxuan,你的看法是正确的。研究精神值得学习
wuluo  注册会员 | 2013-5-18 20:34:09
发明人可以选择对发明专利进行修改使得发明与实用新型不属于同样的发明创造,从而能够不放弃实用新型。---这个是对的;一般对具有授权前景的案子,审查都会提醒申请人注意这种情况,但是有个前提是 必须声明了:对同样的发明作了实用新型、发明的申请。
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