[试题与真题] 针对无效修改的问题分析

2012-11-5 17:29
419511
有同学说,权2具有新颖性,对方无效理由不成立。理由是:连接件和拉链的上下位关系。

关于这点分析,我赞同。但作为给申请人的建议(该建议是可能用于递交给复审委的),同时还要修改权利要求书,这些同学的修改是将权2作为独权,关于这点修改,我并不赞同,理由如下:
  理由1:
《审查指南》中关于无效程序中,合议组的审查员的依职权审查规定中有如下条款:

专利复审委员会在下列情形可以依职权进行审查:
(1)请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的,专利复审委员会可以告知其有关法律规定的含义,允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。例如,请求人提交的证据为同一专利权人在专利申请日前申请并在专利申请日后公开的中国发明专利文件,而无效宣告理由为不符合专利法第九条第一款的,专利复审委员会可以告知请求人专利法第九条第一款和第二十二条第二款的含义,允许其将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款,或者依职权将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款。
(2) 专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷,专利复审委员会可以引入相关的无效宣告理由进行审查。
(3) 专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的,专利复审委员会可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。例如,无效宣告理由为独立权利要求1不具备创造性,但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围,从而不存在审查创造性的基础的情形下,专利复审委员会可以引入涉及专利法第二十六条第四款的无效宣告理由并进行审查。

因此,合议组的审查员是很容易看到,权2是无创造性的。其审判意见必然会说权2无创造性。因此,这些同学的权利要求修改,虽然是针对无效理由答复的,但不能满足审查员的依职权审查。因此,给专利权人提供意见的时候,必须要考虑到这点。而在修改的时候,权2是绝对不能作为主权的。

理由2
答复无效意见的时候,如果是针对新颖性的答复,必然还要答复创造性,从这点出发,将权2作为独权也不合适。

综上,不能将权2作为独权,而只能将权3作为独权。其余作为从权。
关于实用新型权利要求书中,材料的是否能写入,这点在审查指南中也有规定。公知材料以及公知方法,且发明创造点不在材料本身和方法本身,是可以将材料及方法写入权利要求的。


以上,为个人愚见。望指正。

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11 个回复

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oval  认证会员 | 2012-11-5 17:54:13
理由2
答复无效意见的时候,如果是针对新颖性的答复,必然还要答复创造性,从这点出发,将权2作为独权也不合适。

---------------------
上面这条你听谁说的?不会是你自个想的吧?
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伦毓01  注册会员 | 2012-11-6 20:14:28
同意你的观点,考试的时候觉得权2做外独权确实不太合适,其实就是直觉觉得不符合创造性,迟早会被驳回。
景运嘉文  版主 | 2012-11-6 22:17:14
楼主,你只能明年来了。
1、在无效宣告程序中,专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查,不承担全面审查专利有效性的义务。这是个大前提。请求人提出的是权利要求2无新颖性,那专利复审委员会不会就权利要求2的创造性问题进行审查,除非请求人还提出权利要求2的从属权利要求没有创造性,而且权利要求2具有新颖性,权利要求2的从属权利要求确实没有创造性。(参见G四-三-4.1(4))
2、从最大限度地维护客户利益着想,请求人提出权利要求2没有新颖性,那就只答新颖性问题,不答创造性问题。而且请求人也无法再增加权2无创造性的理由,因为已经过了增加无效理由的期限。
soso  中级会员 | 2012-11-6 23:30:09
理由2,楼主是想到答复OA了吧呵呵
另外楼主可能最近看钓鱼岛事件看多了,权2不能做主权了啊O(∩_∩)O~ (开个玩笑,勿怪)
navyinsect  注册会员 | 2012-11-7 12:50:05

回 景运嘉文 的帖子

景运嘉文:楼主,你只能明年来了。
1、在无效宣告程序中,专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查,不承担全面审查专利有效性的义务。这是个大前提。请求人提出的是权利要求2无新颖性,那专利复审委员会不会就权利要求2的创造性问题进行审查,除 .. (2012-11-06 22:17)
关于你说的1、大前提。

复审委代表公众的利益才是大前提。其次,无效宣告程序中,专利复审委通常仅针对....,请注意是通常。为什么写通常呢,因为有写情况是可以不按照这个规定来做的。比如依职权审查:在审查指南无效章节中关于依职权审查规定:(1)和(7),
(1)中说了,请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的,专利复审委员会可以告知其有关法律规定的含义,允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。
  虽然这条牵强,但也可以说明,由于对比文件2和3是可以用来评价权2的创造性,审查员可以告知对方修改。其次,评价了新颖性,就可以不评价创造性了(审查员审查中),无效中,相应也可以适当容许请求人这样。
(7)中说了,专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。
   关于公知常识:虽然法条中都为具体定义,但实审创造性判定中写了:
“下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示:
(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”
  同时,用拉链作为连接件本就是惯用手段或者公知常识,由此,专利复审委员会可以依职权从认定技术手段是否为公知常识来进行审查。

  这有这样,才能有公正,客观的审查原则,同时代表公众的利益。(从无效宣告终止:请求人在专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之前,撤回其无效宣告请求的,无效宣告程序终止,但专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。也可以看出,复审委是代表公众的利益)
chaobing1989  注册会员 | 2012-11-8 16:16:14
权2保留与否估计各有一半考友,我犹豫再三,最后自作聪明,增加一条,即如果就权2(修改后权1)的创造性再提无效,就是楼主的答案了。呵呵,我估计绝对扣分了,聪明反被聪明误呐
zhaokk  注册会员 | 2012-11-9 09:47:46
好吧 颠覆了我的世界观 原来合并后原权利要求还存在呀……呜呜呜
mashroom  新手上路 | 2012-11-17 10:16:40

回 zhaokk 的帖子

zhaokk:好吧 颠覆了我的世界观 原来合并后原权利要求还存在呀……呜呜呜(2012-11-09 09:47)嬀/color]
我觉得你说的“复审委依职权引入无效理由”,还是有依据的:审查指南第381页,依职权进行审查的第(4)种情形。

今年卷3的原权利要求是:权1独权,权2、3、4分别引权1;无效理由中,权1无新颖性的理由成立,权2无新颖性的理由不成立,权4相对于D2和D3无创造性的理由成立;虽然请求人只对权2提了无新颖性,没提无创造性,但如果修改后将权2提升为独权1,那么是没创造性的,这样复审委是不是就得对修改后的新独权1依职权审查创造性呢,不然对权4的创造性审查会不合理啊。
mashroom  新手上路 | 2012-11-17 10:19:09

回 chaobing1989 的帖子

chaobing1989:权2保留与否估计各有一半考友,我犹豫再三,最后自作聪明,增加一条,即如果就权2(修改后权1)的创造性再提无效,就是楼主的答案了。呵呵,我估计绝对扣分了,聪明反被聪明误呐(2012-11-08 16:16)嬀/color]
相比于你,我才是自作聪明呢,直接把2和3合并作为新的独权了,说是请求人会在一个月内补充理由,相对于D2和D3无创造性……这样改的权利要求,明显不是针对无效宣告请求书了
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