发明专利和实用新型专利在同请情况下的接力授权程序

专利法第9条重复授权再思考

浠涓

    【问题】
    在实务中，客户对其研发成果常会选择在同日既申请实用新型专利又申请发明专利（以下简称同请），但是，由于期限监视或出于其他考虑，客户延误缴纳新型专利的年费，此后收到发明专利授权通知书，并被告知因新型专利权已终止发明专利不能被授权。由此客户产生困惑：新型和发明专利权是两项独立存在的权利，为什么发明专利会因新型专利权终止而无法否授权？

    《专利法》（2008修订）第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
    对此项规定可以作两种理解：其一，按照“有效专利权唯一”标准，此项规定是指“先获得的实用新型专利权尚未终止”的，才需要该申请人进行选择。现在，既然在先获得的实用新型专利权已经终止，就不必选择了，直接授予发明专利权，因为没有两项有效的专利权同时存在。其二，按照专利唯一性标准，而且法律规定是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，该申请人才有权选择声明放弃该实用新型专利权。现在，在先的实用新型专利权已经因期限届满而终止了，前面的专利权就成为不可改变的事实，因此，该申请就没有权利选择放弃在先的实用新型专利权，所以，该发明专利申请不能被授予专利权。[1]
    但是，无论哪种理解都只从申请人的角度来阐述，却忽略了另外一点，专利权虽然是私权，一旦放弃即进入公权领域。也就是说，申请人在选择放弃任一项专利权时，其本质是该专利权已由专利保护状态进入自由公知领域。
    因此，在同请的情况下，客户无论何种原因而导致其新型专利权终止的，就意味着放弃新型专利权，那么该新型专利权已不再受专利法律保护，可以为公众自由使用，当然不能被授予发明专利权。这就是所谓的“接力式”授权程序，或者“无缝连接”授权程序。

    【建议】
    对同请的新型专利权的年费监视尤为重要，同请的新型专利的年费至少需缴纳3-5的年费。如果客户延误缴纳新型专利权的年费，需及时通过恢复程序缴纳年费。

注释：
[1]曹新明  禁止重复授权原则解读  法治研究  2009年第8期

2012-8-25

实用新型专利权终止或放弃实用新型专利权并不能说所述实用新型专利技术就进入了公用领域，大家都可以自由地使用。如果楼主的观点成立的话，我是不是可以利用申请实用新型专利然后再放弃来使很多受保护的专利技术进入公用领域呢？显然不能。如果能，那专利无效制度就名存实亡了。

必须有“选择放弃”，才能有之后的发明专利授权，
有了“选择放弃”，并不等于该技术自由公知领域，因为有了之后的发明专利授权。

robinliu5:实用新型专利权终止或放弃实用新型专利权并不能说所述实用新型专利技术就进入了公用领域，大家都可以自由地使用。如果楼主的观点成立的话，我是不是可以利用申请实用新型专利然后再放弃来使很多受保护的专利技术进入公用领域呢？显然不能。如果能，那专利无效制度就名存实亡了。 (2012-08-26 14:09)

不行吧？！你是在得知“受保护的专利技术”之后才可能申请与之相同的实用新型专利，不可能损害在前的专利。

“在同请的情况下，客户无论何种原因而导致其新型专利权终止的，就意味着放弃新型专利权，那么该新型专利权已不再受专利法律保护，可以为公众自由使用”，这是原话表述。从这一段是否可以推出“放弃新型专利权，其所保护的技术方案就不再受法律保护，从而可以为公众自由使用”呢？你的这个专利权所保护的技术方案的放弃，并不代表别人也会对相同技术方案也放弃，尤其是别人的申请日在你之前的情况下，你的权利本来就不稳定，你的放弃丝毫不能表示此技术方案已可以自由使用了，因为很有可能别人的申请日在你之前的相同专利权还是有效的。