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发明和实用新型专利能否评价外观设计专利的新颖性 2012-7-28
【问题】
当客户拟就同一产品既申请发明和实用新型专利，又申请外观设计专利时，专利代理人员必然会考虑：
发明、实用新型专利能否作为在先客体（在先设计）、抵触申请来评价外观专利的新颖性？
能否以申请在先公开/公告在后的发明和实用新型专利主张在先权而无效外观专利？
博派论坛、思博论坛、其他法律网对此问题提出了各种看法，下面从专利复审委员会（以下简称复审委）在无效审查中对这一问题的观点入手进行分析，然后引用法律法规及司法解释的沿革来厘清“在先权”的概念。
【无效案例一】WX334，1993
请求人于1991年针对申请日为 1987年12月28日，授权公告日为1988年11月30日的外观设计专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1987年7月31日，公告日为1988年4月20日的实用新型专利，该实用新型专利公告文件中已载明外观设计的造型图，因此根据旧专利法（1984）第23条的规定，该外观设计不具备新颖性。
合议组的审查决定：请求人所提供的证据1为申请在先公告在后的实用新型专利，由于旧专利法（1984）第23条中未规定抵触申请破坏新颖性的情形，因此在外观设计专利申请日前申请，又于该外观设计申请日后公告的实用新型专利的技术方案及附图不能抵触外观设计专利的新颖性，该无效宣告理由不能成立。
【无效案例二】WX878，1997
请求人于1994年针对申请日为1991年5月27日，授权公告日为1993年8月18日的外观设计专利向复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1991年2月5日，授权公告日为1991年7月31日的实用新型专利。请求人以申请在先公告在后的实用新型专利公开外观专利为由，根据旧专利法第23条请求宣告外观设计专利无效。
合议组的审查决定：由于旧专利法（1984）第23条中规定了申请日前公开或公开使用才能破坏新颖性的情形，而请求人提供的证据1虽申请在先但在外观专利申请日之前并未公开，因此证据1不能破坏外观专利的新颖性。
决定要点：当以一项实用新型专利作为宣告一项外观设计专利权无效的证据时，如果该实用新型专利在这一项外观设计专利的申请日以前已公开，那么，其说明书附图可以作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。相反，在这项外观设计专利申请日以前尚未公开的实用新型专利，其说明书附图不能作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。
【分析及引申问题】
案例1和2中的审查决定分别从旧专利法（1984）第23条的两个角度来阐述：前者从旧专利法（1984）第23条未规定抵触申请破坏新颖性这一否定角度出发，后者从旧专利法（1984）第23条规定公开破坏新颖性这一肯定角度入手。
审查决定虽并未正面解答，发明或实用新型专利不能与外观专利互为抵触申请（此点还可从“抵触申请沿革”来探讨），但是表明在无效审查程序中，发明和实用新型专利作为无效证据需在外观专利申请日前公告即作为在先设计才可采用。
在2000年修改后的专利法第23条中规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
在2008年修改后的新专利法第23条中又规定了抵触申请的情形，进而引出如下思考：
在实务中，申请在先公开/公告在后的发明、实用新型专利，其不能作为抵触申请来评价外观专利的新颖性，那能否以在先权为由无效外观专利？
【无效案例三】WX11348，2008
请求人于2007年针对申请日为2004年11月27日，授权公告日为2005年12月14日的外观设计专利（以下简称本专利）向复审委提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人在口审当庭提交新证据2，申请日为2003年8月21日，授权公告日为2005年2月16日的实用新型专利。请求人认为本专利与请求人在先的实用新型专利权（新证2）相冲突，根据旧专利法（2000修正）第23规定请求宣告本专利无效。
合议组的审查决定：
首先，以未提交在先权利相冲突的处理决定或者判决的属不受理情形，（关于是否需提供“决定或者判决”才属受理情形，在2010新细则中修订为“证明权利冲突的证据”）；
其次，以实用新型与外观为不同类型专利为由，认定不会发生权利冲突。（关于此点可从狭义上理解，例如，他人在发明、实用新型专利的申请日前使用的，同样的发明和实用新型专利等，这类情形虽存在权利冲突，但此类权利冲突分别适用新专利法（2008）第69条第2款、第9条第1款等具体条款，并不适用第23条）
基于以上两点，合议组对请求人关于本专利与他人在先取得的合法权利相冲突而不符合旧专利法（2000修正）第23条规定的主张不予支持。
【分析及引申问题】
审查决定以程序问题回避实体问题，并未正面解答实用新型专利是否属于专利法第23条中规定的“在先权”。
那么，发明和实用新型专利是否能纳入新专利法（2008）第23条中规定的“他人在先取得的合法权利”中？
下面从立法背景看在先权沿革，以厘清专利法中的“在先权”的概念。
【在先权沿革】
【发布日期】2001.06.22
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）
第十六条 专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。
【发布日期】2002.12.28
《专利法实施细则》（2002修正）
第六十五条第三款之规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。
【发布日期】2003.10.29
《最高人民法院民事审判第三庭庭长蒋志培在全国法院专利审判工作座谈会上的总结讲话》
（三）专利法实施细则第六十五条第三款的执行问题。根据专利法实施细则第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的，需要提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决，否则，专利复审委员会不予受理。现在社会上对该款规定反映强烈，担心起诉无门。经过了解，有关行政主管部门制定这款规定的初衷，一是尽量控制此类请求，最好限制提出请求的主体只能是利害关系人；二是认为对冲突的判定不属适用专利法的问题，对是否侵犯著作权、商标权应当按照相应法规、按照相应程序处理。所以要求提供相关纠纷的处理法律文件。一般而言，以权利冲突提出无效宣告请求的，无外乎有两种情况：一种是在先权利人以授予的外观设计专利权与自己的在先权利相冲突为由提出无效请求，另一种是不特定的第三人即社会公众以授予的外观设计专利权与他人的在先权利相冲突为由提出无效请求。对于前一种情况，为了提出无效请求取得决定或者判决，在先权利人向法院起诉似乎法律障碍小一些，有的可以通过提起侵权诉讼来解决。但是这增加了当事人的诉累和法院的诉讼量。对于后一种情况要困难一些，就是不特定的第三人为了实现他们专利法已经规定的权利，但为了取得实施细则规定取得决定判决，能否向人民法院提起一个确认权利冲突的民事诉讼。这涉及民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件的法律适用问题，涉及人民群众的诉累和通过何种方式解决社会纠纷的政策导向问题，我们还要和有关主管部门和国家有关法律部门进一步协调，要进行调查研究。各地人民法院发现涉及此类起诉的提出情况，要考虑到这个问题出现的背景情况，慎重对待，及时上报最高法院民三庭。
【发布日期】2008.02.18
《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号）
第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。
【发布日期】2009
新《专利审查指南》
第四部分复审与无效请求的审查
第五章外观设计相同和相近似的判断
2.判断客体
2.1 判断客体的含义
在判断外观设计是否相同或者相近似时，将进行比较的对象称为判断客体。判断客体分为在后客体和在先客体。在后客体（也称为被比设计）是指被请求宣告无效的已被授予专利权的外观设计；在先客体（也称为在先设计）是指在被比设计的申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计，或者在被比设计申请日以前申请并且在该申请日以后（含申请日）公告的外观设计专利。
【发布日期】2010.01.09
《专利法实施细则》（2010修正）
第六十六条第三款之规定，以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。
【结论】
在实务层面：发明和新型专利可以作为在先设计来评价外观专利的新颖性。但是，发明和新型专利不能作为抵触申请来评价外观专利的新颖性，也不能以发明和实用新型在先权为由无效外观专利。因为专利法中的“在先权”主要解决的权利冲突是：外观专利权与商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等之间的冲突。
在专利代理资格考试层面：参考2009年专利代理人资格考试的卷3无效实务题，无效宣告请求人补充证据3（外观专利）无效发明专利。
【建议】
上面分析了无效宣告请求程序，同样适用专利审查程序。
如果客户针对同一产品拟申请发明、实用新型、外观专利，作为专利代理人员从有利于客户的角度出发，建议客户应尽量同一天。
如果客户就具有改进结构的产品仅申请外观专利，从专利权的稳定性及被无效的风险来考虑，建议客户同时申请实用新型专利，参考附录第3点。
【附录】
1、《在先专利申请文件的附图对外观设计专利的影响》 薛吉林，深圳中兴通讯股份有限公司法律部。
2、《发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请》 张跃，国家知识产权局专利局外观设计审查部。
3、无效审查决定WX15604（2010年）、WX15496（2010年），以及中国知识产权报关于《从“集成组装式活动房屋”案看实用新型和外观设计专利无效请求的证据运用》的报导。
审查决定摘要：根据专利法第23条外观专利授权条件、第22条实用新型专利授权条件，请求人以同一组图片证据分别无效外观设计专利和实用新型。审查决定分别宣告外观设计专利权全部无效，维持实用新型专利权有效。
4、无效审查决定WX15530（2010年），以及国家知识产权局关于《从"3cc"案看涉及权利冲突无效案件审查新动向》的报导。
审查决定摘要：请求人以外观专利“标贴（“3cc”扑克牌）”与在先注册商标“3cc”冲突为由，根据专利法第23条请求宣告外观专利无效。审查决定宣告外观设计专利权全部无效。
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