[涉外/PCT] 求助,关于美国专利无效和专利不可实施

2011-9-15 22:52
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美国专利无效可在专利局提reexamination,或在法院直接提无效,提reexamination时,应提交的证据为专利或出版物,证明专利的一项或多项权利要求无专利性。  而当其他方认为专利权人具有不正当行为,可向法院申请要求专利不可实施。
问题:
1.上述理解是否正确?
2.证明专利无专利性即无效,有没有法条规定具体有哪些理由,还是只要涉及到专利性的问题都可以,实质还是形式缺陷,目前仅能想到新颖性、创造性、发明人,不知是否还有别的常见理由?
3.在法院提无效时提交的证据是否认为专利以及出版物?
4.哪些行为可以构成不正当行为?有没有具体的规定?
5.有没有无效的理由可以导致专利的无法实施呢?例如,如果第三方提交一份现有技术资料,影响了某些权利要求的有效性,导致权利要求无效,而此时如果能证明专利权人故意隐瞒该文献,即未尽披露义务,也可以导致专利不可实施。
由于没有相关的实务经验,对无效以及不正当行为的理由不了解,还请各位大侠指点。多谢
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5 个回复

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akite  中级会员 | 2011-9-16 00:46:04

Re:求助,关于美国专利无效和专利不可实施

记得不是很清楚,试着回答一下,坐等高手:

1. 提reexamination只能基于prior art,一般也就是针对新颖性创造性提,而不同于无效,可以针对任何问题提出。而且reexamination可以由专利权人自己提出,以便修改权利要求,使专利更稳定。

基于inequitable conduct提出unenforceable就很严重了,这与无效是完全不同的两个概念,不仅仅是某个专利实质上无效的问题,一旦成立,涉及的发明人、代理人、律师等等的信用会受到极大损害,所以人们一般都喜欢用这一招,一下子致对方于死地,慢慢的成为了一个普遍的诉讼策略,而不是其本意,惩罚\"unclean hands\"了。所以CAFC去年en banc审理了著名的Therasense案,重新界定了\"materiality\"和\"deceptive intention\"两大要件。

2. 如果是基于reexamination证明无效性,前面说了,仅限于用prior art作为证据,一般也就是新颖性创造性理由,其他常见原因还有112条,说明书公开和支持的问题,但是只能通过court。

3.基于你提无效的理由找证据,跟中国一样
4. 各种试图欺骗专利局或者法院的行为都可以是不当行为。Rader法官就说了两个字“unclean hands\",有兴趣的话可以找Therasense的判决书看看,整个来龙去脉都在里面了,很有趣。一般常见的是故意隐藏知道的prior art文件,不通过IDF提交给PTO,从而避免审查员认为自己的发明缺乏新颖性创造性。
5. 无效和无法实施是两个不同概念。一般来说,你说的情况肯定导致unenforceable,但是,materiality的要求好像不是一定会导致无效才成立,只要审查员在审查时如果得知该文件,那么很有可能驳回申请的,就可以了,此时如果专利权人故意隐瞒,就够了。
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relax  注册会员 | 2011-9-16 17:24:05

Re:求助,关于美国专利无效和专利不可实施

非常感谢。
还有几点不明白,
1.如您所说,提reexamination不同于无效,这个是向专利局提交,仅限于prior art,那么如果提交一份别人的专利(prior art),该专利与目标专利实质差不多,在证明目标专利的申请人不是最早发明人时,是不是可以提交这份prior art,以申请人不是最早发明人提reexamination?
2.在法院直接提交无效请求的话,可以基于更多的理由,与中国相同,需要提交证据,不知可以基于哪些理由向法院提交无效请求呢?没有找到相关的法规。是不是向中国有明确的条款规定提无效的理由,其他的理由不能作为无效理由?
3.之前查找过联邦巡回法院判决的专利不可实施的案例,基本上都是由于专利权人未提交相关的IDS,不知实务中还有哪些比较常见的导致专利不可实施的理由?
akite  中级会员 | 2011-9-16 18:57:57

Re:求助,关于美国专利无效和专利不可实施

这些细节还是请美国实务的专业人士来解答吧,好像USIP是一位?我也有很多不懂的地方。

关于你的问题1,不是最早发明人,实质上就是缺乏新颖性,美国是先发明制。应该可以提。
问题2,我也没找到相关条款,可以有哪些理由向法院提无效,好像不符合专利法任何一条的都可以吧,坐等高人。
问题3,理论上还有作伪证之类的吧,好像Therasense判决书中回顾历史时提到过相关案例,但是实务中多不多就不知道了。坐等高人。
relax  注册会员 | 2011-9-16 23:38:52

Re:求助,关于美国专利无效和专利不可实施

USIP确实是熟悉美国的专利法规及实务,之前有的问题得到他的解答,很感谢,希望各位高手能指点一二。
usiplaw  注册会员 | 2011-10-5 11:38:26

Re:求助,关于美国专利无效和专利不可实施

回答如下:

1. 要看别人的专利是否构成35 USC 102所列的在先文献的定义。如构成,则可提出再审。
2. 美国专利,除了一些创新药品专利,不是随便就可以到法院无效的。一般是到专利局提出复审。法院是不会受理无效请求的,除非专利权人威胁要起诉侵权人,侵权人可抢先一步到法院确认其不侵权同时提出确认无效请求。再有就是侵权人已经被诉了,可以提出无效的反诉。如果一个人和专利权人没有任何瓜葛,就到法院要求无效掉某人的专利,法院是不会受理的。因为双方没有纠纷,美国宪法规定法院只有双方有纠纷时才有管辖权。
3. 所有专利申请中的造假行为,都有可能成为专利不可实施的理由。
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